Arsenal Football Club contra Reed

El caso Arsenal Football Club contra Matthew Reed es un litigio por infracción de marca registrada en el derecho inglés relativo a la venta de productos sin licencia que llevaban las marcas registradas del Arsenal Football Club . El caso giraba en torno a Matthew Reed, quien durante aproximadamente 30 años vendió souvenirs cerca del estadio Highbury del Arsenal , algunos de los cuales ostentaban las marcas registradas del club. El Arsenal FC inició acciones legales contra Reed, alegando infracción de marca y competencia desleal . El caso llegó finalmente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que analizó las implicaciones del uso por terceros en la función esencial de una marca. El TJUE destacó esta "función esencial" como garantía del origen de los productos, aclarando que, incluso si una marca se percibía como un "símbolo de apoyo" en lugar de un indicador de origen, su uso no autorizado podría constituir una infracción si pusiera en peligro dicha garantía. Este fue un avance significativo, que amplió la protección de la marca más allá de la mera confusión de origen.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) aclaró que el hecho de que una marca se considerara principalmente un símbolo de apoyo no excluía automáticamente la infracción si su uso, incluso en este contexto, afectaba el control del titular de la marca sobre el origen de los productos. Esta sentencia tuvo un impacto significativo en la venta de mercancía no oficial, dificultando la comercialización de artículos con marcas registradas, incluso con cláusulas de exención de responsabilidad, si dicho uso podía afectar la garantía de origen de la marca. Si bien la sentencia del TJUE proporcionó orientación, su aplicación en el derecho inglés resultó compleja, dando lugar a posteriores apelaciones e interpretaciones. Finalmente, el Tribunal de Apelación inglés ratificó el principio de que incluso el uso como símbolo de lealtad podía constituir una infracción si afectaba la función esencial de la marca, consolidando así el énfasis del TJUE en la protección de la garantía de origen. El caso Arsenal contra Reed sigue siendo un precedente crucial en el derecho de marcas, en particular en lo que respecta al equilibrio entre la protección de los derechos de los titulares de marcas y la autorización del uso de marcas como expresiones de apoyo o afiliación.

El Arsenal FC es un club de fútbol que posee marcas registradas . Matthew Reed vendía artículos de recuerdo con las marcas registradas del Arsenal FC. En enero de 1999, Arsenal Football Club Plc inició un procedimiento legal contra Matthew Reed, alegando que este había infringido ciertas marcas registradas y había cometido actos de competencia desleal. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea analizó si el uso por parte de terceros afectaba, o era probable que afectara, la función esencial de la marca, y dictaminó que dicho uso podía tener un efecto sobre las funciones de la marca registrada.

El Arsenal FC es un club de fútbol muy conocido que fue fundado en 1886. ^{[ 1 ]} El club generó ingresos de £381.7 millones en el año comercial que terminó el 31 de mayo de 2010, ^{[ 2 ]} entre otras cosas por la venta de productos de merchandising . El Arsenal FC posee registros de marcas comerciales en el Reino Unido para la palabra "Arsenal", marca registrada número 1383343, para el dispositivo del cañón del Arsenal, marca registrada número 1387461, para el dispositivo del escudo del Arsenal FC, marca registrada número 1387589 y las palabras "Arsenal Gunners", marca registrada número 1393203, que fueron registradas en 1989. ^{[ 3 ]} Matthew Reed había estado vendiendo artículos de merchandising de fútbol con las marcas del Arsenal FC en puestos cerca del estadio Highbury durante unos 30 años. En los puestos había avisos y descargos de responsabilidad, que indicaban que los productos no eran oficiales. ^{[ 4 ]} Los pocos productos oficiales que había ofrecido estaban etiquetados especialmente.

El Arsenal FC inició un procedimiento en primera instancia contra Reed en enero de 1999 ante el Tribunal Superior de Justicia . Alegaron que Reed infringió algunas de sus marcas registradas y cometió actos de competencia desleal . ^{[ 5 ]} El Tribunal Superior rechazó la demanda por competencia desleal. El Tribunal Superior mencionó que los clientes no reconocían los productos vendidos por Reed como una indicación de origen, debido a los avisos de exención de responsabilidad en los puestos. El Arsenal FC no pudo probar que los clientes no pudieran diferenciar entre el producto original y los vendidos por Reed. Por lo tanto, no hubo uso de las marcas como distintivos de origen que fueran la causa de la demanda por competencia desleal. Además, se sostuvo que las marcas solo se usaban como distintivos de lealtad y fidelidad. En cuanto a la demanda por infracción de marca registrada, es relevante aclarar si cualquier uso respectivo del signo constituye una infracción de marca registrada o simplemente su uso como marca. Resultaba difícil determinar si esta cuestión jurídica estaba regulada por la legislación nacional, la cual, influenciada por la Primera Directiva 89/104 del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, buscaba aproximarse a las leyes de los Estados miembros en materia de marcas. Para esclarecer esta cuestión, el Tribunal Superior remitió las siguientes preguntas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ^{[ 6 ]}

1. Cuando una marca comercial esté válidamente registrada y

(a) un tercero utiliza en el curso de su actividad comercial un signo idéntico a dicha marca comercial en relación con productos que son idénticos a aquellos para los que está registrada la marca comercial; y

b) el tercero no tiene defensa alguna frente a la infracción en virtud del artículo 6, apartado 1, de la Directiva; ¿tiene el tercero alguna defensa frente a la infracción basada en que el uso objeto de la reclamación no indica origen comercial (es decir, una conexión en el curso del comercio entre los productos y el titular de la marca)?

2. En caso afirmativo, ¿es suficiente el hecho de que el uso en cuestión se perciba como una muestra de apoyo, lealtad o afiliación al titular de la marca comercial como conexión? ^{[ 7 ]}

En primer lugar, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) señaló que Reed utilizaba en el curso de su actividad comercial un signo idéntico a la marca registrada por el Arsenal FC. En este caso concreto, se produjo una infracción de marca. Además, era necesario determinar si el uso del signo de un tercero facultaría al Arsenal FC para prohibir dicho uso, o si debía existir un interés específico por parte del titular de la marca registrada. En este punto, el TJUE aclaró que el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva sobre marcas requiere, para su aplicación, un interés específico. En consecuencia, el TJUE indicó que un interés específico se constituye por la violación de una función esencial. El titular de una marca registrada solo podría prohibir el uso de un signo idéntico si se vulneraran sus intereses en relación con la función esencial de la marca. La función esencial de una marca registrada es identificar el origen de los productos. Por lo tanto, no existe riesgo de confusión para los consumidores. El uso de un signo idéntico con fines meramente descriptivos no vulneraría el interés del titular de la marca. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) está convencido de que el estilo de los productos vendidos por Reed podría generar, en el transcurso de la transacción, la impresión de que existe una relación entre dichos productos y el Arsenal FC. Incluso las advertencias en los puestos de venta, que indican que los productos vendidos por Reed no son productos oficiales del Arsenal FC, no conducen a otra conclusión. Según la opinión del TJUE, lo más probable es que, una vez que los productos salen de los puestos, otros clientes puedan considerarlos productos oficiales del Arsenal FC. Lo interesante aquí es que los argumentos son idénticos a los que llevaron al rechazo de la demanda por competencia desleal. En consecuencia, la decisión sobre la demanda por competencia desleal podría tener que reconsiderarse. Sin embargo, el TJUE no se pronunció sobre esta sentencia anterior del Tribunal Superior ni sobre sus argumentos. Volviendo al caso, el TJUE se considera convencido de que el uso de un signo idéntico a una marca registrada es susceptible de perjudicar la garantía de origen y, por lo tanto, la función esencial de una marca registrada. En consecuencia, en este caso particular, Reed vulnera los intereses específicos del Arsenal FC. Utilizó el signo en el sentido del artículo 5 (1) de la directiva de marcas. Por lo tanto, existe una infracción de marca registrada por parte de Reed al vender productos que no son de uso oficial del Arsenal FC, pero que llevan el signo del Arsenal FC. ^{[ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]}

Por ello, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en respuesta a las cuestiones que le planteó el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales, División de Cancillería, mediante auto de 4 de mayo de 2001, dictaminó: En una situación no contemplada en el artículo 6, apartado 1, de la Primera Directiva del Consejo 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, cuando un tercero utiliza en el curso de su actividad comercial un signo idéntico a una marca válidamente registrada sobre productos idénticos a aquellos para los que está registrada, el titular de la marca tiene derecho, en circunstancias como las del presente caso, a acogerse al artículo 5, apartado 1, letra a), de dicha Directiva para impedir dicho uso. Es irrelevante que, en el contexto de dicho uso, el signo se perciba como un distintivo de apoyo, lealtad o afiliación al titular de la marca. ^{[ 11 ]}

Esta decisión tiene especial relevancia para el derecho de marcas en vista de la Directiva sobre marcas. Señaló que los requisitos importantes son los intereses específicos y, como consecuencia, la función esencial. Para la aplicabilidad de la ley, debe existir, en primer lugar, un interés específico por parte del titular de la marca registrada. Por lo tanto, este interés especial debe referirse a una función esencial de la marca. En este caso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) señaló que la función esencial es la garantía de origen. Resulta evidente que podrían existir otras funciones esenciales. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea no se pronunció sobre si tales intereses existen y cuáles serían. ^{[ 12 ]}

Cuando el caso fue remitido del TJUE al juez Laddie, ^{[ 13 ]} se determinó que el TJUE había excedido su jurisdicción y había realizado conclusiones de hecho contrarias a las del tribunal inglés en la primera sentencia. El juez Laddie aplicó las directrices del TJUE sobre los principios jurídicos, sin tener en cuenta las conclusiones fácticas. El caso se resolvió a favor de Reed. Arsenal apeló. ^{[ 14 ]}

El Tribunal de Apelación estimó el recurso y dictaminó que, en la medida en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) había realizado determinaciones de hecho, las conclusiones no eran incompatibles con las del juez y resultaban inevitables dadas las circunstancias. El TJUE había examinado si el uso por parte del tercero afectaba o era probable que afectara la función esencial de la marca, y había concluido que el uso que Reed hacía de las marcas registradas podía afectar una de las funciones de la marca.

En ningún momento el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sugirió que el uso de las marcas que el público no entendiera como una designación del origen no pudiera constituir una infracción. El juez determinó que el uso que Reed hacía de las marcas no indicaba el origen de los productos, pero no consideró si dicho uso podía afectar o poner en peligro la garantía de origen, que era la característica esencial de las marcas de Arsenal. El uso que Reed hacía de las marcas implicaba que los productos que no procedían de Arsenal circulaban libremente. Esto afectaba a la capacidad de las marcas de Arsenal para garantizar el origen de los productos.

También se sostuvo que el uso de la palabra "Arsenal" en una bufanda u otra prenda de vestir podía tener tres significados:

a) el propietario era seguidor del Arsenal

b) Los bienes procedían de Arsenal.

c) una combinación de las dos anteriores.

Era evidente que las pruebas demostraban que, si bien se habían producido algunos casos de confusión, los consumidores que veían marcas idénticas a las registradas del Arsenal presentaban quejas. Si no existiera tal probabilidad de confusión, Reed no tendría por qué informar expresamente a sus clientes de que los productos no eran oficiales. Era claro que las marcas registradas sí indicaban el origen.

Además, se puso en duda la decisión del juez sobre la usurpación de marca. Si bien los comentarios del juez Aldous fueron obiter dictum, se afirmó que la forma tradicional de usurpación de marca ya no definía el alcance de la causa de acción, que ahora se aproximaba a una ley de "comercio desleal" o "competencia desleal". Hasta la fecha (abril de 2007), hay pocos indicios de que los comentarios del juez Aldous hayan dado lugar a un ilícito civil más amplio de competencia desleal en el Reino Unido. ^{[ 15 ]}