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Articulo de referencia

Brenner contra Manson

Brenner v. Manson , 383 US 519 (1966), fue una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en la que la Corte sostuvo que un proceso novedoso para fabricar un esteroide c...

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Brenner v. Manson , 383 US 519 (1966), fue una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en la que la Corte sostuvo que un proceso novedoso para fabricar un esteroide conocido no satisfacía el requisito de utilidad, porque los solicitantes de la patente no demostraron que el esteroide cumpliera alguna función práctica. [ 1 ] La Corte dictaminó que "una patente de proceso en el campo químico, que no ha sido desarrollada y no ha señalado el grado de utilidad específica, crea un monopolio del conocimiento que solo debe otorgarse si la ley lo exige claramente". [ 2 ] La utilidad práctica o específica, de modo que "exista un beneficio específico en la forma actualmente disponible", es, por lo tanto, el requisito para que una invención reivindicada califique para una patente. [ 3 ]

El caso es conocido por la afirmación "una patente no es una licencia de caza". [ 4 ]

Cuestión de jurisdicción de apelación

El caso Manson es el primero en el que el Tribunal otorgó un auto de certiorari en una apelación contra el rechazo de una solicitud de patente por parte de la oficina de patentes. Durante muchos años hubo incertidumbre sobre si el Tribunal de Aduanas y Apelaciones de Patentes de los Estados Unidos (CCPA) era un tribunal del Artículo III y, por lo tanto, uno sobre el cual la Corte Suprema tenía jurisdicción de certiorari . [ 5 ]

Durante muchos años, casi hasta la víspera del caso Manson , el Procurador General se había opuesto a las peticiones de certiorari presentadas por solicitantes de patentes descontentos, basándose en que la CCPA era un tribunal del Artículo I al que no se extendía la jurisdicción de certiorari de la Corte Suprema. Sin embargo, en Lurk v. United States , [ 6 ] la Corte sostuvo que los jueces de la CCPA (así como los del Tribunal de Reclamaciones) eran jueces del Artículo III. [ 7 ] En el caso Manson, la Corte sostuvo expresamente, por unanimidad, que el certiorari estaba disponible para revisar las decisiones de la CCPA. [ 8 ]

Esto allanó el camino para que el Gobierno de los Estados Unidos solicitara la revisión ante la Corte Suprema de las sentencias de la CCPA (y su sucesora, el Circuito Federal) que revocaban las denegaciones de solicitudes de patentes, lo que hizo a partir del caso Manson .

Cuestión sustantiva de derecho de patentes

El juez Abe Fortas

El magistrado Abe Fortas emitió la opinión unánime del Tribunal sobre la cuestión jurisdiccional en este caso y la opinión de 7-2 del Tribunal sobre la cuestión de la utilidad. El magistrado John Marshall Harlan II , con el apoyo del magistrado William O. Douglas , disintió sobre la cuestión de la utilidad.

Opinión mayoritaria

La cuestión sustantiva de derecho de patentes en el caso era el grado de utilidad específica que debía tener una invención reivindicada para poder ser patentada. Andrew Manson solicitó una patente para un proceso novedoso para fabricar una forma de dihidrotestosterona , un esteroide químico conocido. Manson no conocía ni había divulgado un uso específico para el producto, aunque se hipotetizó que podría evaluarse su posible utilidad anticancerígena. Se sabía que otros esteroides de estructura química similar inhibían tumores en ratones. [ 9 ] La Oficina de Patentes sostuvo que un proceso para fabricar un producto conocido solo podía patentarse si el producto tenía una utilidad conocida, [ 10 ] mientras que Manson argumentó, y el Tribunal de Aduanas y Apelaciones de Patentes posteriormente estuvo de acuerdo, que era suficiente que el proceso fuera útil para fabricar el producto, independientemente de si el producto en sí tenía alguna utilidad particular. La Oficina de Patentes se negó a permitir que Manson continuara con el proceso. Apeló, y el Tribunal de Aduanas y Apelaciones de Patentes revocó la decisión de la Oficina de Patentes, [ 11 ] diciendo que "cuando un proceso reivindicado produce un producto conocido, no es necesario demostrar la utilidad del producto" siempre que el producto "no se alegue que sea perjudicial para el interés público". [ 12 ] La Oficina solicitó entonces una revisión ante la Corte Suprema.

El Tribunal Supremo comenzó considerando si el hecho de que una sustancia química estrechamente relacionada hubiera mostrado actividad antitumoral en ratones bastaba para satisfacer el requisito del artículo 101 del Título 35 del Código de los Estados Unidos de que la materia objeto de una patente debe ser "útil". [ 13 ] El Tribunal declaró que no revocaría la conclusión de la Oficina de que, a partir de los datos obtenidos con ratones, no se desprendía que el proceso reivindicado fuera útil, dado que no se podía asumir sin pruebas que el producto esteroide obtenido mediante el proceso de Manson tendría características similares de inhibición tumoral, dada la imprevisibilidad de los compuestos en el campo de los esteroides. [ 14 ] Tampoco bastaba con que la invención no fuera "perjudicial para la sociedad". "Después de todo, hay muchas cosas en este mundo que pueden no considerarse "útiles", pero que, sin embargo, carecen totalmente de capacidad para causar daño". [ 15 ]

Manson argumentó que permitir reclamaciones como la suya fomentaría la divulgación, desalentaría el secretismo y promovería los esfuerzos para lograr avances tecnológicos. El Tribunal respondió que una "consideración más convincente" era que el monopolio así otorgado desalentaría la actividad inventiva de otros.

Una patente de proceso en el campo químico, que no ha sido desarrollada ni se ha demostrado su grado de utilidad específica, crea un monopolio del conocimiento que solo debería otorgarse si así lo exige claramente la ley. Hasta que la reivindicación del proceso se haya reducido a la producción de un producto cuya utilidad se haya demostrado, los límites de dicho monopolio no pueden delimitarse con precisión. Puede abarcar un área vasta, desconocida y quizás incognoscible. Dicha patente puede conferir el poder de bloquear áreas enteras del desarrollo científico, sin compensar con ningún beneficio para el público. La contraprestación básica que contemplan la Constitución y el Congreso para otorgar un monopolio de patente es el beneficio que el público obtiene de una invención con utilidad sustancial. A menos que un proceso se refine y desarrolle hasta este punto —donde exista un beneficio específico en la forma actualmente disponible—, no hay justificación suficiente para permitir que un solicitante abarque lo que podría resultar ser un campo amplio. [ 3 ]

Disentimiento

En su voto particular, el juez Harlan argumentó que el resultado del fallo podría ser retrasar el progreso químico:

Lo que me resulta más preocupante del resultado alcanzado por el Tribunal es el impacto que puede tener en la investigación química. La química es un campo altamente interrelacionado, y un beneficio tangible para la sociedad puede ser el resultado de varios descubrimientos diferentes, donde un descubrimiento se basa en el anterior. Incentivar a un químico o centro de investigación a inventar y difundir nuevos procesos y productos puede ser vital para el progreso, aunque el producto o proceso carezca de "utilidad" según la definición del Tribunal, porque ese descubrimiento permite a otra persona dar un paso más, quizás menos difícil, que conduzca a un producto comercialmente útil. En mi opinión, nuestra conciencia actual sobre la importancia de lograr y divulgar la investigación básica debería llevar a este Tribunal a resolver las incertidumbres a su favor y respaldar la posición del demandado en este caso. [ 16 ]

Hacer un seguimiento

Dos casos relevantes ( In re Kirk [ 17 ] e In re Joly ) [ 18 ] fueron resueltos por el tribunal el mismo día y aplicaron el estándar Brenner.

Referencias

Las citas en este artículo están escritas según el estilo Bluebook . Para más información, consulte la página de discusión .

  1. ^ Brenner contra Manson , 383 U.S. 519 (1966) .
  2. ↑ 383 EE. UU. en 534.
  3. 1 2 383 EE. UU. en 534-35.
  4. ↑ 383 US en 536. Lo que el juez Fortas quiso decir con esta ocurrencia fue que las patentes no deberían otorgarse para que el titular de la patente pudiera buscar (cazar) una utilidad después de obtener posesión de un monopolio de patente.
  5. ↑ En Ex parte Bakelite Corp. , 279 U.S. 438 (1929) , y Williams v. United States , 289 U.S. 553 (1933) , el Tribunal sostuvo que la CCPA y el Tribunal de Reclamaciones eran tribunales del Artículo I. Véase también Postum Cereal Co. v. California Fig Nut Co. , 272 U.S. 693 (1927) . Sin embargo, la legislación posterior generó incertidumbre al respecto.
  6. ↑ Lurk contra Estados Unidos , 370 U.S. 530 (1962) .
  7. ↑ Sin embargo, ladecisión de Lurk dejó expresamente abierta la cuestión de si el artículo 1256 del Título 28  del Código de los Estados Unidos confería jurisdicción de certiorari sobre los casos de patentes y marcas comerciales resueltos en la CCPA, 370 US en 578 n. 49. Sin embargo, sugirió que la ley anterior en sentido contrario era una reliquia del pasado.  
  8. ↑ 383 US en 528 ("Por lo tanto, concluimos que el § 1256 autoriza la concesión de certiorari en el presente caso."
  9. ↑ 383 EE. UU. en 521-22.
  10. ↑ La agencia declaró: «Consideramos que el requisito legal de utilidad de un producto no puede presumirse simplemente porque esté estrechamente relacionado con otro compuesto que se sabe que es útil». Véase 383 US en 522.
  11. ↑ En re Manson , 333 F.2d 234 ( CCPA 1964).
  12. ↑ 383 EE. UU. en 522.
  13. ↑ 35  U.SC § 101 .  
  14. ↑ 383 EE. UU. en 532.
  15. ↑ 383 EE. UU. en 533.
  16. ↑ 383 EE. UU. en 540 (Harlan, J., disidente).
  17. ↑ Kirk, 376 F.2d en 936-46.
  18. ↑ En re Joly, 376 F.2d 906 (CCPA 1967)
  • El texto de Brenner v. Manson , 383 U.S. 519 (1966) está disponible en: CourtListener, Findlaw, Google Scholar , Internet Archive (archivos del expediente), Justia, Biblioteca del Congreso, Oyez (audio de los argumentos orales).