Distintividad de la marca comercial

Una marca de fantasía / inherentemente distintiva es registrable prima facie y comprende un signo totalmente inventado o "de fantasía". ^{[ 7 ]} Por ejemplo, " Kodak " no tenía significado antes de ser adoptada y utilizada como marca en relación con productos, ya sean fotográficos o de otro tipo. Las marcas inventadas son neologismos que no se encuentran previamente en ningún diccionario .

Una marca arbitraria suele ser una palabra común que se usa en un contexto sin significado específico (por ejemplo, " Apple " para ordenadores). Estas marcas consisten en palabras o imágenes que tienen algún significado en el diccionario antes de ser adoptadas como marcas comerciales, pero que se usan en relación con productos o servicios que no guardan relación con dicho significado. Las marcas arbitrarias también pueden registrarse inmediatamente. Salty sería una marca arbitraria si se usara en relación con, por ejemplo, teléfonos, como en Salty Telephones , ya que el término " sal " no tiene ninguna relación particular con dichos productos.

Una marca sugestiva tiende a indicar la naturaleza, la calidad o una característica de los productos o servicios a los que se refiere, pero no describe dicha característica y requiere la imaginación del consumidor para identificarla. Las marcas sugestivas apelan a la imaginación perceptiva del consumidor. Ejemplos de marcas sugestivas son Blu-ray , una nueva tecnología de almacenamiento de datos de alta capacidad que utiliza un láser azul (en realidad violeta ), y Airbus , una corporación aeroespacial que fabrica aviones comerciales.

Una marca descriptiva es un término con un significado de diccionario que se usa en relación con productos o servicios directamente relacionados con ese significado. ^{[ 7 ]} Un ejemplo podría ser Salty usado en relación con galletas saladas o anchoas. Estos términos no son registrables a menos que adquieran un "significado secundario", de modo que la marca sea tan distintiva que la gente la asocie con un nombre de marca específico en el mercado .

Un término genérico es el nombre común de los productos o servicios con los que se utiliza, como «sal» cuando se usa en relación con el cloruro de sodio. Un término genérico no puede cumplir la función esencial de marca registrada de distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas y, por lo tanto, no puede recibir ninguna protección legal. ^{[ 7 ]} Esto se debe a que debe existir algún término que pueda ser utilizado generalmente por cualquier persona —incluidos otros fabricantes— para referirse a un producto sin utilizar la marca registrada de alguna organización. Las marcas que se vuelven genéricas después de perder su carácter distintivo se conocen como marcas genéricas . Las marcas que son una errata de un término genérico (por ejemplo, la eliminación de un espacio) no cambian el significado genérico del término. ^{[ 8 ] [ 9 ]} La tableta de aspirina es una marca registrada de Bayer AG. Aspirina es una palabra genérica en los Estados Unidos para el analgésico ácido acetilsalicílico (también conocido como ASA). ^{[ 10 ]} Otro ejemplo es el término « cyberpunk », que en Estados Unidos es una marca registrada de R. Talsorian Games Inc. para su juego de rol de mesa ^{[ 11 ]} y dentro de la Unión Europea de CD Projekt SA para «juegos y servicios de juegos en línea» ^{[ 12 ]} (particularmente para la adaptación a videojuego del primero ) y de Sony Music para su uso fuera de los juegos. ^{[ 13 ]} El derecho de marca generalmente es específico de cada país. Por lo tanto, una marca que se vuelve genérica en un país, como el ejemplo de la aspirina, aún puede usarse y ser reconocida como marca registrada en otro país. ^{[ 14 ]}

Una marca sin carácter distintivo (es decir, una marca que no es intrínsecamente distintiva) es prima facie no registrable. ^{[ 17 ]} Sin embargo, la mayoría de las jurisdicciones aún pueden permitir que dichas marcas se registren si el titular de la marca puede demostrar, generalmente mediante referencia a evidencia de uso , que los consumidores en el mercado asocian exclusivamente la marca, tal como se usa en los bienes identificados o en relación con los servicios identificados, con un origen o fuente comercial particular (es decir, el titular de la marca). El "uso" puede incluir el uso autorizado por un licenciatario u otra parte. Si la oficina de marcas está convencida de que la evidencia demuestra que una marca ha "adquirido" carácter distintivo de hecho , entonces la marca puede aceptarse para registro sobre la base de la distintividad adquirida .

La naturaleza y el alcance de las pruebas de uso aceptables varían según la jurisdicción, aunque las más útiles suelen incluir cifras de ventas, detalles de gastos en publicidad y promoción, y ejemplos de material promocional. Las encuestas a consumidores también pueden ayudar a determinar que estos asocian principalmente una marca que, de otro modo, no sería distintiva, con el titular de la marca y sus productos o servicios. En general, las pruebas de uso solo se considerarán aceptables o relevantes si abarcan un período determinado (por ejemplo, tres años antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca) y provienen de la jurisdicción donde se solicita el registro.

La terminología de distintividad adquirida es aceptada en la Unión Europea y en jurisdicciones de la Commonwealth como Australia , Hong Kong y el Reino Unido , así como en la jurisdicción de derecho anglosajón de los Estados Unidos (que también utiliza el término significado secundario ). En los EE. UU., si una marca se ha utilizado de forma continua durante al menos cinco años después de la fecha de registro, el derecho a usar la marca y el registro pueden volverse "incontestables" (es decir, invulnerables a la cancelación por falta de uso, pero no por volverse genéricos ). En tales casos, la USPTO verifica y confirma si la solicitud de incontestable cumple con los requisitos formales, pero la incontestableidad de un registro legal solo puede determinarse durante los procedimientos judiciales relacionados con el registro.

La función esencial de una marca registrada es identificar exclusivamente el origen comercial de productos o servicios, de modo que, debidamente denominada, indica la fuente o sirve como distintivo de origen. El uso de una marca registrada de esta manera se conoce como uso de marca. Ciertos derechos exclusivos se asocian a una marca registrada, que pueden hacerse valer mediante una acción por infracción de marca, mientras que los derechos sobre marcas no registradas pueden hacerse valer conforme al ilícito civil de competencia desleal .

Los derechos de marca generalmente surgen del uso y/o registro (véase más adelante) de una marca en relación únicamente con un tipo o gama específica de productos o servicios. Si bien en ocasiones es posible emprender acciones legales para impedir el uso de una marca en relación con productos o servicios fuera de esta gama (por ejemplo, por competencia desleal), esto no significa que la legislación sobre marcas impida su uso por el público en general. Una palabra, frase u otro signo común solo puede retirarse del dominio público en la medida en que el titular de la marca pueda mantener derechos exclusivos sobre dicho signo en relación con determinados productos o servicios, siempre que no existan otras objeciones de marca. Para un estudio de caso sobre ambos conceptos, véase Apple Corps v Apple Computer .

Si un tribunal dictamina que una marca se ha vuelto " genérica " ​​por uso común (de tal manera que la marca ya no cumple la función esencial de marca registrada y el consumidor medio ya no considera que se le atribuyen derechos exclusivos), el registro correspondiente también puede ser declarado inválido. ^{[ 7 ]}

Por ejemplo, la marca registrada " Aspirina " de la compañía Bayer ha sido declarada genérica en Estados Unidos, por lo que otras compañías podrían usar ese nombre para el ácido acetilsalicílico (aunque sigue siendo una marca registrada en Canadá ). Xerox para fotocopiadoras y Band-Aid para vendajes adhesivos son marcas registradas que corren el riesgo de perder su estatus de marca registrada al ser declaradas genéricas en ciertos países, algo que sus respectivos propietarios buscan activamente evitar. Para evitar que las marcas se conviertan en genéricas, los propietarios suelen contactar a quienes parecen estar usando la marca de forma incorrecta, desde autores de páginas web hasta editores de diccionarios, y les solicitan que cesen el uso indebido.

El uso correcto de una marca registrada significa usar la marca como adjetivo , no como sustantivo ni como verbo , ^{[ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ]} aunque para ciertas marcas registradas, el uso como sustantivos y, menos comúnmente, como verbos es común. Por ejemplo, Adobe envió correos electrónicos a muchos autores web que usaban el término " photoshopped " diciéndoles que solo debían usar el término "modificado por el software Adobe® Photoshop®". Xerox también ha comprado anuncios impresos declarando que "no se puede 'fotocopiar' un documento, pero se puede copiar en una máquina copiadora de la marca Xerox". Otro ejemplo popular es el uso de la palabra " frappuccino " por parte de los clientes de Starbucks para referirse a cualquier bebida de café mezclado, aunque los empleados tienen instrucciones de decir solo "frappuccino blended coffee" o "frappuccino blended cream" cuando se refieren a dichas bebidas. Sin embargo, esta regla no es estricta; Por ejemplo, Lexis-Nexis tiene un registro de marca estadounidense para "Shepardize", Reg. No. 1743711 , y define "Shepardizar" en una página web como "el proceso de buscar citas" en "una serie de libros llamada Shepard's Citations". ^{[ 22 ]} Tales esfuerzos pueden o no tener éxito en prevenir la genericidad a largo plazo, lo cual depende menos de los esfuerzos del titular de la marca y más de cómo el público realmente percibe y usa la marca. De hecho, legalmente es más importante que el titular de la marca parezca visible y activamente intentar evitar que su marca se convierta en genérica, independientemente del éxito real.