Licencias razonables y no discriminatorias

Los términos razonables y no discriminatorios ( RAND ), también conocidos como términos justos, razonables y no discriminatorios ( FRAND ), denotan un compromiso de licencia voluntaria que las organizaciones de normalización suelen solicitar al titular de un derecho de propiedad intelectual (generalmente una patente) que es, o puede llegar a ser, esencial para la aplicación de un estándar técnico . ^{[ 1 ]} Dicho de otro modo, un compromiso FRAND es un acuerdo voluntario entre la organización que establece el estándar y el titular de patentes esenciales para el estándar . Los tribunales estadounidenses, así como los de otras jurisdicciones, han determinado que, en las circunstancias apropiadas, el implementador de un estándar —es decir, una empresa o entidad que utiliza un estándar para prestar un servicio o fabricar un producto— es un tercero beneficiario previsto del acuerdo FRAND y, como tal, tiene derecho a ciertos derechos conferidos por dicho acuerdo. ^{[ 2 ]}

Una organización de normalización es un grupo industrial que establece estándares comunes para su sector específico con el fin de garantizar la compatibilidad e interoperabilidad de los dispositivos fabricados por diferentes empresas. ^{[ 3 ]} Una patente se convierte en esencial para un estándar cuando una organización de normalización establece un estándar que adopta la tecnología que abarca la patente.

Dado que, según la legislación de la mayoría de los países, una patente otorga a su titular el derecho exclusivo de impedir que otros fabriquen, utilicen, vendan o importen la invención, una organización de normalización generalmente debe obtener la autorización del titular de la patente para incluir una tecnología patentada en su norma. Por lo tanto, a menudo solicitará al titular de la patente que aclare su disposición a conceder licencias de sus patentes esenciales para la norma en condiciones FRAND. Si el titular de la patente se niega a conceder una licencia de una patente que se ha vuelto esencial para una norma, la organización de normalización debe excluir dicha tecnología. Desde esta perspectiva, el compromiso FRAND armoniza los intereses privados de los titulares de patentes con los intereses públicos de las organizaciones de normalización. Numerosos académicos han escrito sobre estos temas, así como sobre diversas cuestiones legales y económicas relativas a la concesión de licencias en condiciones FRAND. ^{[ 4 ]}

Las organizaciones de normalización suelen adoptar políticas que rigen la titularidad de los derechos de patente aplicables a las normas que adoptan (la política de patentes). En Estados Unidos, el acuerdo del titular de la patente para adherirse a la política de patentes crea un contrato jurídicamente vinculante, como dictaminó el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito en el caso Microsoft v. Motorola . Una de las políticas más comunes consiste en exigir al titular de la patente que acepta voluntariamente incluir su tecnología patentada en la norma que la licencie en "términos razonables y no discriminatorios" (RAND) o en "términos justos, razonables y no discriminatorios" (FRAND). Ambos términos son generalmente intercambiables; FRAND parece ser el preferido en Europa y RAND en Estados Unidos ^{[ 1 ].}

Algunos comentaristas argumentan que las organizaciones de normalización incluyen la obligación FRAND en sus estatutos principalmente como un medio para mejorar el carácter procompetitivo de su industria. Su objetivo es evitar que los miembros abusen de las licencias basándose en la ventaja monopólica generada por la inclusión de sus derechos de propiedad intelectual (DPI) en las normas de la industria. Una vez que una organización ofrece una licencia FRAND, está obligada a ofrecerla a cualquier persona (que desee acceder a la norma), no necesariamente solo a los miembros de la organización. ^{[ 1 ] [ 5 ]} Sin este compromiso, los miembros podrían usar el poder monopólico inherente a una norma para imponer términos de licencia injustos, irrazonables y discriminatorios que dañarían la competencia e inflarían su propia posición relativa.

Por otro lado, los comentaristas destacan que el compromiso FRAND también sirve para asegurar que el titular de una patente que se vuelve esencial para el estándar reciba regalías de los usuarios del estándar que lo compensen adecuadamente por el valor incremental que su tecnología aporta al estándar. ^{[ 6 ]} El desarrollo de una tecnología patentada generalmente requiere una inversión significativa en investigación, y contribuir con esa tecnología a un estándar no es la única opción para que el titular de la patente recupere esa inversión y, por lo tanto, monetice su invención. Por ejemplo, el titular de la patente tiene la opción de monetizar esa invención mediante el uso exclusivo o la concesión de licencias exclusivas. Los propietarios de tecnología podrían no tener suficientes incentivos para contribuir con sus tecnologías a una organización de normalización sin la promesa de una regalía adecuada. La promesa de una regalía FRAND aborda ese problema: el titular de la patente generalmente aceptará contribuir con su tecnología al estándar, renunciando así al uso exclusivo o a la concesión de licencias exclusivas de su tecnología, a cambio de la garantía de que recibirá una compensación adecuada en regalías razonables. ^{[ 7 ]}

En 2013, las decisiones judiciales y los artículos académicos citaron los compromisos FRAND 10 veces más que en 2003. ^{[ 8 ]}

Si bien no existen precedentes legales que aclaren específicamente el significado de los términos, se puede interpretar, a partir del testimonio de personas como el profesor Mark Lemley de la Universidad de Stanford , ante el Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos, que los términos individuales se definen de la siguiente manera:

El término "justo" se refiere principalmente a los términos subyacentes de la licencia. Según el derecho antimonopolio/ de la competencia , los términos justos son aquellos que no son anticompetitivos y que no se considerarían ilegales si los impusiera una empresa dominante en su mercado. Ejemplos de términos que infringirían este compromiso son: exigir a los licenciatarios que compren licencias de productos que no desean para obtener una licencia de los productos que sí desean; exigir a los licenciatarios que adquieran licencias de ciertas patentes no deseadas o innecesarias para obtener licencias de otras patentes deseadas (agrupación de licencias); exigir a los licenciatarios que cedan gratuitamente su propia propiedad intelectual al licenciante (concesión gratuita de derechos); e incluir condiciones restrictivas sobre las relaciones comerciales de los licenciatarios con la competencia (exclusividad obligatoria).

El término "razonable" se refiere principalmente a las tarifas de licencia. Según algunos, una tarifa de licencia razonable es aquella que se cobra por las licencias y que no resultaría en una tarifa agregada irrazonable si a todos los licenciatarios se les cobrara una tarifa similar. Según esta perspectiva, las tarifas agregadas que aumentarían significativamente el costo para la industria y la harían menos competitiva son irrazonables. De igual manera, una tarifa de licencia razonable debe recompensar al licenciante con una compensación adecuada por contribuir con sus patentes esenciales a un estándar. La compensación es adecuada si incentiva al licenciante a seguir invirtiendo y contribuyendo al estándar en períodos futuros. ^{[ 9 ]} Un licenciante que tiene varios paquetes de licencia diferentes podría verse tentado a tener paquetes tanto razonables como irrazonables. Sin embargo, tener una tarifa "agrupada" razonable no justifica tener tarifas de licencia irrazonables para paquetes más pequeños no agrupados. Todas las tarifas de licencia deben ser razonables.

El principio de no discriminación se refiere tanto a los términos como a las tarifas incluidas en los acuerdos de licencia. Como su nombre indica, este compromiso exige que los licenciantes traten a cada licenciatario de manera similar. Esto no significa que las tarifas y las condiciones de pago no puedan variar en función del volumen y la solvencia del licenciatario. Sin embargo, sí implica que la condición fundamental de la licencia incluida en el acuerdo debe ser la misma para todos, independientemente del licenciatario. Esta obligación se incluye para mantener la igualdad de condiciones con respecto a los competidores existentes y garantizar que los posibles nuevos participantes puedan acceder al mercado en igualdad de condiciones.

La cuestión más controvertida en la concesión de licencias de RAND es si el precio de licencia "razonable" debe incluir el valor que aporta la decisión de la organización que establece el estándar de adoptarlo. Una tecnología suele ser más valiosa después de su amplia adopción que cuando es solo una alternativa entre muchas; se puede argumentar que un precio de licencia que capture ese valor adicional no es "razonable" porque no refleja el valor intrínseco de la tecnología licenciada. Por otro lado, la adopción del estándar puede indicar que la tecnología adoptada es valiosa, y el titular de la patente debería ser recompensado en consecuencia. Esto es particularmente relevante cuando el valor de la patente no se conoce con claridad antes de la adopción del estándar. ^{[ 10 ]}

Algunas interpretaciones de "no discriminatorio" pueden incluir términos de licencia orientados al tiempo, como una licencia "para los primeros en adquirirla" ofrecida por un licenciante, donde los términos de una licencia RAND son mejores para los licenciatarios iniciales o para aquellos que firman una licencia dentro del primer año de su disponibilidad.

Los términos RAND excluyen los bienes intangibles que el productor puede decidir distribuir gratuitamente y sobre los que terceros pueden realizar copias adicionales. Tomemos como ejemplo un paquete de software que se distribuye gratuitamente y al que el desarrollador desea añadir compatibilidad con un formato de vídeo que requiere una licencia de patente. Si existe una licencia que exige una pequeña tarifa por copia, el proyecto de software no podrá beneficiarse de ella. La licencia puede denominarse "(F)RAND", pero sus modalidades discriminan a toda una categoría de bienes intangibles, como el software libre ^{[ 11 ]} y el freeware ^{[ 12 ]} .

Esta forma de discriminación puede ser causada de manera similar por términos de licencia comunes, como aplicarse solo a implementaciones completas del estándar licenciado, limitar el uso a campos específicos o restringir la redistribución. La Free Software Foundation sugiere el término "tarifa uniforme solamente" (UFO, por sus siglas en inglés) para reflejar que dichas licencias "(F)RAND" son inherentemente discriminatorias. ^{[ 13 ]}

Relacionadas con las licencias RAND se encuentran las licencias RAND-Z (RAND sin regalías) o RAND-RF (RAND sin regalías), en las que una empresa se compromete a licenciar la tecnología sin costo alguno, pero los implementadores aún deben obtener el permiso del licenciante para implementarla. El licenciante puede no obtener ganancias del acuerdo, pero aún así puede impedir ciertos tipos de productos, exigir algún tipo de reciprocidad o realizar acciones más sutiles, como alargar el proceso de licenciamiento. ^{[ 14 ] [ 15 ] [ 16 ]}

El proceso de negociación de licencias FRAND impone requisitos al titular de la patente y al futuro titular de la misma. Los términos de estas negociaciones se establecieron en la jurisprudencia alemana en un caso relativo al estándar del Libro Naranja , y estos términos se utilizan con frecuencia en las negociaciones de licencias. En 2015, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea interpretó los términos de las licencias FRAND en el caso Huawei v ZTE (C170/13, ECLI:EU:C:2015:477) , divergiendo significativamente del estándar del Libro Naranja. ^{[ 17 ]}

• Derecho de la UE

• Pat Treacy y Sophie Lawrance, "", para los acontecimientos de finales de 2020 en el panorama FRAND en Europa
• Pat Treacy y Sophie Lawrance, " Incendio FRANDly: ¿los estándares de la industria hacen más daño que bien? ", Journal of Intellectual Property Law & Practice , 2007, doi : 10.1093/jiplp/jpm212
• 3G Patents Ltd , el organismo de concesión de licencias para las patentes WCDMA.
• Práctica actual en materia de patentes , nota del W3C con fecha del 24 de enero de 2002.
• "Todo lo que siempre quisiste saber sobre FRAND (pero no sabías a quién preguntar)" por Andy Updegrove, con fecha del 26 de febrero de 2012.
• Tom H. Chia, " Luchando contra la guerra de patentes de teléfonos inteligentes con patentes gravadas por RAND ", Berkeley Technology Law Journal , vol. 12, Revisión anual, páginas 209-240, 2012.
• Schaumberg, Tom M.; Emi Ito Ortiz (25 de febrero de 2013). "¿Por qué no pueden ser FRAND? Las preocupaciones sobre el enfoque de la Comisión de Comercio Internacional (ITC) en los casos de patentes esenciales para estándares son injustificadas" . The National Law Review . ISSN 2161-3362 . Consultado el 3 de marzo de 2013 .