doctrina de la primera venta

La doctrina de la primera venta solo limita los derechos de distribución de los titulares de derechos de autor. Este principio a veces entra en conflicto con otros derechos del titular, como el derecho de reproducción y los derechos sobre obras derivadas. Por ejemplo, en Lee v. ART Co. , el demandado compró las obras de arte del demandante en forma de tarjetas y luego las montó sobre azulejos de cerámica, cubriéndolas con resina epoxi transparente. ^{[ 6 ]} A pesar de la alegación del demandante de que se había violado su derecho a crear obras derivadas, el Séptimo Circuito sostuvo que no se había violado dicho derecho y que la venta de los azulejos por parte del demandado estaba protegida por la doctrina de la primera venta. ^{[ 6 ]} Sin embargo, basándose en hechos muy similares, el Noveno Circuito en Mirage Editions, Inc. v. Albuquerque ART Company sostuvo que se había infringido el derecho del demandante a crear obras derivadas y que la doctrina de la primera venta no protegía al demandado en tales circunstancias. ^{[ 7 ]}

La doctrina de la primera venta no se ajusta del todo a las transferencias de copias de obras digitales, ya que en realidad no se produce una transferencia; en su lugar, el destinatario recibe una copia nueva de la obra, mientras que el remitente conserva la copia original (a menos que esta se elimine, ya sea de forma automática o manual). Por ejemplo, este mismo problema se debatió en el caso Capitol Records, LLC v. ReDigi Inc. , un caso relacionado con un mercado en línea de música digital de segunda mano.

Los libros electrónicos presentan el mismo problema. Dado que la doctrina de la primera venta no se aplica a los libros electrónicos, las bibliotecas no pueden prestarlos libremente de forma indefinida tras su compra. En su lugar, las editoriales de libros electrónicos idearon modelos de negocio para vender las suscripciones a la licencia del texto. Esto conlleva que las editoriales impongan restricciones sobre el número de veces que un libro electrónico puede circular y/o el tiempo que permanece en la colección de la biblioteca antes de que expire su licencia, momento en el que el libro deja de pertenecerles. ^{[ 8 ]}

La cuestión radica en si la doctrina de la primera venta debería adaptarse a las realidades de la era digital. Las copias físicas se deterioran con el tiempo, mientras que la información digital puede conservarse. Las obras en formato digital pueden reproducirse sin defectos y difundirse mundialmente con relativa facilidad. Por lo tanto, aplicar la doctrina de la primera venta a las copias digitales afecta al mercado del original en mayor medida que las transferencias de copias físicas. La Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos declaró que «la naturaleza tangible de una copia es un elemento definitorio de la doctrina de la primera venta y fundamental para su fundamento». ^{[ 9 ]}

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó, el 3 de julio de 2012, que es admisible revender licencias de software incluso si el producto digital se ha descargado directamente de Internet, y que la doctrina de la primera venta se aplica siempre que el software se haya vendido originalmente a un cliente por un tiempo ilimitado, ya que dicha venta implica una transferencia de propiedad, prohibiendo así a cualquier fabricante de software impedir la reventa de su software por cualquiera de sus legítimos propietarios. ^{[ 10 ] [ 11 ] [ 12 ]} El tribunal exige que el propietario anterior ya no pueda utilizar el software licenciado después de la reventa, pero considera que las dificultades prácticas para hacer cumplir esta cláusula no deberían ser un obstáculo para autorizar la reventa, ya que también existen para el software que se puede instalar desde soportes físicos, donde la doctrina de la primera venta está en vigor. ^{[ 13 ] [ 14 ]} El fallo se aplica a la Unión Europea, pero podría llegar indirectamente a Norteamérica; además, la situación podría incentivar a los editores a ofrecer plataformas para un mercado secundario. ^{[ 11 ]} En un caso notable, el Tribunal Superior de París falló en contra de Valve por no permitir la reventa de juegos de la tienda digital Steam , exigiendo a Valve que cumpla con las Directivas de la Unión Europea sobre la doctrina de la primera venta en un plazo de tres meses, a la espera de las apelaciones. ^{[ 15 ]}

Para que se aplique la doctrina de la primera venta, se requiere la propiedad legal de la copia o fonograma. Como lo prescribe el §109(d), la doctrina de la primera venta no se aplica si la posesión de la copia es "por alquiler, arrendamiento, préstamo o de cualquier otra forma sin adquirir la propiedad de la misma". ^{[ 16 ]}

Algunos editores de software y contenido digital afirman en sus acuerdos de licencia de usuario final (EULA) que su software o contenido se licencia, no se vende, por lo que la doctrina de la primera venta no se aplica a sus obras. Estos editores han logrado eludir la doctrina de la primera venta mediante diversos acuerdos de licencia, como los de tipo clickwrap , shrink wrap y otros. Por ejemplo, si alguien compra canciones MP3 en Amazon.com, los archivos MP3 solo se licencian a su nombre y, por lo tanto, no puede revenderlos. Sin embargo, las canciones MP3 compradas en iTunes Store pueden considerarse "ventas" debido a la redacción del EULA de Apple y, por lo tanto, pueden revenderse si se cumplen otros requisitos de la doctrina de la primera venta.

Los tribunales han tenido dificultades y han adoptado enfoques muy diversos para determinar cuándo se otorgaba únicamente una licencia al usuario final en comparación con la propiedad. La mayoría de estos casos involucraban acuerdos de licencia de software. En general, los tribunales analizan en profundidad los acuerdos para determinar si estos crean una relación de licencia o si, en esencia, constituyen ventas sujetas a la doctrina de la primera venta según el artículo 109(a). Por lo tanto, especificar que el acuerdo otorga solo una "licencia" es necesario para crear la relación de licencia, pero no suficiente. Los demás términos del acuerdo deben ser coherentes con dicha relación de licencia.

En el caso Vernor contra Autodesk, Inc., el Noveno Circuito estableció una prueba de tres factores para determinar si un acuerdo de licencia de software específico logra crear una relación de licencia con el usuario final. Estos factores incluyen: 1) si el titular de los derechos de autor especifica que se otorga una licencia al usuario; 2) si el titular de los derechos de autor restringe significativamente la capacidad del usuario para transferir el software a terceros; y 3) si el titular de los derechos de autor impone restricciones de uso notables al software. En el caso Vernor , el acuerdo de licencia de Autodesk especificaba que conservaba la titularidad del software y que al usuario solo se le otorgaba una licencia no exclusiva. El acuerdo también incluía restricciones para modificar, traducir o realizar ingeniería inversa del software, así como para eliminar cualquier marca registrada del empaquetado o la documentación del software. Asimismo, el acuerdo especificaba que el software no podía transferirse ni arrendarse sin el consentimiento por escrito de Autodesk, ni transferirse fuera del hemisferio occidental. Basándose en estos hechos, el Noveno Circuito dictaminó que el usuario es solo un licenciatario del software de Autodesk, no un propietario, y por lo tanto, el usuario no podía revender el software en eBay sin el permiso de Autodesk.

Sin embargo, el mismo panel del Noveno Circuito que decidió el caso Vernor v. Autodesk , se negó a aplicar la prueba de tres factores de Vernor en el caso UMG v. Augusto a un supuesto acuerdo de licencia creado cuando UMG envió CD promocionales no solicitados a críticos musicales. El empaque de los CD promocionales contenía la siguiente leyenda: "Este CD es propiedad de la compañía discográfica y se otorga bajo licencia al destinatario previsto para uso personal únicamente. La aceptación de este CD constituye un acuerdo para cumplir con los términos de la licencia. No se permite la reventa ni la transferencia de posesión, y puede ser sancionada conforme a las leyes federales y estatales". Augusto intentó vender estos CD en eBay y UMG argumentó que la doctrina de la primera venta no se aplicaba, ya que los CD no se vendieron y solo se creó una relación de licencia. Sin embargo, el tribunal sostuvo que la doctrina de la primera venta se aplica cuando se regala una copia y que los destinatarios de los CD promocionales no aceptaron los términos del acuerdo de licencia simplemente por no devolver los CD no solicitados.

En el caso UsedSoft v Oracle , el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que la venta de un producto de software, ya sea mediante soporte físico o descarga, constituía una transferencia de propiedad en el derecho de la UE, por lo que se aplica la doctrina de la primera venta; la sentencia, por lo tanto, rompe la teoría jurídica de "licenciado, no vendido", pero deja abiertas numerosas cuestiones. ^{[ 17 ]}

El artículo 602(a)(1) de la ley de derechos de autor de los Estados Unidos establece que "la importación a los Estados Unidos, sin la autorización del titular de los derechos de autor conforme a este título, de copias o grabaciones sonoras de una obra que hayan sido adquiridas fuera de los Estados Unidos constituye una infracción del derecho exclusivo a distribuir dichas copias o grabaciones sonoras". Esta disposición brinda al titular de los derechos de autor la oportunidad de impedir por completo la entrada de los productos al mercado estadounidense.

La aplicación de esta disposición generó complejos problemas legales en el contexto de los productos del mercado gris . Los comerciantes del mercado gris compran productos auténticos en el extranjero con un descuento significativo respecto a los precios estadounidenses. Posteriormente, importan estos productos a Estados Unidos y los venden a precios reducidos, perjudicando así a los distribuidores autorizados estadounidenses. El mercado gris existe cuando el precio de los productos fuera de Estados Unidos es inferior al precio dentro del país.

A primera vista, el artículo 602(a), que prohíbe la importación no autorizada, parece contradecir la doctrina de la primera venta, que permite la reventa de copias fabricadas legalmente. La cuestión radica en determinar si el artículo 602(a) crea un derecho afirmativo para prohibir toda importación no autorizada, o si la doctrina de la primera venta limita su alcance, permitiendo así la reventa de al menos algunas copias importadas fabricadas legalmente.

En 1998, la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el caso Quality King v. L'Anza, dictaminó que la doctrina de la primera venta se aplicaba a los productos importados, al menos cuando estos se fabricaban legalmente en los Estados Unidos, se enviaban al extranjero para su reventa y posteriormente volvían a entrar en el país. Dicho caso se refería a la importación de productos para el cuidado del cabello con etiquetas protegidas por derechos de autor. La Corte Suprema, por unanimidad, dictaminó que la doctrina de la primera venta sí se aplica a la importación a los Estados Unidos de obras protegidas por derechos de autor (las etiquetas), que se fabricaron en los Estados Unidos y luego se exportaron.

Sin embargo, la Corte Suprema no se pronunció sobre la cuestión de los productos del mercado gris que se fabrican inicialmente en el extranjero y luego se importan a Estados Unidos. La Corte indicó que la importación de bienes fabricados fuera de Estados Unidos podría estar prohibida en virtud del artículo 602(a), dado que dichos bienes no se considerarían "fabricados legalmente conforme a este título". Si bien estos productos podrían fabricarse legalmente, ya sea por el titular de los derechos de autor o por un licenciatario, no se considerarían fabricados legalmente conforme a la legislación estadounidense sobre derechos de autor. En cambio, se considerarían fabricados legalmente conforme a las leyes de derechos de autor del otro país; por lo tanto, la doctrina de la primera venta no limitaría la restricción a la importación prevista en el artículo 602.

El caso Omega v. Costco de 2008 abordó precisamente esta cuestión sin resolver, en la que la demandada Costco obtuvo relojes Omega auténticos, que presentan un diseño protegido por derechos de autor en la parte posterior, a través del mercado gris y los revendió en sus tiendas en los EE. UU. Omega fabricó estos relojes fuera de los EE. UU. y no autorizó su importación al país. Basándose en el caso Quality King , el Noveno Circuito sostuvo que "la aplicación de la doctrina de la primera venta a copias fabricadas en el extranjero implicaría una aplicación extraterritorial indebida" de la Ley de Derechos de Autor. Sin embargo, el tribunal declaró que la doctrina de la primera venta aún podría aplicarse a una copia fabricada en el extranjero si se importó "con la autorización del titular de los derechos de autor en los EE. UU.". La Corte Suprema admitió a trámite el caso Omega v. Costco y confirmó la sentencia por 4 votos a favor y 4 en contra. Sin embargo, al tratarse de una decisión dividida equitativamente, sentó precedente únicamente en el Noveno Circuito, no a nivel nacional. ^{[ 18 ]}

Sin embargo, en el caso Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc. ^{[ 19 ]} , en 2013, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó, por 6 votos contra 3, que la doctrina de la primera venta se aplica a los productos fabricados en el extranjero con el permiso del titular de los derechos de autor y posteriormente importados a los EE. UU. El caso involucró a un demandante que importó ediciones asiáticas de libros de texto fabricados en el extranjero con el permiso de la editorial demandante. El demandado, sin el permiso de la editorial, importó los libros de texto y los revendió en eBay. El fallo de la Corte Suprema limita severamente la capacidad de los titulares de derechos de autor para cobrar precios muy diferentes en distintos mercados debido a la facilidad del arbitraje . La decisión elimina el incentivo para que los fabricantes estadounidenses trasladen la producción al extranjero simplemente para intentar eludir la doctrina de la primera venta.

La Enmienda de Alquiler de Discos de 1984, codificada en el artículo 109(b) del Título 17 del Código de los Estados Unidos, prohíbe al propietario de un fonograma que contenga una grabación sonora o una obra musical alquilarlo al público con fines comerciales directos o indirectos. Esta excepción se diseñó para evitar que las tiendas de música alquilaran discos y, por lo tanto, facilitaran la copia doméstica.

La Sección 109(b) constituye una excepción a la doctrina de la primera venta, pero presenta varias limitaciones. Se aplica únicamente a los alquileres, no a la reventa ni a otras transferencias. Asimismo, se limita a un subconjunto de grabaciones sonoras: solo aquellas que contienen una obra musical. No se aplica a grabaciones sonoras que contengan otro contenido, como comentarios o bandas sonoras de diálogos, ni a grabaciones sonoras no musicales, como los audiolibros . Por último, las bibliotecas e instituciones educativas están exentas de esta restricción y pueden alquilar o prestar grabaciones sonoras musicales.

La Ley de Enmiendas sobre el Alquiler de Software con Derechos de Autor de 1990 modificó aún más el artículo 109(b) para prohibir el alquiler de software informático con fines comerciales directos o indirectos. La excepción no se aplica al préstamo de una copia por parte de una biblioteca sin fines de lucro para fines no lucrativos, siempre que la biblioteca adjunte una advertencia apropiada. La enmienda también excluyó específicamente:

• Un programa informático que está incorporado en una máquina o producto y que no puede copiarse durante el funcionamiento o uso ordinario de la máquina o producto; o
• Un programa informático integrado o utilizado junto con un ordenador de propósito limitado diseñado para jugar a videojuegos y que puede estar diseñado para otros fines.

El propietario de una marca registrada puede superar la defensa de la doctrina de la primera venta si puede demostrar que el revendedor no autorizado está utilizando la marca registrada en productos que carecen de sus estándares de control de calidad. Los tribunales han identificado una prueba de cuatro puntos que el propietario de una marca registrada debe cumplir: ^{[ 21 ]}

1. Mantiene un conjunto sustancial de normas y procedimientos de control de calidad para sus productos;
2. Aplica sistemáticamente estas normas y procedimientos;
3. El revendedor no está cumpliendo con estos estándares; y
4. La venta de productos que no cumplen con los estándares del propietario de la marca registrada puede confundir a los consumidores y perjudicar el valor de la marca.