Improver Corp contra Remington Consumer Product Ltd.

Improver Corporation v Remington Consumer Product Limited [1990] FSR 181 es un caso destacado del Reino Unido sobre infracción de patentes , particularmente en relación con cómo establecer qué cubre específicamente una patente .

En el caso anterior de Catnic Components Ltd. contra Hill & Smith Ltd. , Lord Diplock estableció el principio de que las patentes debían interpretarse de forma teleológica. La cuestión a dilucidar para determinar la infracción, tal como la formuló Lord Diplock, era un análisis complejo que abarcaba múltiples aspectos.

En el caso Improver , el juez Hoffmann (en aquel entonces), en nombre del Tribunal de Patentes , reformuló la prueba como una serie de tres preguntas para determinar si una variante (el artículo presuntamente infractor) infringe las reivindicaciones de una patente. La variante no infringirá la patente si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

• Esta variante tiene un efecto sustancial en el funcionamiento del invento .
• El hecho de que la variante no tenga ningún efecto material en el funcionamiento del invento no habría sido obvio para un experto en la materia.
• Que un experto en la materia habría deducido del lenguaje utilizado en la patente que el cumplimiento estricto del significado principal era un requisito esencial de la invención.

En el caso Improver , la patente cubría un dispositivo depilatorio con un resorte helicoidal curvo accionado por un motor. Al girar, el resorte sujetaba los vellos entre sus espiras y los arrancaba de la piel. La supuesta infracción sustituía el resorte por una varilla de goma con ranuras en su superficie. La cuestión era si la varilla de goma ranurada constituía un resorte helicoidal. El juez respondió a las tres preguntas de la siguiente manera: (i) el cambio a una varilla de goma no afectaba sustancialmente al funcionamiento de la invención; (ii) un experto habría comprendido que la varilla de goma funcionaría de la misma manera; pero (iii) el experto habría entendido, a partir de la patente, que el titular pretendía limitar su reivindicación a un "resorte helicoidal", en su significado primario y no en un sentido genérico amplio. Por esta última razón, la varilla de goma no constituía una infracción.

Estas llamadas "preguntas de mejora" fueron utilizadas durante toda la década de 1990 y principios de la de 2000 por los tribunales del Reino Unido, pero en 2004 su relevancia continua fue cuestionada por el mismo juez que las había formulado, ahora Lord Hoffmann, en el caso Kirin-Amgen v Hoechst Marion Roussel :

Estas cuestiones, que el Tribunal de Apelación en Wheatly v Drillsafe Ltd [2001] RPC 133, 142 denominó «las cuestiones del Protocolo», han sido utilizadas por los tribunales ingleses durante los últimos quince años como marco para decidir si los equivalentes se encuentran dentro del alcance de las reivindicaciones. En general, los jueces parecen haberse mostrado satisfechos con los resultados, aunque algunos casos han puesto de manifiesto las limitaciones del método. Al hablar del «principio Catnic», es importante distinguir entre, por un lado, el principio de interpretación teleológica que, como he dicho, da efecto a los requisitos del Protocolo, y por otro lado, las directrices para aplicar dicho principio a los equivalentes, que se recogen en las cuestiones del Protocolo. El primero es la base de la interpretación de patentes, de aplicación universal. Las segundas son solo directrices, más útiles en algunos casos que en otros. Debo decir que los casos muestran una tendencia a que los abogados traten las cuestiones del Protocolo como reglas jurídicas en lugar de guías que, en los casos apropiados, ayuden a decidir qué habría entendido el experto en la materia que quiso decir el titular de la patente. ^{[ 1 ]}

Por lo tanto, la situación actual es que la Cámara de los Lores ha sostenido que el principio de interpretación teleológica está totalmente de acuerdo con el Protocolo del Artículo 69, pero que las cuestiones relativas a Improver pueden no representar el mejor enfoque para abordar todos los casos de infracción. Véase Kirin-Amgen v Hoechst Marion Roussel .

La decisión del caso Improver fue citada con aprobación por la Corte Suprema de Canadá en su histórica decisión de 2000 en el caso Free World Trust v Électro Santé Inc. ^{[ 2 ]} Las cuestiones del caso Improver siguen siendo relevantes para el análisis de la esencialidad según el derecho canadiense. ^{[ 3 ]}