Audiencia de Markman

Una audiencia Markman es un procedimiento judicial que se lleva a cabo en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para demandas relacionadas con la infracción de patentes . Durante una audiencia Markman, un juez es responsable de interpretar el significado de las palabras y frases de una patente, proporcionando en última instancia lo que se conoce como "interpretación de la reivindicación" . ^{[ 1 ]} Esto también se conoce como interpretación de la reivindicación. ^{[ 2 ]} Una audiencia Markman generalmente define el alcance de la patente a favor o en contra del inventor. Sin embargo, los efectos de la audiencia Markman incluyen (1) qué pruebas considerar, (2) la revisión de novo en apelación, (3) el agotamiento de los recursos judiciales y (4) el momento de una audiencia Markman . ^{[ 3 ]}

En el caso de Markman v. Westview Instruments, Inc. de 1996 , ^{[ 4 ]} la Corte Suprema de los Estados Unidos sostuvo que la interpretación de las reivindicaciones era una cuestión de derecho y no una cuestión de hecho para el jurado. ^{[ 5 ]} Por lo general, la Séptima Enmienda establece, en ciertas circunstancias, el derecho de una persona a un juicio con jurado . ^{[ 6 ]} Sin embargo, los tribunales han determinado que, en algunos casos, los jueces están mejor capacitados para abordar ciertas cuestiones, como la interpretación de las reivindicaciones de patentes, en comparación con los jurados. ^{[ 5 ]} Específicamente, el tribunal en Markman determinó que las patentes son como contratos, y los contratos han sido revisados ​​por los tribunales en el pasado. ^{[ 3 ]} Por lo tanto, es más apropiado que los tribunales interpreten el lenguaje de las patentes. ^{[ 4 ]}

Una de las principales áreas que requerían aclaración tras la creación de las audiencias Markman era el uso de pruebas durante la interpretación de las reivindicaciones. Al analizar el lenguaje de las patentes, el tribunal puede recurrir a diferentes fuentes de información para orientarse. ^{[ 7 ]} Estas fuentes se dividieron posteriormente en pruebas intrínsecas y pruebas extrínsecas. ^{[ 7 ]}

La evidencia intrínseca incluye (1) la patente misma, (2) la descripción de la patente y (3) el historial de la patente. ^{[ 7 ]} Las palabras mismas son la fuente de evidencia más importante y definen el alcance de la patente. ^{[ 8 ]} El tribunal debe analizar las palabras en su significado ordinario y "a la luz de las especificidades... [de] la invención". ^{[ 9 ]} Dicho de otro modo, el tribunal debe examinar el significado literal del lenguaje para determinar el alcance de protección previsto de la patente en cuestión.

A continuación, el tribunal puede considerar la descripción de la patente durante la interpretación de las reivindicaciones. Según el artículo 112 del Título 35 del Código de los Estados Unidos, una descripción contiene "una descripción escrita de la invención, y de la manera y el proceso de fabricarla y usarla, en términos tan completos, claros, concisos y exactos que permitan a cualquier persona experta en la técnica a la que pertenece, o con la que está más estrechamente relacionada, fabricarla y usarla, y deberá exponer el mejor modo previsto por el inventor o coinventor para llevar a cabo la invención". ^{[ 10 ]} La descripción, conocida como el diccionario de una patente, debe examinarse junto con la patente para determinar si el titular de la patente utilizó términos que son incompatibles con el lenguaje habitual de las patentes. ^{[ 7 ]}

Por último, el tribunal puede considerar el historial de patentes en la interpretación de la reivindicación. El historial de patentes proporciona información sobre todos los procedimientos previos a la aprobación de la patente, incluidas las declaraciones del solicitante ante la Oficina de Patentes y Marcas. ^{[ 7 ]} El historial de patentes puede brindar al tribunal una comprensión más profunda del alcance previsto de la reivindicación. ^{[ 7 ]}

La evidencia extrínseca puede incluir fuentes, como el testimonio de expertos. ^{[ 7 ]} Sin embargo, ha habido debate en el Circuito Federal sobre si la evidencia extrínseca puede usarse junto con la intrínseca al evaluar las reclamaciones. ^{[ 1 ]} Según el tribunal en Vitronics Corp. , la evidencia extrínseca no debe usarse cuando la evidencia intrínseca es suficiente para resolver reclamaciones ambiguas. ^{[ 11 ]} Sin embargo, tres años después, el mismo tribunal en Pitney Bowes, Inc. , determinó que los jueces pueden recurrir a la evidencia extrínseca como guía incluso en circunstancias en las que la evidencia intrínseca es adecuada por sí sola. ^{[ 12 ]}

En 2015, la Corte Suprema aclaró que en la interpretación de las reivindicaciones, solo se debe utilizar evidencia intrínseca, y si después de dicha revisión los términos de la reivindicación siguen siendo ambiguos, entonces se puede utilizar evidencia extrínseca. ^{[ 13 ]}

Otro efecto de las audiencias de Markman es la revisión de novo de la interpretación de las reivindicaciones. ^{[ 14 ]} Después de la decisión de la Corte Suprema en Markman v. Westview Instruments, Inc. , el Circuito Federal se enfrentó a determinar el estándar de revisión apropiado de los problemas de interpretación de reivindicaciones en apelación. ^{[ 15 ]} En Cybor Corp. v. FAS Techs. Inc. , el Circuito Federal afirmó que el estándar de revisión sería de novo . ^{[ 16 ]} De novo se define como un tribunal de apelación que revisa la decisión de un tribunal inferior sin tener en cuenta la decisión de este último. ^{[ 17 ]} En un caso relativo a la interpretación de reivindicaciones, el tribunal superior no considerará la decisión del tribunal inferior al interpretar una reivindicación.

Este estándar de revisión dio lugar a estudios sobre la tasa de revocación de las decisiones de los tribunales de primera instancia. ^{[ 18 ]} Antes del caso Markman , los estudios mostraron que la tasa de revocación para la interpretación de las reivindicaciones de patentes era de aproximadamente el 20,8 %. ^{[ 18 ]} Tras la decisión del tribunal en el caso Cybor , la tasa de revocación aumentó al 32 %. ^{[ 18 ]} Se ha argumentado que la razón de una tasa de revocación tan alta fue el estándar de revisión, que en última instancia resultó en una falta de uniformidad y coherencia en las decisiones. ^{[ 18 ]}

En 2015, la Corte Suprema abordó el estándar de revisión de novo . ^{[ 15 ]} En Teva Pharms. USA, Inc. v. Sandoz, Inc. , la Corte Suprema revocó su decisión en Cybor y sostuvo que el tribunal de apelación debe respetar las conclusiones fácticas del tribunal inferior a menos que dichas conclusiones sean "manifiestamente erróneas". ^{[ 19 ]} Específicamente, la Corte declaró que los tribunales inferiores debían utilizar el siguiente estándar: solo se debe utilizar evidencia intrínseca, y si después de dicha revisión los términos de la reclamación siguen siendo ambiguos, entonces se puede utilizar evidencia extrínseca. Si existe una disputa sobre los hechos subyacentes, el tribunal puede realizar "conclusiones fácticas [secundarias] sobre la credibilidad de la evidencia extrínseca". ^{[ 15 ]} Los tribunales de apelación revisarán la determinación de los hechos en busca de "errores manifiestos" en apelación. ^{[ 15 ]}

La decisión sobre cuándo se celebran las audiencias Markman recae en el tribunal de primera instancia. ^{[ 3 ]} El Circuito Federal no ha proporcionado directrices claras a los tribunales inferiores sobre cuándo debe celebrarse una audiencia, sino que ha insinuado preferencias al respecto. Entre los momentos en que puede celebrarse una audiencia Markman se incluyen la fase previa al descubrimiento de pruebas , la fase de juicio sumario y el juicio, pero antes de las instrucciones al jurado . ^{[ 3 ]}

Celebrar una audiencia Markman durante la fase previa al descubrimiento incluye ventajas, como la limitación del tiempo de litigio, acuerdos tempranos, la reducción de los costos del litigio y la centralización del descubrimiento en torno a la interpretación que hace el tribunal de la reivindicación de la patente. ^{[ 3 ]} Entre las desventajas se encuentran las fases de descubrimiento cortas y la interpretación que hace el tribunal del lenguaje de la reivindicación con poca información. En última instancia, la interpretación inicial de la reivindicación por parte del tribunal puede modificarse posteriormente a medida que se dispone de más información, lo que hace que las audiencias Markman tempranas resulten poco prácticas. ^{[ 3 ]}

La mayoría de los tribunales realizan audiencias Markman en la fase de juicio sumario antes del juicio. La realización de una audiencia Markman en esta etapa del litigio incluye beneficios, como la identificación de las reclamaciones importantes para la reclamación en cuestión y la posibilidad de que el tribunal utilice el descubrimiento de pruebas para interpretar la reclamación. ^{[ 3 ]} Sin embargo, un problema con la realización de una audiencia en esta fase del litigio era la probabilidad de revocación en apelación. ^{[ 3 ]} Antes de 2015, si un tribunal desestimaba un caso en la fase de juicio sumario, la interpretación de la reclamación estaba sujeta a una revisión de novo . ^{[ 3 ]} Después de 2015, las apelaciones están sujetas al estándar híbrido de "error manifiesto". ^{[ 18 ]} Sin embargo, los estudios aún son demasiado prematuros para determinar si las tasas de revocación seguirán siendo tan altas como lo eran bajo el estándar de revisión de novo . ^{[ 18 ]}

La audiencia Markman puede celebrarse, como muy tarde, durante o después del juicio, antes de las instrucciones al jurado. ^{[ 3 ]} Entre las ventajas se incluyen: la ausencia de interpretación de las reclamaciones sin información de contexto importante, una mejor comprensión por parte de los jueces de la tecnología en cuestión y la audiencia de todas las pruebas relevantes. ^{[ 3 ]} Entre las desventajas se incluyen la demora en las decisiones del jurado, la audiencia de pruebas por parte del jurado sin la interpretación del tribunal y los argumentos sobre las diferentes interpretaciones de las reclamaciones, lo que puede dar lugar a litigios innecesarios. ^{[ 3 ]}

Una consecuencia importante de las audiencias Markman es la división de las reivindicaciones de patentes en una audiencia Markman propiamente dicha y un juicio. ^{[ 1 ]} En primer lugar, una audiencia separada ha permitido la presentación de peritos en dos ocasiones. ^{[ 1 ]} En segundo lugar, los tribunales que interpretan las reivindicaciones al principio de la fase previa al descubrimiento están examinando el lenguaje de la patente sin el contenido necesario para evaluar adecuadamente la reivindicación. ^{[ 1 ]} Estos factores no solo aumentan los costos del litigio, requieren tiempo judicial adicional y potencialmente prolongan el litigio, sino que también aumentan la probabilidad de revocación en apelación si el tribunal lleva a cabo la interpretación de la reivindicación sin el conocimiento adecuado.