Hispanopedia Wiki
Articulo de referencia

Quanta Computer, Inc. contra LG Electronics, Inc.

Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. , 553 US 617 (2008), es un caso resuelto por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el que la Corte reafirmó la validez de la do...

Hispanopedia WikiContenido en espanolLectura gratuita

Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. , 553 US 617 (2008), es un caso resuelto por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el que la Corte reafirmó la validez de la doctrina del agotamiento de patentes . [ 1 ] La decisión puso en duda el valor precedente continuo de una línea de decisiones en el Circuito Federal que habían buscado limitar las decisiones de la Corte Suprema sobre la doctrina del agotamiento a sus hechos y exigir un llamado análisis de " regla de la razón " de todas las restricciones posteriores a la venta que no sean los acuerdos de vinculación y las fijaciones de precios. [ 2 ] Al reafirmar la doctrina del agotamiento de patentes, la Corte sostuvo que se activa, entre otras cosas, por una venta autorizada de un componente cuando el único uso razonable y previsto del componente es activar la patente y el componente incorpora sustancialmente la invención patentada al incorporar sus características esenciales. La Corte también revocó, de paso, que la doctrina del agotamiento se limitaba a las reivindicaciones de producto y no se aplicaba a las reivindicaciones de método.

Antecedentes fácticos

LG Electronics (LGE) poseía varias patentes sobre métodos y sistemas para el procesamiento de información. Celebró dos contratos con Intel . En el Acuerdo de Licencia, LGE autorizó a Intel a fabricar y vender productos de microprocesadores utilizando las invenciones patentadas. Además, el Acuerdo de Licencia establecía expresamente que no se otorgaba ninguna licencia a terceros para combinar los productos licenciados con otros productos (por ejemplo, para combinar productos de microprocesadores de Intel con otras partes de una computadora). Sin embargo, el Acuerdo de Licencia también estipulaba: "No obstante cualquier disposición en contrario contenida en este Acuerdo, las partes acuerdan que nada de lo aquí estipulado limitará ni alterará en modo alguno el efecto del agotamiento de la patente que de otro modo se aplicaría cuando una de las partes venda cualquiera de sus Productos Licenciados".

En el Acuerdo Marco, LGE exigió a Intel que notificara a sus clientes que la licencia de patente no se extendía a ningún producto fabricado mediante la combinación de un microprocesador Intel licenciado con cualquier otro producto (por ejemplo, un ordenador). El Acuerdo Marco también estipulaba que su incumplimiento no afectaría al Contrato de Licencia ni constituiría motivo para su rescisión. Aparentemente, LGE estaba dispuesta a permitir que los clientes de Intel combinaran los microprocesadores con productos no licenciados por LGE, pero solo previo pago de una regalía adicional a LGE por dicho derecho. Este punto no se aborda en la opinión del Tribunal, que solo expone los hechos de forma muy limitada debido a que el expediente estaba sellado para proteger los secretos comerciales .

Quanta Computer adquirió licencias de microprocesadores Intel y procedió a fabricar computadoras que los contenían. Al hacerlo, Quanta siguió las especificaciones de Intel, lo que a su vez condujo a la aplicación de los métodos patentados y a la fabricación de los sistemas patentados que LGE había licenciado a Intel, ya que así era como Intel había diseñado sus microprocesadores. (El tribunal de primera instancia determinó que los microprocesadores Intel no tenían ningún uso razonable que no infringiera la patente). Posteriormente, LGE demandó a Quanta por infracción de patente .

Quanta prevaleció en el tribunal de distrito bajo la doctrina del agotamiento, [ 3 ] pero en apelación el Circuito Federal sostuvo que la doctrina del agotamiento no era aplicable debido a la declaración en el Acuerdo Marco de que los productos combinados no estaban licenciados, dado el fallo del Circuito Federal de 1992 en Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc. [ 4 ] que un vendedor de bienes patentados podía, mediante notificación, imponer una restricción posterior a la venta sobre el uso de los bienes por parte de su cliente. Además, el Circuito Federal sostuvo que la doctrina del agotamiento no era aplicable, en ningún caso, a las patentes de métodos. [ 5 ]

Antecedentes de Mallinckrodt

En Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc. , [ 4 ] el Circuito Federal sostuvo que los titulares de patentes podían condicionar la venta de productos patentados con una cláusula restrictiva y, por lo tanto, restringir la disposición de los productos por parte de los compradores, con la excepción de las violaciones de la ley antimonopolio , como la fijación de precios y las restricciones de vinculación , [ 6 ] o violaciones de "alguna otra ley o política". [ 7 ] Más específicamente, el tribunal de Mallinckrodt dijo: "A menos que la condición viole alguna otra ley o política (en el ámbito de las patentes, en particular el uso indebido de la ley antimonopolio)", los titulares de patentes, los licenciatarios y los compradores posteriores "conservan la libertad de contratar en relación con las condiciones de venta". [ 7 ]

El Circuito Federal continuó diciendo que "[e]l criterio apropiado" para determinar si "una restricción o condición...  impuesta  a la venta de un artículo patentado" es válida "es si la restricción [del titular de la patente o del licenciante] está razonablemente dentro de la concesión de la patente, o si el titular de la patente se ha aventurado más allá de la concesión de la patente y ha incurrido en un comportamiento con un efecto anticompetitivo no justificable bajo la regla de la razón". [ 8 ] Según el tribunal, las pruebas para las restricciones y el abuso eran similares, fuera del área de la vinculación y la fijación de precios: "Para sustentar una defensa de abuso que involucre un acuerdo de licencia que no haya sido considerado per se anticompetitivo por la Corte Suprema, una determinación fáctica debe revelar que el efecto general de la licencia tiende a restringir la competencia ilegalmente en un mercado relevante definido adecuadamente ". [ 9 ]

Esta prueba del Circuito Federal es contraria a muchas decisiones tanto de la Corte Suprema como de otros tribunales de apelación. Por ejemplo, en Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research, Inc. , [ 10 ] la Corte Suprema abordó la legalidad de las licencias bajo las cuales se pagaban regalías sobre las ventas totales de todos los productos, independientemente de si las patentes del licenciante cubrían todos los productos. La Corte sostuvo que dicha licencia era permisible cuando el licenciante y el licenciatario la adoptaban por conveniencia mutua para simplificar la administración de la licencia, [ 11 ] pero era inadmisible que el licenciante insistiera en ella a pesar de la oposición del licenciatario. [ 12 ] Tal conducta era un abuso, sostuvo la Corte, pero no una violación antimonopolio a menos que también se demostraran los demás elementos de una violación antimonopolio, como el poder de mercado. [ 13 ]

Anteriormente, en Brulotte v. Thys Co. , [ 14 ] la Corte Suprema sostuvo que era un abuso de patente si, sin más, un titular de patente cobraba regalías que se extendían más allá del plazo legal de la patente. En National Lockwasher Co. v. George K. Garrett Co. , la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito de los Estados Unidos sostuvo que un titular de patente abusó de su patente al exigir a los licenciatarios que se comprometieran a no comercializar la tecnología de los competidores del titular de la patente. [ 15 ] Así, en estos casos, entre muchos otros, la Corte Suprema y otros tribunales federales habían encontrado abuso en casos que no involucraban fijación de precios o acuerdos vinculados, y no habían requerido ninguna regla de razonabilidad o análisis de mercado relevante.

Otras decisiones del Circuito Federal [ 16 ] siguieron el enfoque de Mallinckrodt , que como mínimo divergía de las decisiones de la Corte Suprema. [ 17 ] En consecuencia, cuando se concedió el certiorari en Quanta , se supuso ampliamente que la Corte Suprema revocaría Mallinckrodt , lo que muchos (incluido el Procurador General de los Estados Unidos , Jeffrey Wall , [ 18 ] consideraron inconsistente con el precedente de la Corte Suprema. [ 19 ]

Opinión del Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo revocó la decisión por unanimidad, en una opinión redactada por el juez Clarence Thomas .

Reivindicaciones del método

En primer lugar, el Tribunal afirmó que la distinción entre reivindicaciones de método y de producto es insostenible. En United States v. Univis Lens Co. , [ 20 ] la decisión más reciente del Tribunal sobre el agotamiento de patentes, algunas de las patentes consideradas agotadas eran patentes de método. Anteriormente, en Ethyl Gasoline Corp. v. United States , [ 21 ] algunas patentes cubrían un método para la combustión de gasolina en un motor de automóvil, y se consideró aplicable la doctrina del agotamiento. Además, dado que es fácil redactar reivindicaciones de patente para la misma invención, ya sea en formato de método o de aparato, la doctrina del agotamiento podría eludirse fácilmente si la confianza en las reivindicaciones de método fuera suficiente para evitar el agotamiento: «Al incluir una reivindicación de método para el método patentado de la máquina para realizar su tarea, un redactor de patentes podría proteger prácticamente cualquier elemento patentado del agotamiento». [ 22 ]

El Tribunal analizó entonces hasta qué punto, si lo hubo, el agotamiento de los derechos de patente sobre los productos de microprocesadores agotó los derechos de patente relacionados con los productos combinados sobre los que LGE tenía patentes. En el caso Univis, la venta que agotó los derechos de patente fue la venta de una lente semielaborada no patentada, cuyo procesamiento posterior la convirtió en una lente terminada patentada. Los productos de microprocesadores de Intel eran artículos comerciales terminados, pero en este caso el tribunal de primera instancia determinó que los productos de microprocesadores no tenían ningún uso que no infringiera la patente, al igual que en el caso Univis , las lentes semielaboradas no tenían otro uso que el de transformarse en lentes terminadas patentadas. Por lo tanto, el Tribunal consideró que el caso Univis era determinante. En palabras del Tribunal Quanta , en Univis "el agotamiento se produjo con la venta de las lentes porque su único uso razonable y previsto era la explotación de la patente y porque 'incorporaban características esenciales de la invención patentada'".

LGE no impugnó la afirmación de que el uso previsto y razonable de los microprocesadores era incorporarlos a ordenadores, pero alegó la existencia de algunos usos que no infringían la patente: podían venderse en el extranjero, como piezas de repuesto o desactivando las características que los hacían patentados. El Tribunal desestimó estos argumentos. En cuanto a la desactivación, el Tribunal sostuvo que los aspectos del dispositivo desactivados ("características"), y no el dispositivo restante, debían tener un uso que no infringiera la patente, de modo que su desactivación los dejaría sin "uso real". En cuanto al uso en el extranjero o como sustituto, el criterio jurídico aplicable era si el producto realizaba el método patentado o incorporaba el producto patentado, no si el uso generaba responsabilidad por infracción.

Otra razón por la que las ventas de los microprocesadores agotaron los derechos de patente de LGE fue que "todo lo inventivo de cada patente está incorporado en" los productos Intel licenciados, los cuales "incorporan las características esenciales de las patentes [licenciadas] porque llevan a cabo todos los procesos inventivos cuando se combinan, según su diseño, con componentes estándar". Cualquier punto de novedad —es decir, cualquier aspecto en el que la invención reivindicada se aparta del estado de la técnica— se encuentra en los microprocesadores licenciados, y no en el producto combinado del que forman parte.

Este último aspecto de la opinión de Quanta es similar a la doctrina del caso Lincoln Engineering , una doctrina que el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal había considerado previamente como no vinculante. [ 23 ] Según la doctrina Lincoln Engineering de la Corte Suprema , la combinación de un dispositivo de nueva invención con un dispositivo convencional conocido, con el que el nuevo dispositivo coopera de la manera convencional y predecible en que los dispositivos de ese tipo han cooperado previamente, no es patentable por ser una "combinación agotada" o "combinación antigua". Por lo tanto, cuando la Corte de Quanta afirmó que "todo lo inventivo de cada patente está incorporado en" los productos Intel licenciados, que "incorporan las características esenciales de las patentes [licenciadas]", la Corte estaba afirmando, en efecto, que la combinación de un nuevo microprocesador Intel de manera convencional con una computadora personal antigua es una combinación agotada. En consecuencia, no se le daría importancia al hecho de que se hubieran emitido patentes separadas a LGE para el dispositivo inventivo y para la combinación antigua que lo incluía.

Licenciar un campo limitado

El argumento de LGE sobre la falta de agotamiento buscaba invocar la doctrina de General Talking Pictures Corp. v. Western Electric Co. [ 24 ] En ese caso, el titular de la patente no había otorgado ninguna licencia para amplificadores "comerciales". Por lo tanto, cuando un fabricante con licencia solo en el campo de uso "no comercial" vendió un amplificador a un presunto infractor, quien a sabiendas lo revendió en el mercado comercial, el fabricante "no podía transmitirle [al presunto infractor] lo que ambos sabían que no estaba autorizado a vender". Por paridad de razonamiento, LGE dijo que solo había otorgado licencia a Intel en el campo de fabricación de productos de microprocesadores para su combinación con productos específicos y no con otros productos. Pero el Tribunal dijo que LGE no había redactado su licencia a Intel de esa manera:

LGE pasa por alto aspectos importantes de la estructura de la transacción. Nada en el Acuerdo de Licencia restringe el derecho de Intel a vender sus microprocesadores a compradores que pretendan combinarlos con piezas que no sean de Intel. Permite ampliamente a Intel fabricar, usar o vender productos libres de las reivindicaciones de patente. Ciertamente, LGE exigió a Intel que notificara a sus clientes, incluyendo a Quanta, que LGE no les había otorgado licencias para explotar sus patentes. Sin embargo, ninguna de las partes alega que Intel haya incumplido el acuerdo en ese sentido. LGE señala que el Acuerdo de Licencia excluía específicamente cualquier licencia a terceros para explotar las patentes mediante la combinación de productos licenciados con otros componentes. Pero la cuestión de si terceros recibieron licencias implícitas es irrelevante, ya que Quanta afirma su derecho a explotar las patentes no en base a una licencia implícita, sino al agotamiento de la misma. Y el agotamiento depende únicamente de la propia licencia de Intel para vender productos que explotan las patentes.

El Tribunal parece indicar que LGE simplemente otorgó a Intel una licencia para fabricar, usar y vender productos de microprocesadores. LGE declaró expresamente que no se concedió ninguna licencia a terceros para combinar los productos licenciados con otros productos, y obligó a Intel a informar a sus clientes sobre la ausencia de dicha licencia. Sin embargo, LGE no le comunicó a Intel que la licencia solo le permitía fabricar, usar y vender productos de microprocesadores combinados con otros productos licenciados por LGE (los denominados productos Intel). No existía ninguna limitación explícita en el ámbito de uso de los derechos de fabricación, uso y venta de Intel; no había ninguna cláusula especial. LGE estuvo cerca de lograrlo: declaró que no otorgaba licencias a terceros para combinar los productos licenciados con otros productos y exigió a Intel que lo notificara a sus clientes. No obstante, LGE no fue directa y no negó expresamente a Intel ninguna licencia para fabricar productos de microprocesadores que se combinaran con otros productos. Además, por alguna razón inexplicable, las partes, con consecuencias fatales, hicieron hincapié en que aún existía la doctrina del agotamiento de la patente: "No obstante cualquier disposición en contrario contenida en este Acuerdo, las partes acuerdan que nada de lo aquí estipulado limitará ni alterará de ninguna manera el efecto del agotamiento de la patente que de otro modo se aplicaría cuando una de las partes venda cualquiera de sus Productos Licenciados".

Que esto fue un error crítico (para LGE) queda confirmado por las declaraciones finales del Tribunal en su dictamen:

El acuerdo de licencia autorizaba a Intel a vender productos que incorporaran las patentes. Ninguna condición limitaba la autoridad de Intel para vender productos que incorporaran sustancialmente las patentes. ... La venta autorizada de Intel a Quanta, por lo tanto, dejó sus productos fuera del alcance del monopolio de patentes y, como resultado, LGE ya no puede hacer valer sus derechos de patente contra Quanta.

Por lo tanto, la doctrina del agotamiento de los derechos legales regía lo que Quanta podía hacer legalmente con lo que había comprado a Intel. El hecho de no haber otorgado a terceros una licencia para combinar el microprocesador de Intel con otros productos carecía de relevancia legal, ya que dicha doctrina eliminaba la necesidad de tal licencia. Al haber adquirido los productos de un vendedor autorizado, Quanta no necesitaba ninguna licencia.

No hay problema contractual

El Tribunal añadió una nota final señalando que el caso no planteaba, ni el Tribunal se pronunciaba sobre, si LGE podía haber hecho cumplir una restricción contractual. En la nota al pie número 7, el Tribunal comentó:

Cabe señalar que la autorización otorgada a Quanta no limita necesariamente los demás derechos contractuales de LGE. La demanda de LGE no incluye una reclamación por incumplimiento de contrato, y no nos pronunciamos sobre si procede una indemnización por daños y perjuicios contractuales, aun cuando el agotamiento de los derechos contractuales excluya la indemnización por daños y perjuicios derivados de patentes.

Del mismo modo, el Tribunal no se pronunció sobre la ejecución forzosa del contrato ni sobre si los derechos contractuales, de existir, podrían hacerse valer contra Quanta.

Impacto y cuestiones que el tribunal no consideró

El impacto de Quanta es problemático, en gran medida porque la decisión evitó abordar muchos temas, presumiblemente con el fin de mantener el consenso. (La decisión fue unánime). Un académico comentó:

Es una decisión muy decepcionante del Tribunal. Decidió muy poco, y se trataba de un caso tan importante. Uno se queda con la duda. [ 25 ]

El hecho de que el Tribunal no aprobara ni rechazara el precedente en el que se basó el Circuito Federal en su decisión en Quanta , Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc. , que había limitado la aplicabilidad de la doctrina del agotamiento cuando una venta se realizaba "condicionalmente", contribuyó aún más a la incertidumbre empresarial sobre las restricciones de licencia permitidas. Pero, como observó un comentarista:

En el caso Quanta , se esperaba que la Corte Suprema dictaminara si el precedente de Mallinckrodt era válido. Sin embargo, la Corte eludió la cuestión interpretando de forma restrictiva el acuerdo de licencia, de modo que no se trataba de una licencia condicional. ... Debido a que la Corte Suprema eludió la cuestión, sigue sin estar claro hasta qué punto un titular de patente puede utilizar una licencia condicional para imponer restricciones a los compradores posteriores. [ 26 ]

El Tribunal sostuvo que "[l]a doctrina de larga data del agotamiento de patentes establece que la venta autorizada inicial de un artículo patentado extingue todos los derechos de patente sobre ese artículo". Pero ¿qué constituye "autorización"? El Tribunal no abordó la cuestión de la autorización "constructiva", es decir, la autorización como cuestión de derecho en ciertas circunstancias, independientemente de que al titular de la patente o al licenciante le guste o intente evitarla. [ 27 ] En consecuencia, no está claro hasta qué punto Quanta revoca Mallinckrodt . Ese parece ser el mensaje implícito en Quanta , pero el Circuito Federal puede adoptar una postura impenitente, desafiando las opiniones del Procurador General como amicus curiae .

Otras formas transaccionales

El Tribunal dejó sin resolver cuestiones importantes en Quanta . [ 28 ] Una de ellas es que el Tribunal no se pronunció sobre las otras formas posibles que podría haber empleado esta transacción, como una venta por parte de un licenciatario de fabricación con una limitación en su concesión, o (alternativamente) una venta por parte del titular de la patente o su licenciatario con restricciones explícitas impuestas a la libertad del comprador para disponer del producto. El Tribunal no explicó si estos otros formatos serían legalmente efectivos ni en qué circunstancias. [ 29 ]

El primero de estos formatos posibles sigue el patrón del caso General Talking Pictures . El segundo formato sigue el patrón del caso Mallinckrodt . Según el primero, un titular de patente puede limitar el alcance de la licencia de un fabricante-licenciatario a un campo definido —como microprocesadores no incorporados en computadoras— y entonces el uso de esos microprocesadores como componentes de computadora es una infracción de patente. Este es el formato que LGE creía estar utilizando. [ 30 ] Según la doctrina Mallinckrodt , la venta de un producto patentado sujeto a una restricción —como este microprocesador no puede venderse para su uso como componente de computadora— es una venta "condicional", en lugar de "incondicional". Si se viola la condición, la conducta es una infracción de patente. [ 31 ] La doctrina del agotamiento no se aplica según la regla establecida en Mallinckrodt . Sin embargo, como aparentemente sostiene Quanta , cuando una restricción no está clara y explícitamente establecida, se aplica la doctrina del agotamiento.

Resolviendo la "anomalía"

En un escrito presentado ante la Corte Suprema (a petición de esta) cuando la petición de auto de certiorari estaba pendiente, el Procurador General observó que existía una curiosa "anomalía" entre la doctrina del agotamiento de los recursos y la doctrina de las películas sonoras generales :

[E]siente anomalía permitir que un titular de patente logre indirectamente –a través de una condición exigible al licenciatario– una limitación en el uso o reventa que [debido a la doctrina del agotamiento] el titular de la patente no podría imponer por sí mismo a un comprador directo, [sin embargo] la distinción es un resultado necesario y explicable de la decisión del Tribunal en General Talking Pictures .

Por razones que hasta ahora no se han explicado en ningún documento disponible públicamente, el Gobierno eliminó este pasaje de su escrito posterior sobre el fondo del asunto. [ 32 ] Como sugería el escrito del Gobierno, por un lado, la doctrina del agotamiento prohíbe las restricciones posteriores a la venta sobre la venta de bienes por parte del titular de la patente (o su licenciatario), mientras que, por otro lado, General Talking Pictures permite al titular de la patente imponer limitaciones posteriores a la venta sobre la venta de bienes por parte de su licenciatario de fabricación si la licencia de fabricación utiliza la redacción correcta. [ 33 ] Nada en la opinión de Quanta aborda esto, y mucho menos intenta resolverlo o sintetizar las doctrinas en conflicto. [ 34 ]

Contrato frente a la doctrina del agotamiento

La nota 7 del Tribunal se abstuvo expresamente de afirmar cualquiera de las siguientes cuestiones: si el lenguaje contractual podría superar o impedir la activación de la doctrina del agotamiento; de ser así, qué lenguaje lograría eso; y si el contexto sería relevante.

En la medida en que la doctrina del agotamiento se fundamenta en consideraciones de orden público, y en la medida en que se deben considerar los intereses del público y de terceros (como Quanta en el caso Quanta ), además de los de las partes contratantes, es más probable que los tribunales impongan límites a la posibilidad de que las partes, mediante contrato, excluyan dicha doctrina de los bienes objeto del mismo. Por otro lado, si la doctrina del agotamiento se limita a garantizar que los compradores finales reciban una notificación justa de que su uso de dichos bienes estará restringido, es más probable que los tribunales respalden dichas restricciones, a menos que entren en conflicto con otras políticas, como las de competencia o derecho antimonopolio.

El Tribunal se negó explícitamente a considerar este asunto en Quanta . [ 35 ] Sin embargo, el tribunal de Quanta dejó claro que reconocía la diferencia fundamental en la ley entre una venta de bienes patentados por un titular de patente y una licencia de un titular de patente a otro para fabricar los bienes patentados, que la Corte Suprema había explicado en Estados Unidos v. General Electric Co. [ 36 ] Al mismo tiempo, el Tribunal dejó claro que LGE no había otorgado la licencia a Intel en un lenguaje que cumpliera con la doctrina de General Talking Pictures , lo que podría haber cambiado el resultado.

La Cámara de los Lores analizó si un contrato podía invalidar la doctrina similar contra la menoscabo del título, establecida en el caso British Leyland Motor Corp. v. Armstrong Patents Co. Esta doctrina sostiene que un vendedor no puede emprender acciones, como hacer valer un derecho de propiedad intelectual , que disminuyan el valor de lo vendido al comprador. La Cámara de los Lores dictaminó que un contrato no podía utilizarse para menoscabar los derechos de los compradores finales, al menos los de los compradores de productos de consumo como los automóviles.

Decisiones posteriores

Control estático

En Static Control Components, Inc. v. Lexmark Int'l, Inc. , el tribunal de distrito reconsideró su decisión en este caso y otorgó un fallo como cuestión de derecho (JMOL) a favor del presunto infractor. [ 37 ] El tribunal dijo que la decisión Quanta de la Corte Suprema había "cambiado el panorama de la doctrina del agotamiento de patentes en general, y específicamente" requería una revocación del fallo, de modo que SCCI no era responsable ante Lexmark por infracción de patente.

Lexmark intentó restringir la recarga de sus cartuchos de tóner basándose en la doctrina Mallinckrodt . Sin embargo, no celebró ningún contrato bilateral convencional para la venta de los cartuchos al público bajo la modalidad de "venta condicional". [ 38 ] En cambio, Lexmark recurrió a las "licencias de envoltura" y a los avisos restrictivos que acompañaban a los productos. El tribunal consideró que estos recursos eran ineficaces para impedir la aplicación de la doctrina del agotamiento, a pesar de que Mallinckrodt aprobaba su uso.

El tribunal reconoció que, "[como señala Lexmark, la Corte Suprema no anuló expresamente el fallo Mallinckrodt en su opinión sobre Quanta] ". No obstante, el tribunal concluyó:

Tras revisar Quanta , Mallinckrodt y los argumentos de las partes, este Tribunal está convencido de que Quanta anuló Mallinckrodt de forma tácita . La amplia interpretación que hace la Corte Suprema de la ley sobre el agotamiento de patentes resulta incompatible con la postura de que la decisión de Quanta se limita a sus hechos específicos. Además, el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal se basó parcialmente en Mallinckrodt para dictar su sentencia en LG Electronics, Inc. v. Bizcom Electronics, Inc. , 453 F.3d 1364, 1369 (Fed. Cir. 2006), decisión que la Corte Suprema revocó en Quanta . Cabe destacar también que la sentencia de Quanta no mencionó ningún caso del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal.

Sin embargo, el tribunal no consideró que Quanta hubiera impedido la aplicación de las restricciones de embalaje retráctil conforme a la legislación contractual estatal. No obstante, los aspectos contractuales del caso quedaron sin efecto, ya que Lexmark desistió voluntariamente de sus alegaciones de interferencia ilícita de Static Control en el contrato.

Productos de impresión

En abril de 2015, el Tribunal Federal de Apelaciones solicitó de oficio la presentación de informes y la participación de un amicus curiae en una consideración en pleno sobre si debía revocarse el fallo Mallinckrodt a la luz de la reciente decisión de la Corte Suprema en el caso Quanta . El tribunal ordenó:

A la luz de Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. , 553 US 617 (2008), ¿debería este tribunal revocar Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc. , 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992), en la medida en que dictaminó que una venta de un artículo patentado, cuando la venta se realiza bajo una restricción que de otro modo es legal y dentro del alcance de la concesión de la patente, no da lugar al agotamiento de la patente? [ 39 ]

Véase también

Referencias

  1. ↑ Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. , 553 U.S. 617 (2008) . Este artículo incorpora material de dominio público de este documento del gobierno de los Estados Unidos .Dominio público 
  2. ↑ Véase la sección siguiente titulada Antecedentes de Mallinckrodt .
  3. ↑ LG Elecs., Inc. v. Asustek Computer, Inc. , 248 F. Supp. 2d 912 ( ND Cal. 2003).
  4. 1 2 Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc. , 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992).
  5. ↑ LG Elecs., Inc. v. Bizcom Elecs., Inc. , 453 F.3d 1364 (Fed. Cir. 2006).
  6. ↑ Richard H. Stern , Quanta Computer Inc v LGE Electronics Inc—Comentarios sobre la reafirmación de la doctrina del agotamiento en los Estados Unidos Archivado el 27-03-2009 en Wayback Machine , [2008] Eur. Intell. Prop. Rev. 527.
  7. 1 2 Mallinckrodt , 976 F.2d en 708.
  8. ↑ Mallinckrodt , 976 F.2d en 708–09.
  9. ↑ Mallinckrodt , 976 F.2d en 706 (citando a Windsurfing Int'l, Inc. v. AMF, Inc. , 782 F.2d 995 , 1001–02 (Fed. Cir. 1986)).
  10. ↑ Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research, Inc. , 395 U.S. 100 (1969) .
  11. ↑ Zenith , 395 US en 136 ("Si la conveniencia de las partes, en lugar del poder de la patente, determina la cláusula de regalías sobre las ventas totales, no hay mal uso de las patentes ni condiciones prohibidas asociadas a la licencia.").
  12. ↑ Zenith , 395 US en 139 ("Pero no interpretamos Automatic Radio como una autorización para que el titular de la patente utilice el poder de la misma para exigir regalías sobre el total de las ventas y para desestimar las protestas del licenciatario de que algunos de sus productos no son adecuados para la patente o que, para ciertas líneas de su mercancía, no tiene necesidad ni deseo de adquirir los privilegios de la misma. En tal caso, no solo se cobrarían regalías sobre mercancía no patentada, sino que la obligación de pagar por la falta de uso tendría claramente su origen en el poder de la patente. También creemos que el abuso de patentes reside en la insistencia del titular en una regalía porcentual sobre las ventas, independientemente del uso, y en su rechazo a las propuestas del licenciatario de pagar solo por el uso real.").
  13. ↑ Zenith , 395 US en 140 ("si hubo tal mal uso de la patente, no se sigue necesariamente que el mal uso incorpore los elementos de una violación de la Sección 1 o la Sección 2 de la Ley Sherman, o que Zenith fue amenazada por una violación de tal manera que le da derecho a una orden judicial bajo la Sección 16 de la Ley Clayton.").
  14. ↑ Brulotte contra Thys Co. , 379 U.S. 29 (1964) .
  15. ↑ National Lockwasher Co. v. George K. Garrett Co. , 137 F.2d 255 , 256-57 (3d Cir. 1943) (el titular de la patente hizo un uso indebido de la misma porque estaba "intentando, por medios distintos a la libre competencia, extender los límites de su monopolio legal para fabricar, usar y vender el dispositivo patentado hasta el punto en que dicho dispositivo sería el único disponible para un usuario de dicho artículo. Este monopolio obviamente no está cubierto por la patente."); véase también McCullough v. Kammerer Corp. , 166 F.2d 759 ( 9th Cir. 1948).
  16. ↑ Véase, por ejemplo, US Philips Corp. v. International Trade Comm'n , 424 F.3d 1179 , 1185 (Fed. Cir. 2005) ("Si el acuerdo de licencia en cuestión no es una de esas prácticas específicas que se han considerado como abuso per se, se analizará bajo la regla de la razón. Hemos sostenido que, bajo la regla de la razón, una práctica es inadmisible solo si su efecto es restringir la competencia en un mercado relevante.") (citas omitidas); Monsanto Co. v. McFarling , 363 F.3d 1336 , 1341 (Fed. Cir. 2004).
  17. ↑ Un comentarista en el momento de la decisión Mallinckrodt se refirió a ella como la inauguración de la desaparición de la doctrina del agotamiento en los Estados Unidos, Richard H. Stern, The Unobserved Demise of the Exhaustion Doctrine in US Patent Law: Mallinckrodt v. Medipart Archived November 27, 2014, at the Wayback Machine , 15 Eur. Intell. Prop. Rev. 460 (1993).
  18. ↑ El Procurador General de los Estados Unidos presentó un escrito de amicus curiae sobre el fondo del asunto, declarando: "La prueba adoptada por el Circuito Federal en Mallinckrodt refleja, por lo tanto, una incomprensión fundamental del papel y el alcance de la doctrina del agotamiento de patentes. ... El enfoque del tribunal de apelaciones no puede conciliarse con esos precedentes [de la Corte Suprema]". Escrito de los Estados Unidos como amicus curiae en Quanta , pág. 23; véase también ibíd ., pág. 6 ("En los últimos años, la doctrina de la primera venta ha evolucionado en el Circuito Federal de una manera que está en desacuerdo con los precedentes de esta Corte."); ibíd ., pág. 22 ("El Circuito Federal malinterpreta Univis al considerar que solo establece que las restricciones que se han considerado restricciones ilegales al comercio en el contexto de las patentes, como los acuerdos de "fijación de precios o vinculación", no pueden hacerse cumplir en una demanda por infracción de patentes."); ibíd . en 30 ("El fallo de abajo se basa en la misma comprensión errónea del agotamiento de patentes que impregna el enfoque del Circuito Federal en esta área del derecho.").
  19. ↑ Así, el blog de propiedad intelectual biotecnológica de Holman afirmó: "Muchos consideraron el caso Quanta como una importante oportunidad para que la Corte Suprema abordara la viabilidad de Mallinckrodt (976 F.2d 700), una decisión del Tribunal Federal de Apelaciones de 1992 que sostenía que la doctrina del agotamiento de la patente se aplica únicamente a las ventas incondicionales, y que, por lo tanto, el titular de una patente puede imponer restricciones posteriores a la venta a los compradores de un producto patentado, notificándoles al respecto, y hacer cumplir dichas restricciones conforme a las leyes de patentes. Muchos, incluido el Procurador General, argumentan que Mallinckrodt debería ser revocado y que la decisión entra en conflicto con la jurisprudencia de la Corte Suprema, en particular con la decisión Univis de 1942, que interpretan como una doctrina que impone el agotamiento de la patente, lo que impide la aplicación de tales restricciones mediante una acción de ejecución de patentes".Un comentario de O'Melveny & Myers, archivado el 24 de octubre de 2008 en Wayback Machine , aconsejaba a los clientes del bufete: «Tal como lo ha expuesto el Procurador General, el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal ha adoptado una vez más una norma formalista que no favorece los intereses del derecho de patentes, tal como lo establece la jurisprudencia del Tribunal Supremo. De hecho, parece haber pocas dudas de que la opinión del Procurador General prevalecerá en el fondo del asunto y que el Tribunal Supremo volverá a revocar la decisión del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal».    
  20. ↑ Estados Unidos contra Univis Lens Co. , 316 U.S. 241 (1942) .
  21. ↑ Ethyl Gasoline Corp. v. Estados Unidos , 309 U.S. 436 (1940) .
  22. ↑ 128 S. Ct. en 2118.
  23. ↑ Véase Radio Steel & Mfg. Co. v. MTD Products, Inc. , 731 F.2d 840 , 845 (Fed. Cir. 1984).
  24. ↑ General Talking Pictures Corp. v. Western Electric Co. , 304 U.S. 175, 182 (1938) (confirmando la legitimidad de las limitaciones de campo de uso en el alcance de las licencias de patentes para fabricar y vender amplificadores solo en el campo "no comercial"), confirmada en reconsideración, 305 U.S. 124 (1938) .
  25. ↑ El profesor Josh Sarnoff, de la Facultad de Derecho de la American University, citado en Inside Counsel , septiembre de 2008. Inside Counsel añade: "Las empresas y sus abogados se ven obligados a analizar minuciosamente el fallo judicial en busca de pistas sobre lo que podría suceder a continuación".
  26. ↑ Inside Counsel , septiembre de 2008.
  27. ↑ En derecho contractual, ciertas promesas vinculantes se consideran implícitas por ley, independientemente del deseo del promitente de no estar obligado. Así, un marido se compromete "implícitamente" a pagar las necesidades de su esposa o, a menudo, la atención médica que se le presta. El derecho consuetudinario contemplaba la ficción jurídica indebitatus assumpsit , según la cual una persona que adeudaba una deuda se comprometía a pagarla, de modo que podía ser demandada en virtud de esa promesa imaginaria. Véase Lionel D Smith, et al., The Law of Restitution in Canada: Cases, Notes, and Materials , pp. 72-75 (Emond Montgomery Publications 2004) (disponible en Google Books). Parte del lenguaje de la sentencia Univis apunta en esta dirección. Como se analiza más adelante, en al menos un caso, la Cámara de los Lores, en efecto, impuso una licencia obligatoria de derechos de autor a los fabricantes de automóviles en lo que respecta a las piezas de repuesto, cuyo efecto fue el mismo que el de la autorización implícita según la doctrina del agotamiento.
  28. ↑ Véase Richard H. Stern , Quanta Computer Inc v LGE Electronics Inc—Comentarios sobre la reafirmación de la doctrina del agotamiento en los Estados Unidos, archivado el 27 de marzo de 2009 en Wayback Machine , [2008] EUR. INTELL. PROP. REV. 527, 531-34. (Citado en adelante como Quanta--EIPR ).
  29. ↑ "La enorme omisión en Quanta es que el Tribunal no dice nada sobre las otras formas posibles de esta transacción..." Quanta—EIPR en 531.
  30. ↑ Del mismo modo, LGE creía que su contrato con Intel había provocado que esta última utilizara elformato Mallinckrodt . La opinión del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal deja claro que el tribunal aceptó el argumento de LGE de que había utilizado y provocado el uso de estos dos formatos. Véase Quanta-EIPR, págs. 531-32; LG Electronics, Inc. v. Bizcom Electronics, Inc. , 453 F.3d, págs. 1369-70. El tribunal de apelaciones declaró: «La doctrina del agotamiento de los recursos... no se aplica a una venta o licencia expresamente condicional, por lo que los derechos de LGE para alegar la infracción de sus reivindicaciones de sistema no se agotaron». (Cita y comillas internas omitidas).
  31. ↑ Véase Mark L. Patterson, Restableciendo la doctrina del agotamiento de patentes .
  32. ↑ Compárese el escrito del Procurador General en apoyo del recurso de certiorari en Quanta en las páginas 13-14 con el escrito del Procurador General sobre el fondo en Quanta en las páginas 17-18.
  33. ↑ En el caso Quanta , LGE no los utilizó en su licencia a Intel, según la Corte Suprema, aunque el Circuito Federal (quizás razonablemente, ver Quanta--EIPR en 531; LG Electronics, Inc. v. Bizcom Electronics, Inc. , 453 F.3d en 1369-70) había pensado que LGE sí lo hizo.
  34. ↑ "Al señalar lo que LGE había omitido incluir en su Contrato de Licencia, el Tribunal no se pronunció sobre lo que habría sucedido si LGE hubiera redactado su licencia de manera diferente." Quanta-EIPR, pág. 532.
  35. ↑ Para un análisis breve de estas cuestiones, véase Quanta--EIPR en las páginas 532-35.
  36. ↑ Estados Unidos contra General Electric Co. , 272 U.S. 476 (1926) .
  37. ↑ Static Control Components, Inc. v. Lexmark Int'l, Inc. , 615 F. Supp. 2d 575 ( ED Ky. 2009).
  38. ↑ El tribunal de distrito dictaminó: «La venta de cartuchos Lexmark Prebate era incondicional. Cualquiera podía entrar en una tienda que vendiera cartuchos Lexmark Prebate y comprar uno. Cualquiera podía comprar cartuchos Lexmark Prebate directamente a Lexmark a través de su sitio web. Ningún comprador potencial estaba obligado a aceptar los términos del Prebate antes de comprar un cartucho. Por lo tanto, la venta de los cartuchos de tóner Lexmark Prebate estaba autorizada y era incondicional, al igual que la venta de los productos patentados de LGE en Quanta. En consecuencia, la venta de los cartuchos Lexmark agotó los derechos de patente de Lexmark sobre ellos, privándola de la capacidad de controlar el uso posterior a la venta de los cartuchos mediante la legislación de patentes».
  39. ↑ Lexmark Int'l, Inc. v. Impression Prods., Inc. , Orden del 14 de abril de 2015 (Fed. Cir.).
  • El texto de Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. , 553 U.S. 617 (2008) está disponible en: Cornell CourtListener, Google Scholar , Internet Archive (archivos del expediente) y Justia Oyez (audio de los argumentos orales).