Rolex contra la EUIPO

Rolex v EUIPO (2023) T‑726/21 fue una decisión del Tribunal General (Unión Europea) . El caso se refería a una oposición, iniciada por Rolex , contra el registro de otra marca . ^{[ 1 ]}

El 27 de noviembre de 2014, la empresa danesa PWT A/S obtuvo el registro internacional (para la Unión Europea ) de una marca figurativa que representa una corona negra. La marca se registró para los siguientes productos: ropa, calzado y sombreros.

Rolex, que ya tenía una marca comercial de una corona negra (para relojes), presentó una oposición contra el registro por dos motivos: ^{[ 2 ] [ 3 ]}

• Existe una probabilidad de confusión entre los dos signos, lo que significa que el signo en disputa y la marca comercial anterior son idénticos o muy similares, y se utilizan para productos o servicios idénticos o muy similares, de modo que el público pertinente se confundirá sobre el origen económico de los productos o servicios (Artículo 8(1)(b) del Reglamento de la Marca de la Unión Europea, anteriormente Reglamento n.º 207/2009).
• Existe un daño a la reputación de la marca anterior, lo que significa que el signo impugnado es idéntico o muy similar a la marca anterior con reputación (independientemente de la similitud entre los productos o servicios), y que su uso dañaría la reputación de la marca anterior, se aprovecharía indebidamente de ella o sería perjudicial para la misma (Artículo 8(5) del Reglamento de la Marca de la Unión Europea).

El 19 de octubre de 2020, la División de Oposición de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) confirmó la oposición, lo que llevó a PWT A/S a presentar una apelación. ^{[ 4 ]}

El 25 de agosto de 2021, la Sala de Recursos de la EUIPO cambió su postura respecto a PWT A/S y rechazó la oposición de Rolex. ^{[ 5 ]} En primer lugar, la Sala consideró que «relojes» y «ropa, calzado, sombreros» eran diferentes, y por lo tanto, concluyó que no existía riesgo de confusión . En segundo lugar, determinó que no existía reputación establecida de la marca figurativa anterior, sino solo de la marca compuesta (una corona negra junto con la palabra ROLEX). Además, la Sala consideró que los dos signos no eran similares, lo que significa que «el público pertinente no establecería una relación entre esas marcas, por lo que no se estableció ningún riesgo de daño a la reputación de la marca compuesta anterior». ^{[ 1 ] [ 4 ]}

Con este rechazo, Rolex decidió llevar la decisión del Consejo ante el Tribunal General. ^{[ 6 ] [ 3 ]}

En general, el Tribunal General confirmó la decisión de la Sala de Recurso. ^{[ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]}

Con respecto al artículo 8(1)(b) del Reglamento de la Marca de la Unión Europea (RMUE), el Tribunal confirma la decisión de la Junta sobre la disimilitud de los productos en cuestión, lo que significa que no puede existir riesgo de confusión. ^{[ 10 ] [ 6 ] [ 3 ]} Se remite a varios casos para expresar que «las joyas y los relojes, incluso las piedras preciosas, por un lado, y las prendas de vestir, por otro, no pueden considerarse similares». El Tribunal también aclara que el hecho de que los productos en cuestión se vendan en los mismos establecimientos comerciales es irrelevante, y señala que los productos no son «competitivos». ^{[ 4 ]}

Con respecto al artículo 8(5) del Reglamento de la Marca de la Unión Europea (RMUE), el Tribunal determinó que Rolex no aportó ninguna prueba de daño o daños causados ​​a la marca anterior. ^{[ 6 ]} Un daño puede adoptar una de tres formas, a saber: (i) el uso, sin causa justificada, de la marca solicitada perjudica el carácter distintivo de la marca anterior; (ii) perjudica la reputación de la marca anterior; o (iii) se aprovecha indebidamente del carácter distintivo o la reputación de la marca anterior. ^{[ 3 ]} No obstante, la existencia o el posible riesgo de un daño es una de las condiciones acumulativas para la aplicación del artículo 8(5). ^{[ 9 ]}