Ley de marcas canadiense

Una marca registrada solo está protegida en la medida en que una persona la utilice para distinguir un producto o servicio de otro. Las marcas registradas no otorgan derechos exclusivos sobre un símbolo, por ejemplo, sino únicamente sobre dicho símbolo en relación con un uso específico para diferenciar el producto de otros.

Las marcas comerciales ayudan a los clientes potenciales a identificar el origen de los productos y, por lo tanto, tienen un impacto significativo en el comercio, especialmente cuando la identidad del producto se comercializa como una extensión de la identidad personal de los clientes. ^{[ 2 ]}

Si bien cualquier nombre o símbolo puede protegerse mediante la ley de marcas, existen problemas en cuanto a los límites de dicha protección. Por ejemplo, resulta cuestionable garantizar la protección de una marca y su percepción cuando no existe confusión real entre los consumidores. Asimismo, proteger una marca contra toda crítica o alusión, como si se tratara de una persona real, es controvertido, ya que intentar proteger las marcas a toda costa podría perjudicar la libertad de expresión y el libre comercio. ^{[ 3 ]}

La Ley proporciona la siguiente definición para el alcance de las marcas comerciales: ^{[ 4 ]}

"Marca registrada" significa:

(a) una marca que una persona utiliza con el propósito de distinguir o para distinguir los bienes o servicios fabricados, vendidos, arrendados, contratados o realizados por ella de los fabricados, vendidos, arrendados, contratados o realizados por otros,

b) una marca de certificación

c) un aspecto distintivo, o

d) una marca comercial propuesta

Las marcas de certificación se utilizan para clasificar la naturaleza de un bien o servicio (por ejemplo, un logotipo de Comercio Justo Certificado).

Una apariencia distintiva solo puede registrarse si "no es probable que limite de manera irrazonable el desarrollo de ningún arte o industria". ^{[ 5 ]} En Kirkbi AG v. Ritvik Holdings Inc. , la Corte Suprema de Canadá declaró:

43. ... la Ley reconoce claramente que no protege las características utilitarias de una apariencia distintiva. De esta manera, reconoce la existencia y relevancia de una doctrina de larga data en el derecho de marcas. Esta doctrina reconoce que el derecho de marcas no tiene por objeto impedir el uso competitivo de las características utilitarias de los productos, sino que cumple una función de distinción de origen. Esta doctrina de la funcionalidad llega a la esencia de lo que es una marca. ^{[ 6 ]}

Kirkbi aclara que el mero propósito de un producto, por singular que sea, no puede ser objeto de una marca registrada. Estas características utilitarias se enmarcan más propiamente en el ámbito del derecho de patentes. Sin embargo, la apariencia y la sensación distintivas de un producto sí pueden acogerse a la protección de marca registrada. En el caso Ciba-Geigy , ^{[ 7 ]} la Corte Suprema de Canadá dictaminó que se había producido una infracción de marca registrada cuando el tamaño, la forma y el color de los comprimidos de metoprolol (utilizados para tratar la hipertensión) fueron imitados por dos competidores con productos similares.

Canadá, a diferencia de Estados Unidos, ^{[ 8 ]} no cuenta con una disposición que regule la obligación del titular de una marca registrada de notificar su existencia, ^{[ 9 ]} salvo en el caso de que un licenciatario esté autorizado por el titular a usarla. ^{[ 10 ]} Por lo tanto, el uso de símbolos como ™ o ® es opcional, pero recomendable, y debe ir acompañado de una notificación escrita completa. ^{[ 9 ]}

La legislación sobre marcas parece dividirse en dos tipos de finalidades:

• Para proteger al público, de modo que pueda tener la seguridad de que, al comprar un producto que lleve una marca comercial determinada que conoce bien, obtendrá el producto que solicita y desea obtener.
• Cuando el propietario de una marca registrada ha invertido energía, tiempo y dinero en presentar el producto al público, su inversión está protegida contra la apropiación indebida por parte de piratas y estafadores. ^{[ 11 ]}

La Corte Suprema de Canadá ha enfatizado que el ilícito civil de competencia desleal tenía como objetivo proteger el derecho de propiedad que los demandantes tenían sobre el fondo de comercio de su negocio. ^{[ 7 ]} Sin embargo, la protección del público es una prioridad, y la Corte Suprema también ha afirmado que la ley de marcas registradas era, de hecho, "legislación de protección al consumidor". ^{[ 12 ]}

Cuando una empresa ha adoptado un nombre comercial igual o muy similar al de un competidor, un factor clave es la posibilidad de que los clientes se confundan. Incluso cuando un demandante solo ha utilizado su marca durante un período limitado y tiene poca reputación, un competidor con un nombre similar puede confundir a los clientes y provocar que el demandante pierda el control de su propia reputación, lo que justifica una indemnización por daños y perjuicios en virtud de la Ley de Marcas . ^{[ 13 ]}

Los tribunales, al interpretar la Ley , intentan lograr un equilibrio entre los derechos del propietario y los de los demás. Esto implica tener en cuenta el interés público en el libre comercio y la libre expresión. ^{[ 14 ]}

Según la Corte Suprema de los Estados Unidos , las marcas registradas son muy diferentes de las patentes y los derechos de autor, en la medida en que no requieren "ninguna fantasía ni imaginación, ningún genio ni pensamiento laborioso". ^{[ 15 ]} La Corte Suprema de Canadá las considera "una especie de anomalía". ^{[ 16 ]} A diferencia de otras ramas del derecho de propiedad intelectual, la protección de las marcas registradas no surge necesariamente de ningún acto de creatividad.

Puede ser más apropiado utilizar el término "propiedad industrial" en lugar de "propiedad intelectual" al referirse a las marcas comerciales, que son principalmente dispositivos comerciales, aunque el término "propiedad" sigue siendo engañoso, ya que la ley de marcas no otorga a los "propietarios" el derecho a impedir que otros la utilicen. ^{[ 17 ]}

Según el artículo 19 de la Ley, el titular de una marca registrada válida tiene el derecho exclusivo de usarla en todo Canadá para los productos o servicios para los que está registrada. El artículo 20 establece que ninguna persona no autorizada puede vender, distribuir o publicitar productos o servicios asociados con una marca o nombre comercial que pueda generar confusión, y el artículo 22 prohíbe además que una persona que no sea titular utilice una marca registrada de cualquier manera que pueda menoscabar el valor del prestigio asociado a la marca.

El derecho consuetudinario protege las marcas al reconocer el derecho del propietario a usos exclusivos, sujeto a los límites geográficos y de mercado de la reputación comercial establecida del propietario. ^{[ 19 ]} El registro también permite al propietario registrarse en otros países que se adhieren al Convenio Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial .

Antes del 17 de junio de 2019, una marca debidamente registrada tenía una validez de quince años y podía renovarse indefinidamente . El 17 de junio de 2019, las modificaciones al artículo 46 de la Ley de Marcas redujeron este período de validez a diez años para todos los registros y renovaciones futuros. La naturaleza renovable de los registros de marcas los convierte en la única forma de propiedad intelectual con protección legal que no caduca definitivamente. Sin embargo, los artículos 44 y 45 de la Ley permiten al registrador exigir, periódicamente, a los titulares que presenten información o pruebas sobre el uso continuado de las marcas registradas. Si una marca se abandona, no muestra evidencia de uso o no se renueva, el Registrador de Marcas puede cancelarla del registro.

El registro es costoso; sin embargo, una vez registrada la marca, probar una infracción es más fácil y, por lo tanto, posiblemente menos costoso que una acción por competencia desleal según el derecho común. Los fundamentos de ambas nociones también difieren: la competencia desleal simplemente protege contra la alteración de las relaciones económicas por tergiversación, mientras que el registro considera las marcas como mercancías. ^{[ 22 ]}

Existen otras diferencias: ^{[ 23 ]}

• A diferencia de la suplantación de identidad, el registro no requiere reputación en el mercado, aunque sí requiere un uso real.
• El registro cubre a todo Canadá, mientras que la suplantación de identidad es meramente local.
• El registro no requiere prueba de daños. Además, permite al reclamante impedir el uso de marcas similares, incluso si el demandado lo niega. En caso de competencia desleal, la marca puede ser utilizada por empresas similares siempre que no genere confusión. Asimismo, se tienen en cuenta la negación y la buena fe.
• La competencia desleal exige la prueba de la existencia de reputación cada vez que se interpone una demanda, mientras que el registro otorga una presunción de validez y proporciona protección continua contra la competencia desleal y la infracción en caso de uso normal de la marca.
• En la figura del engaño por competencia desleal, se requiere una declaración falsa, lo que no protege contra la pérdida de control, por ejemplo, mientras que la mera depreciación del fondo de comercio podría ser suficiente para el registro. Sin embargo, esta distinción es más limitada hoy en día, ya que el engaño por competencia desleal ofrece protección contra la pérdida de control siempre que se demuestre la declaración falsa.

El recurso al derecho consuetudinario de competencia desleal sigue siendo útil cuando un símbolo no puede registrarse o cuando el registro es inválido. Además, su flexibilidad lo hace más adecuado que el concepto de infracción previsto en la Ley para situaciones no contempladas en la legislación, como por ejemplo las prácticas engañosas en Internet. También ofrece mayor protección a las actividades públicas y sin ánimo de lucro que la Ley , que resulta más restrictiva. ^{[ 24 ]}

Esta función se basa en la idea de que las marcas registradas ayudan a condensar información compleja en una sola palabra o símbolo, inmediatamente reconocible por los consumidores. Esto, en última instancia, reduce los costos de búsqueda para los clientes al simplificar el proceso de toma de decisiones y facilitar los intercambios entre el vendedor y los consumidores. ^{[ 26 ]}

Existen tres clases o atributos de bienes: ^{[ 27 ]}

• productos de búsqueda (los consumidores conocen inmediatamente la calidad de los productos antes de comprarlos)
• Bienes de experiencia (los consumidores conocen la calidad del producto al consumirlo).
• y bienes de confianza (los consumidores no pueden evaluar la calidad de un producto ni siquiera después de consumirlo, porque a menudo es demasiado caro).

Un vendedor suele afirmar que un producto posee los tres atributos; sin embargo, los consumidores no pueden verificar dicha información ni distinguir entre productos confiables y no confiables. Los vendedores honestos solicitarán un precio más elevado para mantener la calidad del producto. Pero los consumidores no estarán dispuestos a pagar más por un producto supuestamente confiable. Finalmente, el vendedor honesto tendrá que abandonar el mercado. Surgirá un fenómeno de mercado de productos defectuosos ^{[ 28 ]} debido a esta asimetría de información, en la que el precio real y el precio que los consumidores están dispuestos a pagar disminuyen. ^{[ 29 ]}

En este contexto, las marcas comerciales cumplen una función de confianza en la medida en que proporcionan un mercado más fiable para los consumidores, quienes no pueden discernir de inmediato si los productos son dignos de confianza o no. Los vendedores honestos pueden desarrollar y ofrecer productos más atractivos. ^{[ 29 ]}

Aunque la función de confianza es más importante que la lingüística, ambas funciones están estrechamente relacionadas. Las marcas comerciales pueden indicar atributos complejos que los consumidores no pueden verificar por sí mismos, al igual que un nombre ayuda a identificar a una persona, pero también sus atributos. ^{[ 30 ]}

Cuando se preservan ambas funciones, se crea una regla normativamente sólida. Un ejemplo de esto es el ilícito de competencia desleal: esta práctica suele frustrar tanto la función lingüística (al aumentar los costos de búsqueda para los consumidores) como la función de confianza (al generar un problema de "productos defectuosos"). ^{[ 31 ]}

Por otro lado, cuando una o ambas funciones se ven frustradas, la norma se considera normativamente débil. Por ejemplo, la norma sobre publicidad comparativa en Canadá parece ser incompatible con ambas funciones, ya que prohibir a una empresa usar el nombre de un competidor para transmitir información correcta a los consumidores hace que la comunicación sea menos eficiente y más costosa (función lingüística), y dificulta que la empresa explique por qué sus productos son diferentes de los de la competencia, lo que generaría un problema de confianza (función de confianza).

¿Por qué la función de confianza es más importante que la lingüística? Porque frustrar la función lingüística conllevaría mayores costes de búsqueda, mientras que frustrar la función de confianza provocaría un fallo de mercado , dado que los clientes ya no podrían distinguir los productos.

¿Qué ocurre cuando dos productos son prácticamente indistinguibles, por ejemplo, porque las marcas son muy similares? El uso de la misma palabra generalmente no afectará la función de confianza, que es más crucial que la función lingüística. Esto podría generar mayores costos de búsqueda para los consumidores, pero siempre que se proporcione información adicional, la función de confianza se mantiene y los consumidores aún pueden distinguir los dos productos, aunque en algunos casos la información adicional puede generar aún más confusión. ^{[ 32 ]}