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Articulo de referencia

Ley Leahy-Smith de Invenciones de Estados Unidos

La Ley Leahy-Smith America Invents Act ( AIA ) es una ley federal de los Estados Unidos aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente Barack Obama el 16 de septiembre ...

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La Ley Leahy-Smith America Invents Act ( AIA ) es una ley federal de los Estados Unidos aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente Barack Obama el 16 de septiembre de 2011. Esta ley representa el cambio legislativo más significativo al sistema de patentes de EE. UU. desde la Ley de Patentes de 1952 y se asemeja mucho a la legislación propuesta previamente en el Senado durante su sesión anterior ( Ley de Reforma de Patentes de 2009 ). [ 1 ]

La Ley, que lleva el nombre de sus principales promotores, el senador Patrick Leahy ( demócrata por Vermont ) y el representante Lamar Smith ( republicano por Texas ), [ 2 ] cambia el sistema de patentes de EE. UU. de un sistema de "primer inventor" a un sistema de "primer inventor en presentar la solicitud" , elimina los procedimientos de interferencia y desarrolla la oposición posterior a la concesión de la patente. Sus disposiciones centrales entraron en vigor el 16 de septiembre de 2012 y el 16 de marzo de 2013.

Provisiones

Primero en presentar la solicitud y período de gracia

Patente estadounidense

La ley cambió los derechos de patente en EE. UU. del sistema anterior de " primero en inventar " a un sistema de " primer inventor en presentar " para las solicitudes de patente presentadas a partir del 16 de marzo de 2013. La ley también amplió la definición de estado de la técnica utilizado para determinar la patentabilidad. Las acciones y el estado de la técnica que impiden la patentabilidad según la Ley incluyen el uso público, las ventas, las publicaciones y otras divulgaciones disponibles al público en cualquier parte del mundo a la fecha de presentación, excepto las publicaciones del inventor dentro de un año de la presentación (el "período de gracia condicionado a la publicación" del inventor), independientemente de que un tercero también presente una solicitud de patente . La ley también amplió notablemente el estado de la técnica para incluir ofertas extranjeras de venta y usos públicos. [ 3 ] Los solicitantes que no publican sus invenciones antes de la presentación no reciben ningún período de gracia.

Se eliminaron los procedimientos en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos para resolver disputas de prioridad entre inventores casi simultáneos que presentan solicitudes para la misma invención (los llamados " procedimientos de interferencia "), ya que la prioridad según la Ley se determina en función de la fecha de presentación. Se establece un procedimiento administrativo —denominado " procedimiento de derivación "— similar al que se utiliza actualmente en algunos procedimientos de interferencia, para garantizar que la primera persona en presentar la solicitud sea realmente el inventor original y que la solicitud no derive de otro inventor. [ 4 ]

La AIA denomina al nuevo régimen "Primer Inventor en Presentar la Solicitud (FITF)". Este nuevo régimen funciona de manera diferente al régimen "Primero en Inventar" (FTI) vigente anteriormente en EE. UU. y a los diversos regímenes "Primero en Presentar la Solicitud" (FTF) existentes en el resto del mundo. Pueden darse resultados distintos en cada uno de estos tres regímenes, dependiendo de si dos inventores diferentes publican o presentan solicitudes de patente y de cómo lo hacen. [ 5 ]

Procedimientos de oposición

La Ley revisó y amplió los procedimientos de oposición posteriores a la concesión. La Ley mantuvo la reexaminación ex parte existente ; [ 6 ] añadió presentaciones previas a la emisión por parte de terceros; [ 7 ] amplió la reexaminación inter partes , que pasó a llamarse revisión inter partes ; [ 8 ] y añadió la revisión posterior a la concesión. [ 9 ]

Cambios adicionales

La Ley de Invenciones de Estados Unidos incluyó los siguientes cambios: [ 10 ]

  • Invenciones de estrategia fiscal : Cualquier estrategia para reducir, evitar o diferir la obligación tributaria, ya sea conocida o desconocida en el momento de la invención o de la solicitud de patente, se considera insuficiente para diferenciar una invención reivindicada del estado de la técnica anterior.
  • Marcado fraudulento : La ley eliminó las demandas por marcado fraudulento , salvo que las interpusiera el gobierno estadounidense o un competidor que pudiera demostrar un perjuicio a la competencia. Además, marcar un producto con una patente que anteriormente lo protegía, pero que ya ha expirado, ya no constituye una infracción.
    También en 2011, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal aclaró los estándares para alegar Demandas de Comercialización Falsa de Patentes, que se habían convertido en una fuente de litigios prolíficos, al proporcionar un estándar según el cual una demanda por marcaje falso de patentes debe proporcionar alguna indicación objetiva para inferir razonablemente que el demandado sabía que la patente había expirado. [ 11 ]
  • Presentación por un tercero : Una entidad puede presentar una solicitud en nombre de un inventor que haya cedido o esté obligado a ceder los derechos de la invención a dicha entidad (o si la entidad tiene algún otro interés financiero en la invención), sin necesidad de que el inventor firme la solicitud. Sin embargo, cualquier patente que se conceda pertenece al inventor, salvo que exista una cesión por escrito del inventor o de sus herederos a favor de la entidad.
  • Mejor modo : Si bien el inventor aún debe "exponer" el mejor modo para llevar a cabo la invención, la falta de divulgación de dicho modo no constituye un fundamento para invalidar o hacer inaplicable una patente concedida. [ 12 ] La ley mantiene formalmente el requisito del mejor modo, pero al considerar que la divulgación insuficiente ya no es una defensa admisible contra la infracción de patentes , lo hace inaplicable. Esto ha llevado a muchos abogados de patentes a preguntarse por qué se mantuvo dicho requisito. [ 13 ]
  • Defensa de derechos de uso previo : Si una persona o entidad comienza a usar una invención ("usuario") más de un año antes de que un inventor posterior solicite una patente sobre la misma invención, el usuario tendrá derecho a seguir usándola de la misma manera después de que se le conceda la patente al inventor posterior, siempre que el usuario no haya derivado la invención de este último. Estos derechos de uso previo tienen un alcance y una transferibilidad limitados, y su aplicabilidad a las patentes en poder de las universidades es limitada.
  • Microentidad : La AIA añadió la categoría de microentidad. Una microentidad incluye a un inventor independiente con un ingreso bruto anual inferior a tres veces el ingreso familiar medio nacional, que haya presentado previamente no más de cuatro solicitudes de patente no provisionales, sin incluir aquellas que el inventor estuviera obligado a ceder a un empleador. Una microentidad también incluye a una universidad o a un inventor con la obligación de ceder la invención a una universidad. Una microentidad tiene derecho a una reducción del 75 % en muchas de las tasas de patente pagaderas a la Oficina de Patentes de EE. UU. durante la tramitación de una solicitud de patente estadounidense. Se espera que la Oficina de Patentes elabore reglamentos para determinar qué tasas serán elegibles para la reducción y cómo los coinventores pueden calificar como microentidad. [ 14 ]
  • Venta confidencial : La Corte Suprema en Helsinn Healthcare SA v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc. dictaminó por unanimidad que la AIA no ha revocado la norma de larga data que establece que las ventas confidenciales de productos que contienen la tecnología patentada marcan el inicio del período de 1 año para presentar la solicitud de patente. [ 15 ]

Ahorros de pequeña entidad (antes de la ley, basado en tarifas para pequeñas entidades e incluye un recargo del 15%), a microentidad (después de la ley):

Cambios en las prácticas de la USPTO

  • Autoridad para fijar tarifas . La USPTO tiene autoridad para ajustar sus tarifas de manera que, "en conjunto", recuperen los costos estimados de sus actividades. [ 10 ]
  • Revisión de la reexaminación inter partes . La apelación directa ante el Circuito Federal es la única opción para la revisión judicial en casos de reexaminación inter partes . [ 10 ]
  • Instalaciones adicionales de la USPTO . Establece oficinas satélite adicionales de la USPTO, la primera de las cuales se ubicará en Detroit, Michigan . [ 10 ]
  • Presentación de estado de la técnica por terceros . Los terceros pueden presentar estado de la técnica en relación con una solicitud publicada, siempre que la presentación se realice antes de la fecha que resulte posterior entre: la fecha de envío por correo de la primera acción de la oficina o seis meses después de la publicación. [ 10 ]

Historia legislativa

El senador Patrick Leahy (D-VT) presentó un proyecto de ley similar, S.  23, en el Senado de los Estados Unidos el 25 de enero de 2011, con siete copatrocinadores (también miembros del Comité Judicial ) que incluyen a los senadores Coons (D-DE), Grassley (R-IA), Hatch (R-UT), Klobuchar (D-MN), Kyl (R-AZ), Lieberman (I-CT) y Sessions (R-AL). El Comité Judicial aprobó el proyecto de ley por unanimidad, y el Senado de los Estados Unidos lo aprobó el 8 de marzo de 2011, con una votación de 95-5. HR 1249: Archivado el 15 de diciembre de 2012 en Wayback Machine , fue aprobado por el Comité Judicial de la Cámara de Representantes el 14 de abril de 2011, con una votación de 32-3. [ 16 ]

La Cámara de Representantes aprobó su versión de la Ley ( HR  1249 ) el 23 de junio de 2011 con una votación de 304-117, con sesenta y siete republicanos y cincuenta demócratas votando en contra del proyecto de ley. [ 17 ] El 8 de septiembre de 2011, el Senado aprobó la versión de la Cámara con una votación bipartidista de 89-9. [ 18 ] El 16 de septiembre de 2011, el presidente Barack Obama promulgó la ley en una ceremonia en la Escuela Secundaria Thomas Jefferson de Ciencia y Tecnología en el norte de Virginia . [ 19 ]

Debate político

Los defensores del proyecto de ley argumentaron que podría igualar las condiciones al eliminar las artimañas que un infractor con recursos suficientes puede utilizar actualmente contra una empresa emergente propietaria de tecnología patentada.

Los defensores del proyecto de ley argumentaron que las empresas tecnológicas están sujetas a una oleada sin precedentes de demandas por patentes, lo que frena la innovación y crea un sistema de patentes sobrecargado y lento. Los defensores de la Ley de Invenciones de Estados Unidos sostuvieron que esta creará empleos, impulsará la innovación, simplificará el sistema de patentes, reducirá los litigios y mantendrá a Estados Unidos competitivo a nivel mundial.

Los opositores al proyecto de ley argumentaron que conducirá a resultados similares a los sistemas de patentes de otras naciones en las que se basa: las empresas dominantes del mercado se afianzarán aún más, la tasa de creación de nuevas empresas caerá a niveles similares a los de otros países, y el acceso a capital ángel y de riesgo disminuirá a niveles similares a los de otros países, como se describe en la sección "Impacto de los cambios" a continuación. Una nueva empresa que dependa de patentes para protegerse del riesgo competitivo, perdería, bajo la Ley de Invenciones de Estados Unidos (AIA), las protecciones del régimen anterior para reunir capital, socios estratégicos y tiempo para I+D y pruebas. La nueva empresa, expuesta al riesgo de ser copiada por un actor establecido en el mercado, no podrá atraer capital de riesgo y, por lo tanto, carecerá de los recursos financieros necesarios para comercializar su invención y hacer crecer la empresa. El debilitamiento de la protección de patentes disminuye los incentivos para la inversión y el desarrollo. [ 20 ]

Además, los opositores al proyecto de ley señalaron que las revisiones propuestas crean mayores opciones para los presuntos infractores y debilitan los derechos de los titulares de patentes, [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] y que la reforma de patentes debería permanecer en manos del sistema judicial. Los opositores argumentan que la reforma de patentes debería limitarse a reformas administrativas en la USPTO . [ 24 ] El tiempo, el esfuerzo y el dinero que se gastarán después de la emisión bajo la AIA en la revisión inter partes y la revisión posterior a la concesión se emplearían mejor mejorando el examen inicial. [ 25 ] Según la abogada de patentes y especialista en reexamen Taraneh Maghame, "la raíz del problema que se intenta abordar con el proceso de reexamen podría resolverse mejor si se emitieran patentes de calidad en primera instancia". [ 25 ]

Primer inventor en presentar la solicitud y período de gracia

Los defensores de la AIA argumentaron que simplificaría el proceso de solicitud y armonizaría mejor la legislación de patentes de EE. UU. con la de otros países, la mayoría de los cuales operan bajo el sistema de "primero en presentar la solicitud". [ 26 ] También afirmaron que eliminaría los costosos procedimientos de interferencia en la USPTO [ 27 ] y reduciría las desventajas de los solicitantes estadounidenses al buscar derechos de patente fuera de Estados Unidos. [ 28 ]

Los opositores argumentaron que el sistema de "primer inventor en presentar la solicitud" favorecía a las grandes empresas con procedimientos internos de patentamiento bien establecidos, comités de patentes y abogados internos, en detrimento de los inventores de pequeñas empresas. Afirmaron que la ley debilitaría la protección de patentes únicamente en Estados Unidos. [ 29 ] [ 30 ] Los opositores también argumentaron que (i) causaría la pérdida de derechos de patente debido a la publicación de nuevos antecedentes después de la fecha de invención pero antes de la fecha de presentación, (ii) debilitaría el período de gracia actual de modo que no se pueda confiar en él, obligando a los inventores a comportarse como si no hubiera un período de gracia, [ 31 ] (iii) reemplazaría las "interferencias" con costosos procedimientos de derivación, que generalmente son incluso más costosos que las interferencias, [ 32 ] (iv) crearía una "carrera hacia la Oficina de Patentes" con cada nueva idea, aumentando el número de solicitudes de patente presentadas, con los costos concomitantes en honorarios de abogados y la desviación de personal de la empresa a la preparación de solicitudes de patente, [ 33 ] (v) aumentaría los retrasos en el examen en la USPTO , (vi) no haría nada para reducir los costos de los solicitantes estadounidenses para adquirir patentes fuera de los EE. UU., y (vii) disminuiría la calidad promedio de las patentes. [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ]

Se constató que el nuevo régimen propuesto se comporta más como un sistema de patentes nuevo y único con características tanto de los regímenes FTI como FTF, en lugar de un sistema armonizado que comparte características de ambos. [ 39 ]

Los opositores señalaron que, bajo el sistema "Primero en Inventar", una empresa con amplios recursos podría optar por el sistema "Primero en Presentar la Patente", simplemente acudiendo a la oficina de patentes en cuanto concibiera cada invención, eliminando así la necesidad de mantener registros de su concepción. Algunos indicaron que estos cambios transforman el sistema estadounidense, pasando de un sistema de "primero en concebir" a uno de "primero en desarrollar". Mientras tanto, una empresa con recursos limitados aún podría utilizar el sistema "Primero en Inventar", presentando las patentes relevantes solo después de obtener financiación. Bajo el sistema "Primero en Presentar la Patente" (del inventor), ocurre lo contrario: todas las partes, independientemente de sus recursos, deben acatar la "carrera hacia la oficina de patentes". Esto coloca a las pequeñas empresas en una enorme desventaja frente a las grandes.

Muchos comentaristas plantearon la cuestión de si el cambio a FTF sería constitucional. El Artículo I, Sección 8 de la Constitución establece: "Para promover el progreso de las artes útiles, asegurando por tiempo limitado a los inventores el derecho exclusivo a sus respectivos descubrimientos". El término "inventor" significa "el primero en inventar". El argumento de los comentaristas generalmente tomó esta forma de dos partes: (1) "Inventar" significa "crear algo que no ha existido antes". (2) Por lo tanto, según las definiciones estándar de nuestro idioma, la adopción de FTF requeriría una enmienda a la constitución. Algunos artículos revisados ​​por pares publicados en revistas académicas encontraron este u otros problemas similares. [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] Por esta razón, la nueva AIA no es un sistema de "primero en presentar", sino un "sistema de primer inventor en presentar". Elimina entre dos partes, cada una de las cuales inventa de forma independiente, el análisis retrospectivo de argumentos turbios sobre la "autoría de la invención". En cambio, recompensa a quienes inventan y luego presentan primero.

Canadá cambió de FTI a FTF en 1989 y experimentó un "efecto adverso cuantificable en las industrias orientadas al mercado interno y sesgó la estructura de propiedad de las invenciones patentadas hacia las grandes corporaciones, en detrimento de los inventores independientes y las pequeñas empresas". [ 43 ]

Revisión judicial de las decisiones de reexamen

Los opositores señalaron que la AIA contenía una disposición que negaría el derecho de los titulares de patentes a obtener una revisión judicial de las decisiones adversas de la USPTO en reexámenes de patentes ex parte mediante una acción civil en un tribunal de distrito, un derecho que ha existido bajo 35  U.S.C. § 306 / § 145 desde el inicio del reexamen en 1980. Sostuvieron que la abolición de este derecho dejaría la apelación directa ante el Circuito Federal como el único recurso judicial, un escenario intolerable para los titulares de patentes que necesitan basarse en pruebas que no estaban disponibles durante la etapa de apelación administrativa. [ 44 ] Los opositores sostuvieron que esta disposición exacerbaría los abusos del reexamen ex parte al crear una maniobra sin precedentes para eludir a los Tribunales de Distrito Federales en potencialmente todas las disputas de patentes. Advirtieron que los presuntos infractores simplemente presentarían solicitudes de reexamen ex parte ante la USPTO, recibirían una decisión final de la agencia sujeta únicamente a la revisión del Circuito Federal, eludiendo esencialmente a los tribunales federales. Los opositores temían que, dada la deferencia que el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal debía otorgar a la agencia ( Zurko ), un gran número de presuntos infractores potenciales optarían por esta nueva vía favorable para impugnar una patente, saturando a la USPTO, provocando retrasos mucho mayores en el reexamen y paralizando los derechos de patente de los titulares durante años.  

Oposición posterior a la concesión de la subvención

Los defensores argumentaron que permitir una impugnación de una patente en el primer año después de la emisión o reemisión de una patente mejoraría la calidad de la patente al permitir aportes de terceros. Los opositores señalan que: (a) la revisión inter partes bajo el Proyecto de Ley [ 45 ] permite que un tercero impugne la validez de cualquier reivindicación(es) en una patente *después* del primer año; (b) los reexámenes se utilizan de hecho, no como una alternativa al litigio, sino más bien como un complemento al litigio. En el año fiscal 2008, el 62% de los reexámenes inter partes actuales y el 30% de los reexámenes ex parte estaban simultáneamente en litigio; [ 46 ] (c) las corporaciones depredadoras pueden presentar y presentan múltiples oposiciones posteriores a la concesión contra empresas emergentes con el propósito de infligir daño financiero y a través de esta práctica han logrado obtener acuerdos de licencia y compra de patentes en términos favorables; [ 47 ] (d) el proceso inter partes existente en un caso contencioso ahora toma de 34 a 53 meses para un reexamen no apelado (suponiendo que no haya "retrabajo" por parte de la oficina de patentes y no haya apelaciones secundarias ante la BPAI, el Circuito Federal o la Corte Suprema), y de 5 a 8 años para casos apelados. [ 48 ] Cuando el Congreso creó el reexamen inter partes , ordenó a la USPTO que realizara estos reexámenes con "expedición especial". [ 49 ] El Proyecto de Ley amplía el procedimiento inter partes existente , agregando descubrimiento y una audiencia en la Junta de Juicios y Apelaciones de Patentes . En consecuencia, bajo el Proyecto de Ley, es probable que aumente la pendencia del procedimiento inter partes , a pesar del decreto legislativo que requiere una disposición de 18 meses; [ 50 ] y (e) el Proyecto de Ley prácticamente requiere que un tribunal de distrito federal suspenda una demanda por infracción de patente pendiente de una revisión inter partes . [ 51 ] Debido a los enormes costos y la larga duración de la revisión inter partes , la concesión de una suspensión en un juicio por infracción pendiente podría significar efectivamente "el fin del juego" para el titular de la patente. [ 46 ]

La Revisión Posterior a la Concesión solo está disponible si el impugnante no ha iniciado previamente una acción civil ante el Tribunal de Distrito. Los procedimientos de Revisión Posterior a la Concesión serán llevados a cabo por la Junta de Juicios y Apelaciones de Patentes, que sustituirá a la Junta de Apelaciones e Interferencias de Patentes el 16 de septiembre de 2012 para los procedimientos que comiencen en o después de esa fecha. Los procedimientos de Revisión Posterior a la Concesión pueden finalizar mediante acuerdo o por decisión de la Junta. Asimismo, existe preclusión procesal asociada al impugnante ante la USPTO, los Tribunales de Distrito y la Comisión de Comercio Internacional (ITC) al alegar invalidez por cualquier motivo que pudiera haberse planteado razonablemente durante la Revisión Posterior a la Concesión. [ 52 ]

Impacto de los cambios

El uso de la reexaminación, o la amenaza de su uso, en litigios por infracción de patentes es común. [ 53 ] "[E]l juego del proceso de reexaminación se ha convertido, en opinión de algunos, más en la regla que en la excepción. Según se informa, se ha convertido en 'procedimiento estándar' que un demandado en un litigio de patentes 'adopte una postura agresiva al decir que planea solicitar una reexaminación de la patente en disputa o incluso de todas' las patentes del demandante. La amenaza de reexaminación se utiliza entonces como palanca en las negociaciones de licencias, intimidando a los titulares de patentes para que lleguen a un acuerdo extrajudicial por cantidades inferiores a las que el valor de sus patentes podría darles derecho." [ 54 ] Las solicitudes de reexaminación de empresas acusadas de infracción de patentes se han triplicado recientemente. [ 55 ] "Irónicamente, el Congreso pretendía que el proceso de reexamen tuviera justo el efecto contrario: "La reexaminación de la oficina de patentes reducirá enormemente, si no elimina, la amenaza de que se utilicen los costos legales para 'chantajear' a dichos titulares [de patentes] para que permitan infracciones de patentes o se vean obligados a licenciar sus patentes por tarifas nominales." [ 56 ]

Los críticos argumentaron que la AIA impediría que las empresas emergentes, una fuente importante de invenciones, obtuvieran capital y pudieran comercializar sus inventos. Por lo general, un inventor solo tendrá una concepción suficiente de la invención y la financiación necesaria para presentar una solicitud de patente después de recibir capital de inversión. Antes de recibir financiación de inversores, el inventor debe haber concebido la invención, demostrado su funcionalidad y realizado una investigación de mercado suficiente para proponer un plan de negocios detallado. Los inversores examinarán entonces el plan de negocios y evaluarán el riesgo competitivo, que es inherentemente alto para las empresas emergentes como nuevos participantes en el mercado. [ 57 ] Los opositores al proyecto de ley sostuvieron que, si se convierte en ley, la financiación de capital de riesgo se desviará hacia inversiones menos arriesgadas.

Los defensores del proyecto de ley argumentaron que la revisión de la oposición y la interferencia posteriores a la concesión de patentes beneficiará a los inventores estadounidenses. Señalaron que una patente que haya superado una revisión posterior a la concesión será más sólida que una que no la haya superado. Ninguna de las partes presentó un análisis de costo-beneficio que demostrara que la mayor solidez de estas patentes compensará la pérdida de acceso al capital de riesgo, aunque los inversores de capital de riesgo que han opinado sobre el posible equilibrio han concluido que la revisión posterior a la concesión reducirá el acceso al capital más de lo que aumentará la solidez de la patente. [ 58 ]

Los defensores también argumentaron que la Ley proporciona numerosos beneficios a las pequeñas empresas, como un examen de patentes acelerado, reducciones de tarifas y derechos de usuario anterior ampliados. [ 59 ]

Otros temas

Los críticos del proyecto de ley expresaron su preocupación por el hecho de que la administración se haya guiado por las mismas personas que anteriormente presionaron a favor de la reforma de patentes en nombre de IBM y Microsoft, y que sus nombramientos constituyeran una violación de la prohibición de la " puerta giratoria " de la administración Obama. El director de la USPTO , David Kappos, representó a IBM; Marc Berejka (asesor principal de políticas de la Oficina del Secretario del Departamento de Comercio de EE. UU.) presionó en nombre de Microsoft; y el secretario de Comercio, Gary Locke , a quien la USPTO reportaba hasta que Locke fue nombrado embajador en China el 1 de agosto de 2011, también tiene amplios vínculos con Microsoft. [ 60 ]

Los opositores manifestaron su preocupación de que el proyecto de ley pudiera hacer que Estados Unidos perdiera su posición de liderazgo en innovación, particularmente como resultado del impacto adverso en las pequeñas empresas, que no estuvieron representadas en las negociaciones previas a este proyecto de ley. [ 61 ] Además, los críticos se quejaron de que este proyecto de ley no hará lo suficiente para frenar a las "entidades no practicantes" que supuestamente participan en comportamientos excesivamente agresivos. [ 62 ]

Los críticos señalaron que el nuevo proyecto de ley no aborda un problema evidente que, al parecer, persistirá bajo el nuevo sistema: el extenso retraso en la tramitación de las solicitudes de patentes existentes. En lugar de contratar más examinadores para procesar este retraso, «...el Congreso optó por multiplicar los procedimientos alternativos de resolución de disputas en la Oficina de Patentes y Marcas, lo que le otorgó a la oficina más trabajo sin garantía de mayores fondos. El resultado fue un caos y una oportunidad perdida». [ 62 ]

Enmiendas propuestas

HR9 (Ley de Innovación)

En mayo de 2015, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes aprobó por mayoría el avance de la Ley de Innovación bipartidista para su posterior consideración en el Senado y la Cámara. El proyecto de ley HR9 tiene como objetivo enmendar el título 35 del Código de los Estados Unidos y la Ley Leahy-Smith America Invents para introducir mejoras y correcciones técnicas. En particular, este proyecto de ley busca reducir las prácticas de los "trolls de patentes" , los litigios prolongados sobre propiedad intelectual y los intentos frívolos de los titulares legales de patentes mediante limitaciones a las revisiones posteriores a la concesión . La Ley de Innovación también modificaría los requisitos de tarifas, entre otras cosas, para que el demandante sea financieramente responsable de dichos intentos, que a menudo se consideran extorsiones en lugar de disputas sobre la reivindicación de la patente basadas en consideraciones tecnológicas. En febrero de 2016, el Comité del Senado sobre la Pequeña Empresa y el Emprendimiento celebró una audiencia sobre el proyecto de ley HR9 y también lo aprobó para su consideración. [ 63 ]

S.1137 (Ley de Patentes)

En junio de 2015, el Comité también aprobó la Ley de Patentes para su tramitación en la Cámara de Representantes y el Senado tras una sesión de enmiendas . El proyecto de ley S. 1137 también pretende enmendar la Ley America Invents y tiene un propósito similar al de HR9 al abordar la divulgación de intereses financieros y detalles técnicos por parte del titular de la patente. El proyecto de ley exigiría a los titulares de patentes proporcionar información específica sobre el tipo y el alcance de la reivindicación de la patente antes de interponer una demanda ante un tribunal de distrito. [ 64 ]

En Madstad Engineering Inc. v. USPTO, Apelación n.° 2013-1511 (Fed. Cir. 1 de julio de 2014), el demandante impugnó la constitucionalidad de la ley por imponer una carga indebida a su empresa. Específicamente, el demandante tuvo que reforzar la seguridad informática en torno a posibles invenciones para evitar que los piratas informáticos robaran propiedad intelectual debido a la disposición de prioridad de presentación, argumentando que "gran parte de la propiedad intelectual actual... se crea o almacena en computadoras, prácticamente todas conectadas a Internet... Dado que la [AIA] ya no se ocupa de la autoría real de la invención, la nueva ley hace que sea atractivo y rentable para los piratas informáticos robar propiedad intelectual y registrarla como propia o venderla al mejor postor". El tribunal dictaminó que Madstad carecía de legitimación procesal sin pruebas concretas de un perjuicio y desestimó el caso, pero reafirmó su supremacía sobre los casos de derecho de patentes sin abordar la constitucionalidad de la disposición de prioridad de presentación de la ley. [ 65 ]

Notas

  1. ↑ Goldman, David (24 de junio de 2011). "La reforma de patentes finalmente está en marcha" . CNNMoney.com . Archivado del original el 26 de junio de 2011. Consultado el 16 de agosto de 2011 .
  2. ↑ "Jackson, Leahy, Smith y Ryan, nombrados responsables políticos del año" . Politico . 29 de noviembre de 2011. Consultado el 1 de febrero de 2012 .
  3. ↑ Auvil, Steven (15 de noviembre de 2011). "5 cosas que las empresas de tecnología médica deben saber sobre la Ley Leahy-Smith America Invents Act" . Recuperado el 30 de noviembre de 2011 .
  4. ↑ "El proyecto de ley de reforma de patentes" . Govtrack.us . Consultado el 24 de junio de 2011 .
  5. ↑ Brad Pedersen y Justin Woo. «La “matriz” para cambiar el principio de “primero en inventar”: una investigación experimental sobre los cambios propuestos en la ley de patentes de EE. UU.» (PDF) . Archivado del original (PDF) el 8 de octubre de 2011. Recuperado el 20 de septiembre de 2011 .
  6. ↑ 35  U.SC § 302 .  
  7. ↑ HR  1249 , §7.
  8. ↑ HR  1249 , §5 que modifica 35  U.SC §§ 311 – 320 .  
  9. ↑ HR  1249 , §5 que agrega 35  U.SC §§ 321 – 330  
  10. 1 2 3 4 5 "LEY para enmendar el título 35 del Código de los Estados Unidos, a fin de establecer una reforma de patentes" (PDF) . Archivado del original (PDF) el 27 de febrero de 2012.
  11. ↑ Sarskas, S Edward (6 de abril de 2011). "El Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal aclara el estándar de alegación para las reclamaciones de marcado de patentes falsas según 35 USC § 292" . The National Law Review .
  12. ↑ La reforma de patentes se convierte en ley: La Ley Leahy-Smith de Invenciones en Estados Unidos
  13. ↑ Jan Wolfe, La reducción del requisito de "mejor modo" en la reforma de patentes genera incertidumbre , law.com, 10 de octubre de 2011. Consultado el 30 de octubre de 2011.
  14. ↑ "La USPTO actualiza su tabla de tarifas tras la promulgación de la Ley Leahy-Smith America Invents Act" . 23 de febrero de 2024.
  15. ↑ "Helsinn healthcare SA contra Teva pharmaceuticals USA, INC., et al" (PDF) . Archivado del original (PDF) el 22 de enero de 2019.
  16. ↑ "Modificación del proyecto de ley HR 1249 con enmiendas de gerentes y comités, según lo informado por el Comité Judicial de la Cámara de Representantes" (PDF) . Archivado del original (PDF) el 23 de marzo de 2012. Recuperado el 24 de junio de 2011 .
  17. ↑ "RESULTADOS FINALES DE LA VOTACIÓN NOMINAL 491" . Oficina del Secretario de la Cámara de Representantes . Consultado el 24 de junio de 2011 .
  18. ↑ El Senado aprueba el proyecto de ley de reforma de patentes
  19. ↑ Palfrey, Quentin (16 de septiembre de 2011). "La Ley de Invenciones de Estados Unidos: Convirtiendo ideas en empleos" . whitehouse.gov . Recuperado el 4 de julio de 2015 a través de los Archivos Nacionales .
  20. ↑ Lauder, Gary M. (Verano de 2010). "Capital de riesgo: ¿Quién asume la responsabilidad?" (PDF) . Medical Innovation & Business Journal . 2 (2): 14– 19.
  21. ↑ Gene Quinn, IP Watchdog, " Los sindicatos también se oponen a la legislación de reforma de patentes ". 10 de marzo de 2009.
  22. ↑ Scott Jagow, Marketplace, " La batalla por las patentes ". 10 de marzo de 2009.
  23. ↑ ScienceNOW Daily News, "Una lucha por el acceso abierto y la reforma de patentes". 10 de marzo de 2009.
  24. ↑ Ron D. Katznelson, Las reformas de patentes deben centrarse en la Oficina de Patentes de EE. UU., " Medical Innovation & Business Journal , Vol. 2, No. 2, pp. 77–87 (Verano de 2010) "
  25. 1 2 Entrevista con Taraneh Maghame, http://reexamcenter.com/2009/10/the-reexamination-center-executive-interview-taraneh-maghame . Consultado el 7 de junio de 2011.
  26. ↑ Fox, Jeffrey L. (8 de noviembre de 2011). "La Ley de Invenciones de Estados Unidos recibe una acogida cautelosa". Nature Biotechnology . 29 (11): 953– 954. doi : 10.1038/nbt1111-953 . PMID 22068511. S2CID 28425786 .  
  27. ↑ Rondeau, George (17 de noviembre de 2011) .La reforma de la ley de patentes de la "Ley de Invenciones de Estados Unidos": beneficios y desventajas . Lexology . Consultado el 1 de diciembre de 2011 .
  28. ↑ Yip, Charles (21 de noviembre de 2011). "Reforma de la ley de patentes: el primero en presentar la solicitud" . Lexology . Consultado el 1 de diciembre de 2011 .
  29. ↑ Declaraciones de la senadora Dianne Feinstein sobre el principio de "primero en presentar la solicitud", Senado de EE. UU., 2 de marzo de 2011. La senadora Feinstein sobre la reforma de patentes - YouTube
  30. ↑ "Derogación del período de gracia estadounidense" . Consultado el 24 de junio de 2011 .
  31. ↑ "Sistema centrado en la fecha de presentación: la clave está en el alcance del período de gracia, 2/3/11 Blog de PatentlyO" . Patentlyo.com. 2 de marzo de 2011. Consultado el 24 de junio de 2011 .
  32. ↑ Gholz, Charles L. (Verano de 2010). "¿Serían los procedimientos de derivación lo mismo que las interferencias en la derivación?" (PDF) . Medical Innovation & Business . 2 (2): 39– 42.
  33. ↑ "Carta de Steve Perlman a la senadora Feinstein" (PDF) . Archivado del original (PDF) el 15 de julio de 2011. Consultado el 24 de junio de 2011 .
  34. ↑ Carta de la Coalición de Pequeñas Empresas sobre Legislación de Patentes al Administrador de la SBA Archivada el 10 de enero de 2011 en Wayback Machine , 15 de diciembre de 2009.
  35. ↑ "Carta de empresas emergentes a la dirección del Senado" . Consultado el 24 de junio de 2011 .
  36. ↑ Boundy, David E.; Marquardt, Matthew J. (Verano de 2010). "El debilitamiento del período de gracia de la reforma de patentes: sus efectos en las empresas emergentes, las pequeñas empresas, las empresas derivadas de universidades y los innovadores médicos" (PDF) . Medical Innovation & Business Journal . 2 (2): 27– 37.
  37. ↑ "«Innovación y propiedad intelectual en el entorno empresarial actual», una presentación de Steve Perlman, prolífico inventor y exitoso empresario, sobre cómo la legislación propuesta se relaciona con la práctica de la invención (PDF) . Archivado del original (PDF) el 15 de julio de 2011. Consultado el 24 de junio de 2011 .
  38. ↑ "La prisa por adoptar un sistema de patentes de prioridad de presentación en Estados Unidos: ¿Es realmente beneficioso para la calidad de las patentes y la eficiencia administrativa un sistema de recompensas de patentes estandarizado a nivel mundial?", Minn. Journal of Law, Science & Technology, VOLUMEN 7 NÚMERO 2 (mayo de 2006) . Consultado el 24 de junio de 2011 .
  39. ↑ "Comparación del sistema actual de EE. UU. de "primer inventor" con el sistema de "primer inventor en presentar la solicitud" propuesto en la Ley de Reforma de Patentes de 2011 (S.23)" . Blog de PatentlyO. 2 de marzo de 2011. Consultado el 24 de junio de 2011 .
  40. ↑ "Macro base" (PDF) . Archivado del original (PDF) el 20 de julio de 2011. Consultado el 24 de junio de 2011 .
  41. ↑ El estándar de "primero en presentar la solicitud" propuesto por la Ley de Reforma de Patentes: ¿Reforma necesaria o error constitucional?, en THE JOHN MARSHALL REVIEW OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 2006
  42. ↑ Recopilación de todos los artículos sobre la constitucionalidad de FTF publicados entre 2001 y 2009. Archivado el 20 de julio de 2011 en Wayback Machine .
  43. ↑ "¿Importa quién tiene derecho a patentar: el primero en inventar o el primero en presentar la solicitud? Lecciones de Canadá", abril de 2009, Documento de trabajo del NBER n.° w14926
  44. ↑ Charles E. Miller y Daniel P. Archibald, Revisión judicial atenuada de las decisiones de la Oficina de Patentes y Marcas: ¿"Enmienda técnica" o manipulación de las reglas contra los inventores? Medical Innovation & Business Journal, vol. 2 n.º 2 (verano de 2010), págs. 89-93. Archivado el 25 de julio de 2011 en Wayback Machine .
  45. ↑ HR  1249 , §5 modifica 35  U.SC § 311  
  46. 1 2 Artículo de invitado: Temas candentes en la reexaminación de patentes en EE. UU.
  47. ↑ Avistar, Informe Anual 2009, pág. F-26, http://files.shareholder.com/downloads/AVSR/1239617659x0x386332/36FFB1CC-FE65-4E85-B625-C7CF8BB4CDEB/2009_Annual_Report_FINAL.pdf . Consultado el 28 de abril de 2011.
  48. ↑ "Reexaminando Inter partes Reexam" (PDF) . Archivado del original (PDF) el 30 de septiembre de 2011. Recuperado el 29 de abril de 2011 ..
  49. ↑ 35  U.SC § 314(c) .  
  50. ↑ HR  1249 , enmienda §7 al 35  U.SC § 316(a)(12) .  
  51. ↑ HR  1249 , enmienda §5 al 35  U.SC § 330(1) .  
  52. ↑ Vedder Price PC (12 de abril de 2012). "Resumen de la Ley de Invenciones de Estados Unidos" . The National Law Review . Consultado el 14 de septiembre de 2012 .
  53. ↑ "Lista de revisiones inter partes recientes - Docket Alarm" .
  54. ↑ Mercado, Raymond A. (2011). El uso y abuso de la reexaminación de patentes: solicitud simulada ante la USPTO. 12 Columbia Science and Technology Law Review 93.
  55. ↑ Joseph Rosenbloom, The Reexamination Gamble, IP L. & Bus., 1 de julio de 2008, pág. 31.
  56. ↑ HR Rep. No. 96-1307, pt. 1, pág. 4 (1980), reimpreso en 1980 USCCAN, pág. 6463." citado en Mercado, Raymond A. (2011). El uso y abuso de la reexaminación de patentes: solicitud simulada ante la USPTO. 12 Columbia Science and Technology Law Review 93, n66.
  57. ↑ Nesheim, John L. (2000). High Tech Start Up, The Complete Handbook for Creating Successful New High Tech Companies, Nueva York: The Free Press.
  58. ↑ Neis, John (Verano de 2010). "Revisión posterior a la subvención: ¿Nuestra próxima pesadilla? Perspectiva del capital riesgo" (PDF) . Medical Innovation & Business . 2 (2): 43– 45.
  59. ↑ Koenig, John. "La Ley de Invenciones Estadounidenses es mejor para las pequeñas empresas" .
  60. ↑ "Los críticos expresan su preocupación en el Departamento de Comercio", en Politico, 2 de noviembre de 2009
  61. ↑ Dos visiones de la innovación chocan en Washington; NY Times, 13 de enero de 2008, por John Markoff
  62. 1 2 Propiedad intelectual: muchas patentes aún pendientes; The Economist, 10 de septiembre de 2011
  63. ↑ HR9 — 114.º Congreso (2015-2016) . Consultado el 4 de marzo de 2016.
  64. ↑ Resumen: S.1137 — 114.º Congreso (2015-2016) . Consultado el 4 de marzo de 2016.
  65. ↑ Ferrell, Christopher J. (Invierno de 2015). "Standing Room Only: MadStad Engineering and the Potential to Challenge the Constitutionality of the America Invents Act's "First-Inventor-to-File" Patenting System" . Washington Journal of Law, Technology, & Arts . Volumen 10, número 3. 10 (3). University of Washington: 205. Recuperado el 9 de junio de 2020 .
  • Implementación de la Ley Leahy-Smith America Invents: Audiencia ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Ciento Duodécimo Congreso, Segunda Sesión, 16 de mayo de 2012.