Estoppel del cedente

La doctrina del impedimento por cesión es una doctrina del derecho de patentes de Estados Unidos que impide al vendedor (cedente) de una patente impugnar su validez en litigios posteriores por infracción de patente. Esta doctrina se basa en la doctrina del impedimento legal , que prohíbe al otorgante (generalmente de bienes inmuebles) cuestionar la validez de su concesión.

En Diamond Scientific Co. v. Ambico, Inc. , ^{[ 1 ]} el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal distinguió las políticas aplicables al impedimento procesal del cedente de aquellas aplicables al impedimento procesal del licenciatario . Por lo tanto, sostuvo que la doctrina de Lear, Inc. v. Adkins , que se aplica a las licencias y sostiene que el orden público exige que no se impida a los licenciatarios impugnar la validez de patentes posiblemente falsas, no se aplica a las cesiones. ^{[ 2 ]}

La contraparte británica de esta doctrina es la doctrina de la no derogación de las concesiones . Según esta doctrina, como se explica en British Leyland Motor Corp. v. Armstrong Patents Co. , ^{[ 3 ]} un vendedor de bienes inmuebles o mercancías no puede emprender ninguna acción (como interponer una demanda por infracción) que disminuya el valor para el comprador del bien vendido. Por lo tanto, el titular de los derechos de autor del tubo de escape de un automóvil, una vez vendido el automóvil, no puede interponer una demanda por infracción de derechos de autor para impedir la venta en el mercado secundario de tubos de escape de repuesto a los compradores de dichos automóviles. Sin embargo, la aplicación de la doctrina británica fuera del derecho inmobiliario se ha limitado posteriormente, tras el caso Leyland , a contextos de protección del consumidor. ^{[ 4 ]}

• Por ejemplo, si Tom vendió sus derechos de patente en Estados Unidos a Jerry, y este lo demandó posteriormente por infracción de dicha patente , Tom no puede impugnar la validez de la patente porque él fue el inventor.

"La doctrina del estoppel del cedente evita la injusticia y la deslealtad que supone permitir que una parte venda los derechos de patente y posteriormente afirme que lo que vendió no tiene valor." ^{[ 5 ]}

• Esta doctrina se extiende a quienes tienen una relación jurídica con el cedente. Si Tom se convierte en el mayor accionista de otra empresa, y Jerry demanda a esa empresa por infracción de patente, es muy probable que se le impida alegar la validez de la patente como defensa, incluso si Tom no participó personalmente en el proceso de infracción. ^{[ 6 ]}

• Westinghouse Elec. & Mfg. Co. v. Formica Insulation Co. , 266 US 342, 45 S.Ct. 117 (1924).
• En Diamond Scientific Co. v. Ambico, Inc. , 848 F.2d 1220 (Fed. Cir. 1988), en algunas circunstancias, la equidad puede prevalecer sobre la doctrina del impedimento procesal.
• Mentor Graphics Corp. v. Quickturn Design Sys., Inc. , 150 F.3d 1374, 1377-79 (Fed. Cir. 1998) ("Salvo circunstancias excepcionales... quien cede una patente renuncia con esa cesión al derecho de impugnar posteriormente la validez de la patente cedida").
• Shamrock Technologies, Inc. v. Med. Sterilization, Inc. , 903 F.2d 789, 793 (Fed. Cir. 1990) (Sosteniendo que el impedimento del cedente se extiende a las partes que tienen relación jurídica con el cedente).
• Minerva Surgical, Inc. v. Hologic, Inc. 594. US ___ (2021) reafirma el principio de estoppel del cedente siempre que el cedente contradiga "representaciones explícitas o implícitas que haya hecho al ceder la patente".

• Inventor (patente)
• Impedimento procesal del licenciatario