Registro de uso concurrente

En la legislación estadounidense sobre marcas , el registro de uso concurrente consiste en el registro federal de la misma marca a nombre de dos o más partes no relacionadas , cada una con un registro limitado a un área geográfica distinta. Este registro se obtiene mediante la presentación de una solicitud de uso concurrente (o la conversión de una solicitud existente en una solicitud de uso concurrente) y la posterior aprobación de una demanda de uso concurrente ante la Junta de Juicios y Apelaciones de Marcas (TTAB, por sus siglas en inglés), un organismo judicial de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO, por sus siglas en inglés). Una solicitud de uso concurrente puede presentarse respecto de una marca ya registrada o en uso por otra parte, pero puede ser aprobada si se demuestra que el uso existente puede coexistir con el nuevo registro sin causar confusión entre los consumidores.

La autorización para este tipo de registro se encuentra en la Ley Lanham , que permite el registro de uso concurrente cuando el solicitante adoptó la marca de buena fe antes de que el titular presentara la solicitud de registro. Estos registros suelen obtenerse mediante acuerdo entre las partes involucradas, si bien la USPTO debe determinar que no se generará confusión.

La facultad de la USPTO para emitir un registro de uso concurrente se establece en la Ley Lanham , sección 2 (d), promulgada en 1947 y codificada en 15  U.SC § 1052 , que establece en lo pertinente:  

Siempre que: Si el Director determina que no es probable que se produzca confusión , error o engaño como resultado del uso continuado por más de una persona de las mismas marcas o similares bajo condiciones y limitaciones en cuanto al modo o lugar de uso de las marcas o los productos en relación con los cuales se utilizan dichas marcas, se podrán expedir registros concurrentes a dichas personas cuando hayan adquirido el derecho a utilizar dichas marcas como resultado de su uso lícito concurrente en el comercio con anterioridad a

(1) la más temprana de las fechas de presentación de las solicitudes pendientes o de cualquier registro emitido en virtud de esta Ley;

(2) 5 de julio de 1947, en el caso de inscripciones emitidas previamente conforme a la Ley del 3 de marzo de 1881 o del 20 de febrero de 1905, y que continúen en pleno vigor y efecto en esa fecha; o

(3) 5 de julio de 1947, en el caso de solicitudes presentadas en virtud de la Ley del 20 de febrero de 1905 y registradas después del 5 de julio de 1947.

No se requerirá el uso previo a la fecha de presentación de ninguna solicitud pendiente o registro cuando el titular de dicha solicitud o registro consienta en la concesión de un registro concurrente al solicitante. El Director también podrá emitir registros concurrentes cuando un tribunal competente haya determinado definitivamente que más de una persona tiene derecho a usar las mismas marcas o marcas similares en el comercio . Al emitir registros concurrentes, el Director establecerá condiciones y limitaciones en cuanto al modo o lugar de uso de la marca o de los productos en relación con los cuales se registra dicha marca para las personas respectivas.

Mediante estas disposiciones, la Ley impone efectivamente tres requisitos a las marcas para las que un solicitante posterior solicita un registro de uso simultáneo:

1) el solicitante posterior debe haber utilizado la marca en el comercio antes del momento en que el registrante anterior presentó su solicitud de registro, a menos que el registrante anterior consienta el registro del usuario posterior;

2) El uso que el solicitante posterior haya hecho en el comercio debe haber sido lícito.

3) El uso simultáneo de las marcas no debe generar probabilidad de confusión .

El estatuto esencialmente codifica la doctrina Tea Rose-Rectanus , establecida por la Corte Suprema de los Estados Unidos en dos casos decididos en 1916 y 1918. ^{[ 1 ]} La Corte había establecido en esos casos que un usuario posterior de una marca que está geográficamente alejado del usuario anterior de la marca puede establecer prioridad sobre el reclamo de un usuario anterior sobre la marca en el área del usuario posterior.

Cualquier parte puede limitar voluntariamente el alcance geográfico de su solicitud, cediendo los derechos de otra parte a un territorio geográfico diferente. ^{[ 2 ]} Una solicitud de uso concurrente no puede presentarse basándose en la intención de una parte de usar una marca, sino que debe basarse en el uso real en el comercio. ^{[ 3 ]} La solicitud de uso concurrente debe identificar a todas las demás partes que tienen derecho a usar la marca y proporcionar los nombres y direcciones de las partes identificadas. ^{[ 4 ]} En lugar de hacer la afirmación habitual de que ninguna otra parte tiene derecho a usar la marca, el solicitante debe afirmar que ninguna otra parte "salvo lo especificado en la solicitud" tiene tal derecho. ^{[ 4 ]}

Cuando dos o más solicitudes sin restricciones geográficas estén pendientes al mismo tiempo y aún no se haya emitido ningún registro, la USPTO procederá con la solicitud más antigua y suspenderá todas las solicitudes posteriores hasta que se tome una decisión sobre la más antigua. ^{[ 5 ]}

Los procedimientos para obtener dicho registro se establecen en el Capítulo 1100 del TBMP . Se inician cuando se presenta una solicitud de uso concurrente ante la USPTO, que iniciará un procedimiento de uso concurrente para determinar si el solicitante tiene derecho a dicho registro. Una solicitud existente cuyo registro haya sido denegado debido a un conflicto con una marca existente puede convertirse en una solicitud de uso concurrente contra esa marca existente. En ambos casos, el solicitante debe afirmar que su marca se utilizaba en el comercio antes de que el titular del registro existente, denominado "titular registrado principal", presentara su propia solicitud de registro. El solicitante también debe demostrar que ambas marcas pueden utilizarse en sus áreas geográficas específicas sin causar probabilidad de confusión .

La USPTO se pondrá en contacto con el titular anterior del registro para informarle de la reclamación contra su marca. El procedimiento en el que se determinan los derechos respectivos de las partes es similar a un juicio en el que el solicitante debe presentar pruebas que demuestren que adoptó la marca de buena fe, que la adoptó antes de la fecha de registro del titular anterior y que no es probable que se produzca confusión. El titular anterior del registro puede presentar pruebas en contrario para evitar la pérdida de control sobre el uso de la marca registrada en el territorio reclamado por el solicitante. Ambas partes pueden solicitar diligencias probatorias mediante solicitudes de admisión , interrogatorios , solicitudes de producción de documentos y declaraciones juradas . Al igual que en un juicio ordinario, la TTAB puede intervenir para resolver controversias sobre si las solicitudes de diligencias probatorias son excesivas o si las respuestas son insuficientes.

En un procedimiento de este tipo, el titular principal del registro tiene motivos suficientes para oponerse a la concesión de un registro de uso concurrente, ya que se presume que una marca registrada es válida en todo Estados Unidos. Por lo tanto, la concesión de un registro de uso concurrente excluye parte del territorio geográfico del control exclusivo del titular principal.

Como indica el artículo 1052 (d) del Título 15 del Código de los Estados Unidos, también se puede emitir un registro de uso concurrente "cuando un tribunal de jurisdicción competente haya determinado definitivamente que más de una persona tiene derecho a usar las mismas marcas o marcas similares en el comercio". La Junta de Apelaciones y Juicios de Marcas (TTAB) emitirá dicho registro de conformidad con una orden judicial que declare que el solicitante tiene derecho a usar su marca en una zona geográfica determinada. Cuando un tribunal ha emitido dicha orden, no es necesario un procedimiento de uso concurrente, ya que las pruebas ya se han recabado en el procedimiento judicial y los derechos de las partes ya se han determinado.

La mayoría de los procedimientos de uso concurrente culminan en un acuerdo legal entre las partes. ^{[ 12 ]} Con frecuencia, una parte renuncia a su derecho de uso concurrente y, en su lugar, recibe una licencia de marca de la otra parte. En otras situaciones, cada parte puede acordar limitaciones geográficas en el uso de la marca en cuestión, las cuales la TTAB respetará si el acuerdo estipula hechos que demuestren que no es probable que se produzca confusión. Una ventaja de dicho acuerdo es que las partes pueden pactar términos que van más allá del alcance de la decisión de la TTAB, como restricciones específicas sobre el tiempo y el lugar de la publicidad, o modificaciones en la apariencia de cualquiera de las marcas. Sin embargo, independientemente del acuerdo alcanzado, la TTAB debe determinar de forma independiente que no es probable que el registro de uso concurrente genere confusión entre los consumidores . Incluso si ambas partes afirman que no es probable que se produzca confusión, la TTAB aún puede determinar hechos que demuestren que sí es probable, y denegar el registro al usuario posterior de la marca.

Un factor fundamental para evaluar la probabilidad de confusión en tales circunstancias "es si las partes cuyas marcas están en cuestión han acordado, de alguna forma, dejar constancia de métodos para evitar la confusión". ^{[ 13 ]} En ese caso, el tribunal sostuvo que tal acuerdo "se considera a la luz de los intereses de las partes y del mercado imperante", y añadió:

La importancia que se debe otorgar a los acuerdos más detallados debe ser sustancial. Por lo tanto, cuando quienes están más familiarizados con el uso en el mercado y más interesados ​​en evitar la confusión suscriben acuerdos diseñados para evitarla, la balanza de la evidencia se inclina claramente. Es, como mínimo, difícil mantener una opinión subjetiva de que se producirá confusión cuando quienes están directamente involucrados afirman que no ocurrirá. Una simple suposición de que la confusión es probable rara vez prevalecerá sobre la evidencia irrefutable de quienes están en primera línea de que no lo es. ^{[ 14 ]}

Además, la emisión de registros de uso concurrente no tiene por qué impedir que ninguna de las partes realice publicidad u otras actividades que puedan resultar en la publicación incidental de la marca de un registrante en el territorio del otro registrante. En el caso Amalgamated Bank , el Circuito Federal consideró aceptable una cláusula del acuerdo que establecía que "nada en este acuerdo impedirá que Amalgamated New York realice publicidad que pueda entrar en el Estado de Illinois o que trate con clientes que se encuentren en el Estado de Illinois". ^{[ 15 ]} Los tribunales han sostenido de manera similar que un registro de uso concurrente no restringe a ninguna de las partes la publicidad en Internet , particularmente cuando el usuario secundario incluye una cláusula de exención de responsabilidad de algún tipo en su sitio web .

Un registro de uso concurrente puede ser muy detallado en las divisiones geográficas que establece. Por ejemplo, puede permitir que una parte posea el derecho a usar una marca dentro de un radio de cincuenta millas alrededor de un grupo selecto de ciudades o condados, mientras que la otra parte posee el derecho a usar la misma marca en todo el resto del país. Incluso puede dividir los derechos de uso de una marca dentro de una ciudad en particular según las carreteras u otros puntos de referencia de esa ciudad.

La TTAB describe sucintamente su análisis territorial en ^Weiner King, Inc. v. Wiener King Corp .: [ ^{16 ]}

Pasando a la cuestión fundamental en este caso, es decir, quién obtiene qué territorio, este tribunal ha sugerido ciertos criterios que son útiles para resolver esta cuestión. En In re Beatrice Foods Co. ... este tribunal señaló que el uso real en un territorio no era necesario para establecer derechos en ese territorio, y que la investigación debería centrarse en (1) la actividad comercial anterior de la parte; (2) la expansión anterior o la falta de ella; (3) el dominio de áreas contiguas; (4) la expansión planificada actualmente; y, cuando corresponda, (5) la posible penetración de mercado mediante productos traídos de otras áreas.

La TTAB ha determinado que en los procedimientos de uso concurrente, "[e]l área para la cual se solicita el registro suele ser más extensa que el área en la que el solicitante está utilizando realmente la marca". ^{[ 7 ]} "Como regla general, un usuario anterior de una marca tiene derecho a un registro que cubra todo Estados Unidos, limitado únicamente en la medida en que el usuario posterior pueda demostrar que no existe probabilidad de confusión y que tiene derechos concurrentes en su área de uso real, más su área de expansión natural". ^{[ 17 ]}

Entre usuarios legítimos y concurrentes de la misma marca en mercados geográficamente separados, el titular del registro anterior tiene derecho a mantener su registro al menos en las áreas de mercado en las que utiliza la marca. Sin embargo, el titular del registro anterior no siempre conserva el derecho a usar la marca en territorios aún no ocupados por ninguna de las partes. En el caso de Pinocchio's Pizza , por ejemplo, el primer solicitante (pero el usuario posterior de la marca en el comercio) era propietario de un pequeño restaurante en Maryland y no había expresado planes de expansión, mientras que el segundo solicitante (pero el usuario anterior de la marca en el comercio) era propietario de varios restaurantes en Texas y planeaba una expansión agresiva. La Junta de Apelaciones y Juicios de Marcas (TTAB) dictaminó que "el propósito de la ley se cumple mejor otorgando al segundo solicitante un registro para todo Estados Unidos, excepto para el área comercial del titular del registro". Por lo tanto, la TTAB restringió el registro del primer solicitante para permitir el uso exclusivo en Maryland y dentro de un radio de 80 kilómetros (50 millas) del restaurante del primer solicitante en áreas que se extienden a otros estados.

Además, si bien la regla general establece que todo Estados Unidos debe estar cubierto por los registros respectivos, es admisible que las partes en un procedimiento resuelvan la cuestión de los derechos territoriales de manera que alguna parte del país quede completamente sin cubrir. En el procedimiento contencioso In re Beatrice Foods Co. , el tribunal dictaminó que el usuario prioritario de una marca tenía derecho a un registro que cubriera todo Estados Unidos, fuera del área de uso efectivo del usuario posterior. Sin embargo, el tribunal añadió:

Lo anterior no implica que la Oficina de Patentes esté obligada a emitir registros que cubran la totalidad de los Estados Unidos en todas las circunstancias. Ciertamente, el solicitante o los solicitantes siempre pueden solicitar registros con restricciones territoriales. Además, al cumplir con el deber del Comisionado conforme a la cláusula del § 2(d) de determinar si es probable que se produzca confusión, error o engaño como resultado del uso simultáneo y continuo de una marca por dos o más partes, puede considerarse que dicha probabilidad solo se evitará cuando a cada parte se le otorgue un territorio muy limitado, sin que se otorguen partes de los Estados Unidos a nadie. ^{[ 18 ]}

Los pocos tribunales que han considerado las implicaciones antimonopolio del registro de uso concurrente han determinado que no constituye una violación de las leyes antimonopolio. Si bien se considera una violación de dichas leyes que las empresas acuerden dividir territorios geográficos para la venta de bienes, los acuerdos de uso concurrente que dividen territorios de marcas comerciales están específicamente previstos por el Congreso. Además, incluso con un acuerdo de este tipo, una empresa aún puede vender productos de la competencia en el territorio de marca comercial de otra empresa, siempre que la parte intrusa venda ese producto bajo una marca diferente. ^{[ 19 ]}

La disponibilidad del registro de uso concurrente no se invoca con frecuencia, incluso cuando el solicitante podría tener excelentes posibilidades de demostrar la existencia de mercados geográficamente distintos. Los procedimientos ante la TTAB, al igual que los procedimientos ante cualquier tribunal, pueden ser costosos y prolongados. Un procedimiento de uso concurrente impugnado puede durar dos o tres años antes de la resolución de una reclamación, y el resultado permanecerá incierto hasta el final. El resultado del procedimiento estará entonces sujeto a una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal , o a una impugnación colateral ante un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos .

Quizás el ejemplo más notable de un registro de uso concurrente continuo sea el de Holiday Inn . Aunque la cadena nacional posee numerosos registros de marcas, existe un registro para un "Holiday Inn" no relacionado que está "restringido al área que comprende la ciudad de Myrtle Beach , Carolina del Sur ". El hotel de Myrtle Beach había utilizado ese nombre desde la década de 1940 e inició un procedimiento de uso concurrente en 1970. Mientras este procedimiento estaba pendiente, la cadena nacional inició una acción en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos. El procedimiento de uso concurrente se suspendió durante la tramitación del litigio federal, que resultó en una sentencia en 1973 que autorizó al hotel de Myrtle Beach a utilizar una marca de servicio distintiva y no infractora de Holiday Inn dentro de la ciudad de Myrtle Beach. ^{[ 20 ]} El procedimiento de uso concurrente se reanudó y, en 1976, el Tribunal de Aduanas y Patentes de los Estados Unidos otorgó al hotel de Myrtle Beach un registro de marca federal. ^{[ 21 ]}

Incluso cuando se concede un registro de uso concurrente, las partes pueden llegar a un acuerdo por el cual una de ellas renuncie a su registro. En algunos casos, una de las partes simplemente dejará de usar la marca para adoptar una nueva, y el registro caducará. En otros casos, la empresa más grande acabará adquiriendo la más pequeña.

Una última observación es que el registro de uso concurrente se ideó antes de la llegada de Internet, lo que contribuye a reducir las distinciones geográficas entre los vendedores. John L. Welch , abogado formado en Harvard y autor de un conocido blog sobre los procedimientos de la TTAB, ha señalado que «los procedimientos tan contenciosos podrían dejar claro que los registros de uso concurrente son, en esta era de Internet , una especie en extinción». ^{[ 22 ]}

• Manual de Procedimientos de Examen de Marcas Comerciales , § 1207.04, "Registro de Uso Simultáneo".
• Manual de Procedimientos de la Junta de Juicios y Apelaciones de Marcas , Capítulo 1100, "Procedimientos de Uso Concurrente".