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dilución de marca registrada

La dilución de marca es un concepto del derecho de marcas que otorga al propietario de una marca famosa la facultad de impedir que otros la utilicen de forma que se menoscabe su...

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La dilución de marca es un concepto del derecho de marcas que otorga al propietario de una marca famosa la facultad de impedir que otros la utilicen de forma que se menoscabe su singularidad. En la mayoría de los casos, la dilución de marca implica el uso no autorizado de la marca de otra persona en productos que no compiten con los del propietario de la marca y que tienen poca relación con ellos. Por ejemplo, una marca famosa utilizada por una empresa para referirse a productos para el cuidado del cabello podría verse diluida si otra empresa comenzara a utilizar una marca similar para referirse a cereales para el desayuno o bujías . [ 1 ]

La dilución es un fundamento de infracción de marca que se aplica únicamente a marcas famosas. En el caso de una marca no famosa, el titular debe demostrar que el uso presuntamente infractor genera confusión respecto al origen del producto o servicio identificado por dicho uso: es muy improbable que exista confusión si los productos o servicios se comercializan en mercados distintos. En el caso de una marca famosa, cualquier otro uso puede generar confusión, ya que los consumidores pueden asociarse con el titular de la marca independientemente del producto o servicio.

Fondo

Tradicionalmente, el derecho de marcas se ocupaba de situaciones en las que un tercero no autorizado vendía productos que competían directamente con los vendidos por el titular de la marca, o que al menos estaban relacionados con ellos. Una marca se diluye cuando el uso de marcas similares o idénticas en otros mercados no competidores implica que la marca, por sí misma, pierda su capacidad de identificar una única fuente. En otras palabras, a diferencia del derecho de marcas ordinario, la protección contra la dilución se extiende a los usos de marcas que no confunden a los consumidores respecto a quién ha fabricado un producto. En cambio, la ley de protección contra la dilución tiene como objetivo proteger las marcas suficientemente fuertes para que no pierdan su asociación singular en la mente del público con un producto en particular, asociación que podría imaginarse si la marca se encontrara independientemente de cualquier producto (por ejemplo, simplemente la palabra Pepsi o en una valla publicitaria ). [ 1 ]

Requisitos de protección

La solidez requerida para que una marca merezca protección contra la dilución varía según la jurisdicción, aunque generalmente incluye el requisito de que sea distintiva, famosa o incluso única. Dichas marcas incluirían nombres de marca fácilmente reconocibles, como Coca-Cola , Kleenex , Kool-Aid o Sony , y términos únicos inventados (como Exxon ) en lugar de apellidos (como Ford o Zamboni ) o palabras comunes. Algunas jurisdicciones exigen el registro adicional de estas marcas como marcas defensivas para poder optar a la protección contra la dilución.

Otra forma de describir la fuerza necesaria de una marca registrada podría establecer una base para la protección contra la dilución desde el punto de vista de la confusión del consumidor. Es probable que las marcas verdaderamente famosas se vean en muchos contextos diferentes debido a la diversificación o al simple patrocinio, hasta el punto de que puede haber muy pocos mercados, si es que hay alguno, en los que un consumidor se sorprendería al ver esa marca famosa involucrada. Un ejemplo claro podría ser la participación pasada de Coca-Cola en líneas de ropa.

Otro uso de la protección por dilución de marca registrada es para imágenes controvertidas, como la antigua mascota y logotipo de los Cleveland Guardians , Chief Wahoo , cuando el equipo se llamaba Cleveland Indians, al igual que los Washington Commanders , antes conocidos como Redskins. En esos casos, se distribuye una selección limitada de productos exclusivamente en las tiendas físicas del equipo, con sus antiguos logotipos controvertidos de origen nativo americano , tanto para mantener las marcas registradas y evitar que otros las usurpen, como para impedir el uso público de dichos logotipos.

Desenfoque y deterioro

La dilución a veces se divide en dos conceptos relacionados: la difuminación, o dilución básica, que "difumina" una marca de su asociación con un solo producto para designar otros productos en otros mercados (como "zapatos Kodak"); y el desprendimiento, que es el debilitamiento de una marca a través de asociaciones desagradables o poco halagadoras. [ 2 ] No todas las leyes de protección contra la dilución reconocen el desprendimiento como un concepto incluido.

Leyes por país

Canadá

En Canadá, la base legal se encuentra en el artículo 22 de la Ley de Marcas :

22. (1) Ninguna persona utilizará una marca registrada por otra persona de manera que pueda tener el efecto de depreciar el valor del fondo de comercio asociado a ella. (2) En cualquier acción relativa al uso de una marca contraria al apartado (1), el tribunal podrá denegar la orden de recuperación de daños o ganancias y podrá permitir al demandado continuar vendiendo productos marcados con la marca que estuvieran en su posesión o bajo su control en el momento en que se le notificó que el titular de la marca registrada se quejaba del uso de la misma. [ 3 ]

Es comúnmente reconocido que el fondo de comercio está constituido por la reputación de una marca comercial y su efecto persuasivo. [ 4 ]

Aplicación del artículo 22 por los tribunales canadienses

En el caso Clairol , [ 5 ] el tribunal declaró que el fondo de comercio puede depreciarse mediante la "reducción del prestigio en que se tiene la marca misma o mediante la persuasión y el atractivo directo de clientes que, de otro modo, se esperaría que compraran o continuaran comprando productos que llevan la marca comercial". El tribunal añadió que la prueba de confusión es irrelevante en este caso y que la "prueba es la probabilidad de depreciar el valor del fondo de comercio asociado a la marca comercial" y que este resultado podría obtenerse sin engaño/confusión real. [ 5 ]

El artículo 22 interviene allí donde la confusión no llega. Incluso si no existe un riesgo real de que el consumidor pueda confundir los dos productos, el titular de la marca podrá impedir que otra persona la utilice si es probable que dicho uso disminuya su valor.

En el caso Veuve Clicquot , [ 6 ] la marca comercial del famoso champán francés fue utilizada por una pequeña cadena de tiendas de ropa femenina que operaba en el este de Quebec y Ottawa. Según el tribunal, el art. 22 se aplica incluso cuando los productos o servicios del demandado no compiten con los del demandante y sus marcas no son idénticas. Las marcas no eran idénticas ("Cliquot" y "Veuve Clicquot") y el riesgo de confundir la marca de champán con una tienda de ropa era bajo. Sin embargo, el tribunal dictaminó que el único elemento necesario era la capacidad de un consumidor medio para reconocer el primer carácter distintivo. Incluso si la marca comercial no es muy conocida, el hecho de que tenga un fondo de comercio significativo asociado podría ser suficiente para que el tribunal considere ilícito su uso por otra persona. [ 7 ] Sin embargo, en ese caso particular, el tribunal afirmó que el demandante Veuve Clicquot no logró probar que la vinculación entre el champán y la ropa pudiera causar depreciación.

En el caso Perrier , [ 8 ] la demandante, una empresa francesa, era la embotelladora y distribuidora de agua mineral. Solicitó una orden judicial para impedir que otra empresa con sede en Ontario anunciara y distribuyera agua embotellada con la marca "Pierre eh!", alegando que el valor del fondo de comercio asociado a la marca francesa probablemente se depreciaría. La demandante logró, en virtud del artículo 22, detener el uso de "Pierre Eh!" en agua embotellada.

Demostración de la depreciación del fondo de comercio

El demandante debe probar los elementos del artículo 22, en particular que el uso probablemente depreciaría el valor del fondo de comercio de la marca del demandante. Vaver ha aclarado que el hecho de que "el uso bien podría causar depreciación no es suficiente. El uso debe haber causado efectivamente la depreciación". [ 7 ]

Limitaciones al uso de la Sección 22

En el caso Clairol, el uso del artículo 22 se restringió al uso «en el sentido técnico de marca registrada». Por ejemplo, los sindicatos pueden usar la marca para hacer caricaturas, ya que la caricatura o la crítica no constituyen una infracción de marca, ni siquiera un uso de la misma, si se producen fuera del «curso normal del comercio». (Véase también el caso Michelin contra CAW. En ese caso, el tribunal rechazó el argumento de la infracción de marca porque nadie tenía previsto usar la marca para vender un producto).

Jordán

La dilución de marca se explica en las Secciones 8(12) y 25(1)(b) de la Ley de Marcas de Jordania. [ 9 ]

Estados Unidos

Antes de la adopción de leyes específicas, la protección por dilución se utilizaba en algunas jurisdicciones estadounidenses para combatir la infracción de marcas registradas mediante nombres de dominio (véase Ciberocupación ). Por ejemplo, en el caso de 1998 de Panavision International contra Toeppen , el demandado Dennis Toeppen registró el nombre de dominio www.panavision.com y publicó vistas aéreas de la ciudad de Pana, Illinois , en el sitio. El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito determinó que se produjo una dilución de la marca cuando los clientes potenciales de Panavision no pudieron encontrar su sitio web en panavision.com y, en cambio, se vieron obligados a buscar a través de otros nombres de dominio (menos obvios). El hecho de que los clientes potenciales pudieran verse disuadidos de localizar el sitio web legítimo de Panavision, junto con la evidencia de que Toeppen se dedicaba al registro de nombres de dominio con fines de lucro, llevó al tribunal a concluir que la conducta de Toeppen "disminuyó la capacidad de las marcas de Panavision para identificar y distinguir los bienes y servicios de Panavision en Internet" y, por lo tanto, constituyó una dilución. [ 10 ]

Recientemente, la Ley de Revisión de la Dilución de Marcas de 2006 (HR 683) fue promulgada, revocando la sentencia de Moseley v. V Secret Catalogue, Inc. , 537 U.S. 418 (2003) . En Moseley , el demandante debía probar la dilución real según la Ley Federal de Dilución de Marcas ("FTDA"). La nueva ley modifica la FTDA, exigiendo que el demandante demuestre únicamente que la marca del demandado es susceptible de causar dilución. [ 11 ] Sin embargo, la modificación también redujo el universo de marcas que se encuentran bajo su protección, requiriendo que las marcas sean de renombre nacional para poder acogerse a la protección contra la dilución.

Por ejemplo, cuando Wolfe's Borough Coffee, Inc., una empresa cafetera con sede en New Hampshire, vendió su café bajo las marcas comerciales que incluían las palabras "Charbucks Blend" y "Mr. Charbucks", Starbucks Corporation la demandó, alegando que el uso de la palabra "Charbucks" diluía la marca "Starbucks" al confundirla y dañarla. El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito decidió [ 12 ] que las marcas no necesitan ser "sustancialmente similares" según la FTDA para que se produzca una dilución cuando están presentes otros factores que respaldan una conclusión de dilución, como la distintividad de la marca famosa y el grado de su reconocimiento. En su decisión, el tribunal determinó que estos otros factores pueden ser suficientes para respaldar una demanda por dilución y remitió el caso al tribunal de distrito para determinar si, de hecho, se había producido una dilución. [ 13 ] El tribunal de distrito dictaminó que las ventas de Charbucks no infringían la marca registrada y podían continuar. [ 12 ]

Porcelana

La legislación china no contempla sistemáticamente la dilución, pero sus reglamentos administrativos contienen suficientes elementos para permitir la interposición de demandas por dilución a través de la normativa sobre marcas notorias. Según la normativa china, la declaración de notoria marca puede realizarse a solicitud de una parte en casos específicos, en los que el demandante debe aportar pruebas de uso durante más de cinco años. [ 14 ] En el litigio entre Hunan Yong He Food Co. y Beijing ByteDance Technology Co. Ltd, la normativa sobre marcas notorias proporcionó en sí misma la base para aplicar la protección contra la dilución, a pesar de la ausencia de una causa de acción legal por dilución y de la falta de exigencia de probar la probabilidad de confusión. [ 15 ]

Véase también

Referencias

  1. 1 2 Ty Inc. v. Perryman , 306 F.3d 509 (7th Cir. 2002).
  2. ↑ Louis Vuitton Malletier SA v. Haute Diggity Dog, LLC , 464 F. Supp. 2d 495 , 504-505 (ED Va. 2006).
  3. ↑ " Ley de marcas (RSC, 1985, c. T-13), art. 22" . 28 de junio de 2021.
  4. ↑ Vaver 2011 , pág. 525.
  5. 1 2 Clairol International Corp. v. Thomas Supply & Equipment Co. Ltd. , (1968) 55 CPR 176, [1968] 2 Ex. CR 552
  6. ↑ Veuve Clicquot Consardin contra Boutiques Cliquot Ltéé
  7. 1 2 Vaver 2011 , pág. 526.
  8. ↑ Fuente Perrier v. Fira-Less Marketing Co. Limited , [1983] 2 FC 18
  9. ↑ Shannag, Shatha Majid; Basu, Subhajit (25 de mayo de 2025). "Repensando la dilución de marcas en Jordania: abordando ambigüedades y alineándose con los estándares globales" . Laws . 14 (3). MDPI : 36. doi : 10.3390/laws14030036 . eISSN 2075-471X .  Este artículo incorpora texto de esta fuente, que está disponible bajo la licencia CC BY 4.0 .
  10. ^ Panavision Int'l contra Toeppen , 141 F.3d 1316 (9th Cir. 1998).
  11. ↑ Ley de Revisión de Dilución de Marcas de 2006, Pub. L. 109–312 (texto) (PDF) , 120 Stat. 1730 , que modifica 15 USC § 1125(c)     
  12. 1 2 Starbucks Corporation v. Wolfe's Borough Coffee, Inc. d/b/a Black Bear Micro Roastery , 588 F.3d 97 (2d Cir. 2009).
  13. ↑ Steve Abreu (enero de 2010). "¿Se ha diluido la marca STARBUCKS? El esfuerzo continuo por proteger las marcas famosas" . Sunstein Kann Murphy & Timbers LLP.
  14. ^ "驰名商标认定和保护规定" .中国政府网、国务院公报(en chino). 2014-07-03 [Emitido el 2014-07-03].Traducido en "Reglas de marcas comerciales famosas de China" . Traducciones de la CBL . Consultado el 12 de noviembre de 2025 .
  15. ↑ Cheng, Ming (5 de enero de 2024). "La práctica legal de la teoría de la dilución de marcas en la protección del valor de marca en China" . Avances en Economía, Gestión y Ciencias Políticas . 66. EWA Publishing: 206–211 . doi : 10.54254/2754-1169/66/20241231 . eISSN 2754-1177 . ISSN 2754-1169 . Consultado el 12 de noviembre de 2025 .  

Lecturas adicionales

  • Simon, Ilanah (verano de 2006). "El requisito real de dilución en Estados Unidos, Reino Unido y Unión Europea: un análisis comparativo" (PDF) . Revista de Derecho Científico y Tecnológico . 12 (2). Archivado del original (PDF) el 1 de septiembre de 2009. Consultado el 9 de marzo de 2007 .
  • Vaver, David (2011). Derecho de propiedad intelectual: derechos de autor, patentes y marcas registradas (2.ª  ed.). Toronto: Irwin Law Inc. ISBN 978-1-55221-209-7.
  • La Ley de Marcas Comerciales de 1946 (también conocida como Título 15, Capítulo 22, del Código de los Estados Unidos) también se aplica aquí . El registro de marcas comerciales se encuentra en la Sección 1051, y la prohibición de dilución está en la Sección 1125.
  • Texto de la Ley de Revisión de la Dilución de Marcas de 2006 de la Oficina de Imprenta del Gobierno (GPO).