Articulo de referencia

Egbert contra Lippmann

Egbert v. Lippmann , 104 US 333 (1881), fue un caso en el que la Corte Suprema de los Estados Unidos sostuvo que el uso público de una invención impide su patentamiento. [ 1 ] E...

Egbert v. Lippmann , 104 US 333 (1881), fue un caso en el que la Corte Suprema de los Estados Unidos sostuvo que el uso público de una invención impide su patentamiento. [ 1 ] El fallo de la Corte estuvo influenciado por su opinión de que el inventor había perdido su derecho a patentar la invención al "dormir sobre sus derechos" mientras otros comercializaban la tecnología. [ 2 ]

Fondo

Hechos

El corsé se mantiene patentado en este caso.

Samuel Barnes diseñó las " barras de corsé ", que eran resortes dispuestos verticalmente para rigidizar un corsé. Samuel hizo el invento en 1855 después de haber presenciado cómo dos mujeres, su "amiga íntima", Frances Willis, y la amiga de esta, la señorita Cugier, se "quejaban de que se les rompían las barras de corsé". Samuel ideó un dispositivo más resistente utilizando dos piezas de metal unidas para crear una barra de corsé doble y reforzada. [ 3 ] Luego le dio los resortes a Frances, quien en 1863 se convertiría en su esposa y más tarde en la albacea de su testamento . En 1858 le dio otro juego de barras, que ella usó durante mucho tiempo. En 1863, Samuel y Frances le mostraron el invento a su amigo Joseph Sturgis; y en marzo de 1866 Samuel solicitó una patente . [ 4 ] Samuel murió un mes después de que se emitiera la patente en julio de 1866. Frances se volvió a casar en 1870 y pasó a llamarse Frances Egbert. Posteriormente, Frances, como albacea de Samuel y propietaria de la patente, interpuso una demanda por infracción de patente .

Procedimientos en el tribunal inferior

Frances Egbert demandó a Phillip Lippmann y August Seligmann en el Distrito Sur de Nueva York. [ 5 ] El juez de circuito Blatchford juzgó el caso y declaró la patente inválida debido al uso público. Dictaminó:

No se trataba de un uso experimental, ni de un uso privado. Era un uso práctico en público del artículo terminado [a pesar de su ocultamiento e invisibilidad dentro del corsé]. No se mantuvo ni se impuso ningún secreto respecto al artículo ni a su estructura. [ 6 ]

Frances apeló la sentencia ante el Tribunal Supremo.

Sentencia del Tribunal Supremo

Opinión mayoritaria

Juez William Burnham Woods

El juez William Burnham Woods redactó la opinión mayoritaria, explicando que el uso público de la invención por una sola persona es suficiente para considerarse uso público, incluso cuando dicho uso no sea visible para el público en general. De igual modo, una donación a otra persona sin tener en cuenta el secreto ni las restricciones de uso es suficiente para impedir la concesión de una patente por la misma razón. Que el uso de una invención sea público o privado «no depende necesariamente del número de personas que conozcan su uso». [ 7 ]

Más bien: «Si un inventor, habiendo creado su invento, lo regala o vende a otro para que lo use el donatario o comprador sin limitación, restricción ni obligación de secreto, y se usa de esa manera, dicho uso es público, aunque el uso y el conocimiento del mismo se limiten a una sola persona». [ 7 ] Es un uso público porque «podría haberlos exhibido a cualquier persona, o haber fabricado otros aceros del mismo tipo y haberlos usado o vendido sin violar ninguna condición o restricción impuesta por el inventor». [ 8 ] Así, el Tribunal consideró el regalo de Barnes de los aceros para corsé a su «amiga íntima» (que entonces no era su esposa) sin que ella firmara previamente un acuerdo de confidencialidad como si se tratara de una venta en el curso ordinario de los negocios. [ 9 ]

La mayoría sostuvo que el uso en este caso era diferente al del caso City of Elizabeth v. Pavement Company, ya que no se trataba de un intento de buena fe de probar o experimentar con el diseño. Además, Barnes "ignoró sus derechos" durante los once años transcurridos entre 1855 y 1866, al no solicitar una patente hasta que otros fabricantes ya habían incorporado aspectos similares al diseño de Barnes en sus propios productos. No se molestó en solicitar una patente hasta que se dio cuenta, tardíamente, de que potencialmente podía obtener beneficios de su invención. Por lo tanto, el tribunal declaró la patente inválida. [ 8 ]

Disentimiento

El juez Samuel Freeman Miller fue el único disidente en este caso, discrepando con la mayoría sobre el carácter "público" del uso que Frances hacía de los corsés de acero. Argumentó que la mayoría ignoró la palabra "público" en la ley de patentes, que establece que el "uso público" es un impedimento para patentar una invención. Miller sostuvo:

Un uso privado con consentimiento, que no pudiera dar lugar a la copia o reproducción de la máquina, que no revelara la naturaleza de la invención a nadie más que a la parte a la que se le concedió dicho consentimiento, y que dejara al público en general tan ignorante de esto como lo estaba antes del descubrimiento del autor, no constituía un abandono al público y no invalidaba su derecho a la patente. Si el pequeño resorte insertado en un solo par de corsés, utilizado únicamente por una mujer, cubierto por su ropa exterior y en una posición siempre oculta a la vista del público, constituye un uso público de esa pieza de acero, me resulta difícil discernir la línea divisoria entre un uso privado y uno público. [ 10 ]

Legislación posterior

La Ley de Invenciones de Estados Unidos de 2011 (AIA) puede haber revocado completamente Egbert v. Lipmann . [ 11 ] La disposición de uso público de la ley ahora establece que una persona no tiene derecho a una patente si "la invención reivindicada estaba... en uso público... o de otro modo disponible para el público antes de la fecha efectiva de presentación de la invención reivindicada". [ 12 ] Eso parece limitar el uso público a los usos disponibles para el público y excluir como impedimentos para la patentabilidad cualquier uso privado, oculto e inaccesible, ya que implica que el uso público está dentro de la clase de cosas que de otro modo estarían disponibles para el público. [ 13 ] Un resorte de acero oculto dentro de un corsé no parecería estar disponible para el público.

El requisito de disponibilidad es coherente con el historial legislativo de la AIA. Antes de la votación del Senado, el senador Jon Kyl explicó al Senado que el Comité Judicial había añadido las palabras "de otro modo disponible para el público" para "derogar... la norma anunciada en Egbert v. Lippmann ". [ 14 ]

Comentario

La comentarista feminista Kara Swanson analizó el caso como una explicación de la doctrina del uso público en "las intersecciones de género y propiedad intelectual desde una perspectiva feminista". En su opinión:

Al igual que las tecnologías más célebres de la época, como el teléfono, el telégrafo y la bombilla, el corsé fue producto de numerosos inventores, quienes realizaron mejoras, las patentaron y lucharon por sus derechos en los tribunales. Al usar corsés, las mujeres estadounidenses mantenían una relación íntima y cotidiana con una tecnología fuertemente protegida por patentes. Durante estas décadas, el corsé estuvo profundamente arraigado tanto en la construcción social del género y la sexualidad, como símbolo de feminidad y respetabilidad, como en el sistema de patentes de Estados Unidos, como un bien comercial sobre el cual muchos reclamaban derechos de propiedad intelectual. Comprender el corsé, entonces, ofrece una manera de considerar simultáneamente el género, la sexualidad y el derecho de patentes. [ 15 ] : 57

Swanson argumenta que la considerable expansión del concepto de "uso público" por parte de la Corte, desde la explotación comercial hasta el uso secreto sin un acuerdo de confidencialidad, reflejó los sesgos de género de la Corte del siglo XIX. La mayoría de la Corte se mostró antagónica a que Frances no se adhiriera a "la ideología de género predominante de la época" al convertirse no solo en fabricante de corsés, sino también en litigante para hacer valer una patente, "un rol en el que actuó directamente en la esfera pública, sin la mediación de un hombre y en desafío tácito a la ideología de las esferas separadas", según la cual las mujeres no actuaban públicamente como los hombres. [ 15 ] : 111 Swanson se burla de la exigencia de la mayoría de que Barnes debería haber hecho que Frances firmara un acuerdo de confidencialidad para evitar el abandono de su derecho a una patente:

Un hombre no necesita que su amante firme un acuerdo en el que se comprometa a no mostrar su ropa interior a nadie; su derecho exclusivo a verla se basaba en el carácter privado de su relación. Y si la relación era privada, ¿acaso el uso del acero no era también privado y, por lo tanto, no podía activar la prohibición legal? [ 15 ] : 113

Brian J. Love explica el fallo como un ejemplo de "malos hechos que dan lugar a la creación de una mala ley". [ 16 ] : 7 Le resulta "difícil imaginar una decisión que considere 'público' el interior de la ropa interior de una pareja sentimental". [ 16 ] : 7 El caso tiene más sentido, argumenta, si se considera como uno de una invención " submarina ". Señala los hechos: "primero, que el inventor esperó once años antes de presentar una solicitud de patente; y segundo, que la industria de los resortes para corsés adoptó de forma independiente e inocente el mismo diseño mientras tanto". [ 16 ] : 8 Por lo tanto, Love critica al Tribunal Egbert por distorsionar la ley de patentes para llegar a su fallo en este caso:

En lugar de enunciar una norma equitativa para proteger las expectativas establecidas y, a la inversa, castigar a quienes se aferran a sus derechos para luego actuar y perturbar dichas expectativas, el Tribunal optó por extender el significado de "uso público" hasta un punto posiblemente retorcido y, como mínimo, bastante contraintuitivo. Es muy posible que los miembros del Tribunal detectaran a un actor malintencionado y decidieran deliberadamente no premiar su comportamiento inapropiado. Pero, en lugar de hacerlo de forma directa y dirigida exclusivamente al inventor en cuestión, el Tribunal lo hizo de forma encubierta y de una manera que creó una trampa perenne para los inventores inexpertos, la cual continúa destruyendo los incipientes derechos de patente de los pequeños inventores hasta el día de hoy, más de un siglo después. [ 16 ] : 8

Referencias

Las citas en este artículo están escritas según el estilo Bluebook . Para más información, consulte la página de discusión .

  1. Egbert v. Lippmann , 104 U.S. 333 (1881) .
  2. Egbert , 104 US en 337 ("El inventor durmió sobre sus derechos durante once años.").
  3. Véase Egbert , 104 US en 335.
  4. Según la Corte Suprema, al permitir que Francis utilizara los aceros de sus corsés durante un período prolongado antes de solicitar la patente, Samuel "dejó pasar once años sin ejercer sus derechos". Egbert , 104 US en 337. Para ver comentarios ingeniosos de abogados de patentes sobre este tema, consulte, por ejemplo, Robert P. Merges y John F. Duffy, Patent Law And Policy: Cases And Materials 522-27 (4.ª ed. 2007).
  5. Egbert v. Lippmann , 8 F. Cas. 370 (CCSDNY 1878).
  6. Egbert , 8 F. Cas. en 371.
  7. 1 2 Egbert , 104 EE. UU. en 336.
  8. 1 2 Egbert , 104 EE. UU. en 337.
  9. Véase Kara W. Swanson, Getting a Grip on the Corset: Gender, Sexuality and Patent Law , 23 Yale JL & Feminism 57, 108 (2011) («Al considerar la transferencia a Frances como si fuera una venta, el Tribunal trasladó no solo el corsé de Frances, sino toda la relación entre los futuros marido y mujer, al ámbito público y comercial. Partiendo de esta premisa, el Tribunal consideró [solo] lo que Frances “podría haber” hecho.»).
  10. Egbert , 104 EE. UU. en 339.
  11. Véase en general Joseph A. Lingenfelter, Putting the Public back in Public Use: Interpreting the 2011 Leahy-Smith America Invents Act , 31 Ga. St. UL Rev. 867 (2015).
  12. 35 USC § 102(a)(1).
  13. Es un principio aceptado de interpretación legal que cuando una lista de elementos tiene la forma A, B o C , se entiende que C modifica todos los elementos precedentes.
  14. 157 Cong. Rec. Sl371 (edición diaria, 8 de marzo de 2011). También afirmó que la opinión disidente del juez Miller en ese caso había sido correcta.
  15. 1 2 3 Kara W. Swanson, Getting a Grip on the Corset: Gender, Sexuality and Patent Law , 23 Yale JL & Feminism 57 (2011).
  16. 1 2 3 4 Brian J. Love, Bad Actors and the Evolution of Patent Law , 101 Va. L. Rev. Online 1 (2015).

Lecturas adicionales

  • Kara W. Swanson, Getting a Grip on the Corset: Gender, Sexuality and Patent Law , 23 Yale JL & Feminism 57 (2011) – análisis feminista y sociológico del caso, que proporciona un "análisis feminista de la doctrina del uso público tal como se define en Egbert "
  • Swanson, Kara W. (18 de abril de 2019). «El corsé. Una historia de la propiedad intelectual en 50 objetos, Claudy Op Den Camp y Dan Hunter (eds.) , Cambridge University Press». Documento de investigación n.º 307-2017 de la Facultad de Derecho de la Universidad Northeastern – vía SSRN.
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  • El texto de Egbert v. Lippmann , 104 U.S. 333 (1881) está disponible en: CourtListener, Google Scholar, Justia, Biblioteca del Congreso y OpenJurist.