En el caso In re Schrader , 22 F.3d 290 (Fed. Cir. 1994) [ 1 ] , se trata de una decisión de 1994 del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal, en la que el tribunal resumió y sintetizó sus precedentes bajo la Prueba Freeman-Walter-Abele de patentabilidad. Según esta prueba, un elemento clave es que la invención reivindicada se implemente con algún tipo de hardware, es decir, una máquina específica. Esta fue una de las últimas decisiones del Circuito Federal que utilizó dicha prueba. [ 2 ]
Fondo
La invención de Schrader
Schrader inventó un método comercial para determinar qué combinación de ofertas en una subasta de un conjunto de artículos refleja el pago total más alto para el vendedor. La opinión del Tribunal Federal de Apelaciones ofreció un ejemplo simplificado para ilustrar la invención reivindicada:
Por ejemplo, en una subasta de dos parcelas contiguas, la parcela 1 y la parcela 2, se podrían recibir y registrar las siguientes ofertas: Oferta 1: $100,000 por la parcela 1 por el postor A; Oferta 2: $200,000 por la parcela 2 por el postor B; y Oferta 3: $250,000 por ambas parcelas, la 1 y la 2, por el postor C. La combinación de ofertas que maximiza los ingresos del vendedor... serían las ofertas 1 y 2.
Sin embargo, este ejemplo no ilustra el valor de la invención, ya que no revela la dificultad del problema subyacente a medida que aumenta el número de artículos sobre los que se debe pujar. Como señaló un comentarista:
La gestión de las pujas se complica exponencialmente a medida que aumenta el número de artículos en subasta. Si bien es posible determinar mentalmente qué combinación de pujas genera los máximos ingresos por dos artículos, como en el ejemplo del tribunal, a medida que aumenta el número de artículos, esto se vuelve imposible. Del mismo modo, realizar este tipo de subasta competitiva en tiempo real se vuelve cada vez más inviable a medida que aumenta el número de artículos. Los postores no pueden saber qué puja deben realizar para ganar ni cuánto deben aumentarla. Los cálculos se vuelven demasiado difíciles de realizar a la velocidad de la subasta.
Por ejemplo, si intervienen cuatro artículos a, b, c y d, y si representamos las posibles ofertas de combinación mediante las letras mayúsculas correspondientes, tenemos las siguientes posibles combinaciones o conjuntos de artículos:
- A, B, C, D,
- AB, AC, AD, BC, BD, CD,
- ABC, ABD, ACD, BCD,
- ABCD
En general, para n artículos hay 2 n - 1 combinaciones posibles de artículos sobre los que un postor podría pujar. Incluso el ejemplo de cuatro artículos utilizado aquí es probablemente demasiado complejo para llevar a cabo una subasta en tiempo real sin asistencia informática, ya que cada una de las 15 combinaciones posibles podría tener que considerarse al resolver cada puja sucesiva. [ 3 ]
Schrader ideó un método que permitía realizar subastas de este tipo en tiempo real. En otras palabras, Schrader hizo posible llevar a cabo una subasta de varios artículos de la misma manera que se realiza una subasta ordinaria de un solo artículo.
Tal como se explica en la descripción de la solicitud de patente , se prevé que la subasta se lleve a cabo con postores agrupados en diferentes ubicaciones, posiblemente en distintas ciudades. Los postores verían una gran pantalla de televisión en la que se mostrarían las ofertas. Estas se procesarían en un ordenador central ("procesador"), de modo que las pantallas mostrarían qué combinaciones de ofertas para artículos individuales o combinaciones de artículos estaban prevaleciendo ("ganando") en cada momento. Esto daría a cada postor la oportunidad de presentar una oferta más alta por un artículo o combinación de artículos en particular, para convertirse en el postor ganador en lugar del postor que prevaleció anteriormente. [ 4 ]
De este modo, varios licitadores de dos o más ciudades presentan sus ofertas mediante dispositivos de entrada de ofertas. Estos pueden ser teclados, pantallas táctiles u otros dispositivos de entrada convencionales. Las ofertas (es decir, las señales de oferta) se transmiten al procesador a través de enlaces de telecomunicaciones (por ejemplo, líneas telefónicas). El procesador procesa las ofertas para determinar qué combinaciones prevalecen en un momento dado. [ 5 ]
La solicitud de patente no describía detalles del programa informático real de Schrader. Pero según una descripción de las conversaciones con su abogado, parece que se utilizó un método simple de fuerza bruta . [ 6 ] Después de que el procesador evalúa cada nueva oferta, envía señales de imagen a las unidades de visualización, de modo que las pantallas muestran las ofertas vigentes en ese momento. Preferiblemente, esta información se presenta en las pantallas de manera que facilite a los postores la comprensión de qué tipo de aumentos de oferta se necesitan para superar las ofertas vigentes anteriormente. Por ejemplo, el programa de interfaz de usuario resalta las ofertas combinadas vigentes en colores que contrastan con los demás. [ 7 ] Este sistema brinda a los diferentes postores la oportunidad de presentar ofertas más altas para parcelas y conjuntos de parcelas particulares, para convertirse en los postores vigentes en lugar de aquellos que lo eran anteriormente. [ 8 ]
La invención tal como se reivindica
El tribunal dijo que la demanda número 1 era representativa:
1. Un método de licitación competitiva para una pluralidad de artículos que comprende los siguientes pasos:
identificar una pluralidad de elementos relacionados en un registro;
ofrecer dicha pluralidad de artículos a una pluralidad de posibles postores;
recibir ofertas de dichos postores tanto para artículos individuales como para una pluralidad de grupos de dichos artículos, cada uno de dichos grupos incluyendo uno o más de dichos artículos, siendo dichos artículos y grupos cualquier número de todos los artículos individuales y todas las combinaciones posibles de dichos artículos;
ingresar dichas ofertas en dicho registro;
indexar cada una de dichas ofertas a una de dichas ofertas individuales o a dichos grupos de dichos artículos; y
reunir una recopilación de todas dichas ofertas sobre dichos artículos y grupos, dicha recopilación identificando una oferta para todos dichos artículos a un precio total vigente, identificando en dicho registro todas dichas ofertas que corresponden a dicho precio total vigente.
La reivindicación no menciona los dispositivos de entrada de ofertas, señales de ofertas, enlaces de telecomunicaciones, señales de imagen, dispositivos de visualización o similares, descritos en la sección anterior.
La decisión de la PTO
La decisión de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos dictaminó que las reivindicaciones no podían patentarse, por tres razones:
- "El proceso reivindicado implica únicamente el intercambio de información y el procesamiento de datos, y no implica un proceso de transformación o reducción de un artículo a un estado o cosa diferente..."
- El método reivindicado «implica un algoritmo matemático o pasos de cálculo matemático, ya que incluye un procedimiento para resolver un tipo determinado de problema matemático. . . . [L]os cálculos matemáticos de la suma de las posibles combinaciones de pujas constituyen la esencia de la invención».
- La materia objeto de la reivindicación es un método para hacer negocios, que no puede ser patentado, de conformidad con el artículo 101.
La opinión del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal
Schrader apeló ante el Tribunal Federal de Apelaciones. En primer lugar, argumentó que no existía ningún algoritmo. El tribunal (en una opinión de 2 a 1 redactada por el juez Plager) manifestó su desacuerdo, ya que el procedimiento alegado para optimizar una combinación de ofertas «pertenece o es similar a una clase de procedimientos de optimización matemática bien conocidos, comúnmente aplicados a problemas empresariales, denominados programación lineal ». Aparentemente, el tribunal consideró que un procedimiento de fuerza bruta era una forma de algoritmo.
A continuación, Schrader argumentó que la reivindicación tenía la estructura suficiente para satisfacer la prueba de Freeman-Walter-Abele :
Así, argumenta que el método reagrupa físicamente las ofertas originales en nuevos grupos y, en última instancia, en "finalizaciones", transforma físicamente los datos de las ofertas en datos de finalización o datos de visualización, y realiza cambios físicos en una "pantalla". En la especificación, Schrader afirma que la reivindicación contempla un entorno de subasta en el que "todos los postores se reúnen en una sala grande con una pantalla frente a la sala" o con los postores "reunidos en varias salas adyacentes o en diferentes ciudades interconectadas por un sistema de circuito cerrado de televisión o similar que utiliza pantallas grandes".
Pero todo eso era la descripción, respondió el tribunal, no la demanda:
La palabra "pantalla" no se menciona en ninguna parte de la reivindicación. Además, las ofertas en sí mismas no tienen nada de físico. Por lo tanto, la agrupación o reagrupación de ofertas no puede constituir un cambio, efecto o resultado físico. Asimismo, los términos "datos de oferta", "datos de finalización" o "datos de pantalla" no se mencionan en ninguna parte de la reivindicación y no hay base para interpretarlos como parte de la misma. Por consiguiente, no encontramos en la reivindicación ningún tipo de transformación de datos. Finalmente, la noción de licitadores reunidos en un solo lugar frente a una pantalla, o en varios lugares interconectados por circuito cerrado de televisión a través de una pantalla grande, no se menciona en la reivindicación. El único efecto o resultado físico que requiere la reivindicación es el registro de ofertas en un "registro", un paso que puede realizarse simplemente escribiendo las ofertas en un papel o una pizarra. A efectos del § 101, dicha actividad es indistinguible de los pasos de recopilación de datos, que son insuficientes para otorgar patentabilidad a una reivindicación que implique la resolución de un algoritmo matemático . Por lo tanto, las reivindicaciones de Schrader no son patentables.
El tribunal consideró innecesario pronunciarse sobre el tercer motivo (método comercial) "en vista de nuestra resolución de la apelación en lo que respecta al motivo del algoritmo matemático".
El juez Newman discrepó, argumentando: "El proceso que alega Schrader requiere la realización de pasos y procedimientos específicos, incluidos cálculos, para lograr un resultado tecnológicamente útil; no es una abstracción matemática".
Comentario sobre la importancia de la falta de elementos mecánicos.
En los comentarios se sugirió que el resultado habría sido diferente si Schrader hubiera incluido en las reivindicaciones los elementos físicos que, según señaló el tribunal, "no se mencionaban en ninguna parte de la reivindicación":
Schrader sugiere que la patentabilidad de un método computarizado para realizar cálculos sin utilizar aparatos específicos (sino simplemente una computadora digital de uso general) depende de cómo se redacten las reivindicaciones. Si se hace hincapié en la transformación de señales representativas de lo que sea que el método aborde, e incluye referencias a los aparatos convencionales y quizás obvios (como una pantalla, un teclado o cables telefónicos) que se utilizan habitualmente en este tipo de tareas, entonces sí , es patentable. Pero si no se hace, se trata simplemente de un método no patentable o una idea abstracta.
En cuanto a la forma frente a la sustancia, la forma es discernible; es objetiva. . . . Incluso podemos describirla y definirla con particularidad. La sustancia, como siempre, es esquiva. [ 9 ]
Otro comentarista criticó la decisión en estos términos:
Una regla clara para determinar la elegibilidad según el § 101 se desprende de la decisión mayoritaria en Schrader ; sin embargo, la justificación doctrinal de esta regla no es convincente. Schrader estableció dos vías alternativas para la elegibilidad de invenciones informáticas según el § 101: (1) incluir aparatos físicos para implementar el proceso en la reivindicación, o (2) demostrar que las señales de datos manipuladas por el algoritmo son representativas de actividad física u objetos tangibles. Si las reivindicaciones no incluyen tales limitaciones, serán rechazadas por reivindicar el algoritmo de forma aislada. La naturaleza simple y altamente predecible de esta regla, combinada con su cuestionable utilidad como limitación per se creada judicialmente para la elegibilidad según el § 101, llevó a un comentarista a calificarla de "regla brillante en zigzag". ¿Se habrían considerado elegibles las reivindicaciones de Schrader según el § 101 si hubiera incluido limitaciones físicas superfluas en las reivindicaciones, como unidades de visualización de video del estado de la técnica anterior? Ese es el tipo de artimaña en las reivindicaciones que el juez Nies protestó en [ In re] Trovato . [ 10 ]
Secuelas
En 1999, en AT&T Corp. v. Excel Communications, Inc. , el Circuito Federal dijo: "[A la luz de nuestra comprensión reciente del asunto, el análisis del tribunal de Schrader es ... poco útil". [ 11 ]
Posteriormente, en In re Bilski , [ 12 ] el Circuito Federal esencialmente restauró el análisis de máquina o transformación de Schrader , pero en la revisión de la Corte Suprema, en Bilski v. Kappos , [ 13 ] la Corte sostuvo que el análisis del tipo utilizado en Schrader era solo una "pista útil" y no definitivo. Posteriormente, en Alice Corp. v. CLS Bank International , [ 14 ] la Corte Suprema reafirmó su posición de que el análisis del tipo utilizado en Schrader era solo una "pista útil" y no definitivo.
Referencias
- ↑ En re Schrader , 22 F.3d 290 (Fed. Cir. 1994).
- ↑ In re Trovato, 42 F.3d 1376 (Fed. Cir. 1994), anulado en pleno , 60 F.3d 807 (Fed. Cir. 1995), fue un caso posterior en el que la decisión del panel aplicó esa prueba, pero el tribunal posteriormente anuló la decisión del panel en pleno .
- ↑ Cap. 8-C , Protección de patentes de software: materia estatutaria en la Corte Suprema y el Circuito Federal , Facultad de Derecho de la Universidad George Washington, Derecho Informático ( GW Computer Law ). Véase también R. Stern, Resolviendo el dilema del algoritmo: archivado el 6 de junio de 2015 en Wayback Machine Después de 1994 en el Circuito Federal, la ley de patentes necesita una algorithmectomía radical , 22 AIPLA QJ 167 (1994) ( Algorithm Conundrum ).
- ↑ El enigma del algoritmo en las páginas 178-79.
- ↑ Derecho Informático GW .
- ↑ Véase GW Computer Law . Esto es posible gracias a la velocidad con la que un ordenador realiza cálculos aritméticos. El método de fuerza bruta se describe con más detalle en la fuente citada.
- ↑ Derecho Informático GW .
- ↑ El enigma del algoritmo en la página 179.
- ↑ Derecho informático .
- ↑ S. McDonald, Patenting Floppy Disks , or How the Federal Circuit's Acquiescence has Filled the Void Left by Legislative Inaction , 3 Va. JL & Tech. 9 (Otoño de 1998).
- ↑ AT&T Corp. v. Excel Communications, Inc. , 172 F.3d 1352 (Fed. Cir. 1999).
- ↑ En re Bilski , 545 F.3d 943 (Fed. Cir. 2008). ( en pleno ).
- ^ Bilski contra Kappos , 561 U.S. 593 (2010)
- ↑ 573 US __, 134 S. Ct. 2347 (2014).
Enlaces externos
El texto de In re Schrader, 22 F.3d 290 (Fed. Cir. 1994) está disponible en: CourtListener, Justia, OpenJurist, Google Scholar y Digital Law Online.
- Jurisprudencia sobre patentes de software
- Casos del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal
- Jurisprudencia de patentes de los Estados Unidos
- 1994 en la jurisprudencia de los Estados Unidos