Prueba de Freeman-Walter-Abele

Freeman-Walter-Abele es una prueba judicial ahora obsoleta en el derecho de patentes de los Estados Unidos . Surgió de tres decisiones del Tribunal de Aduanas y Apelaciones de Patentes de los Estados Unidos : In re Freeman , ^{[ 1 ]} 573 F.2d 1237 (CCPA 1978), In re Walter , 618 F.2d 758 (CCPA 1980); ^{[ 2 ]} e In re Abele , 684 F.2d 902 (CCPA 1982) ^{[ 3 ]} , que intentaron cumplir con decisiones recientes de la Corte Suprema en relación con las reivindicaciones de patentes relacionadas con software.

La prueba se utilizaba para determinar si una reivindicación de patente se refería exclusivamente a principios matemáticos o algoritmos , que no son materia patentable. El objetivo de la prueba era permitir reivindicaciones que no intentaran monopolizar materia tradicionalmente no patentable, como las matemáticas, el pensamiento y las leyes de la naturaleza. Aunque se centra principalmente en algoritmos matemáticos, la prueba tiene cierta aplicabilidad en todos los debates sobre materia patentable. Su uso alcanzó su punto álgido en 1994 con el caso In re Schrader . Posteriormente, su uso disminuyó, siendo reemplazado por la prueba del "resultado útil, concreto y tangible" de In re Alappat , ahora también obsoleta . La prueba legal actual para la patentabilidad se establece en las decisiones de la Corte Suprema en los casos Bilski v. Kappos , Mayo v. Prometheus y Alice v. CLS Bank .

La prueba de Freeman fue:

Primero, debe determinarse si la reivindicación menciona directa o indirectamente un «algoritmo» en el sentido que Benson le da a ese término, pues una reivindicación que ni siquiera menciona un algoritmo claramente no puede invalidarlo por completo. Segundo, la reivindicación debe analizarse con mayor detalle para determinar si, en su totalidad, invalida por completo dicho algoritmo. ^{[ 4 ]}

En Freeman, la invención consistía en un sistema para la composición tipográfica de información alfanumérica, utilizando un sistema de control basado en computadora junto con una fotocompositora de diseño convencional. ^{[ 5 ]} La invención era:

... tres pasos de procesamiento de señales. Primero, se leen los códigos de entrada y se construye una estructura de árbol de símbolos que representa la expresión matemática. Segundo, se componen las señales que especifican las posiciones relativas de los puntos de concatenación de los símbolos mediante la aplicación del algoritmo de posicionamiento local. Tercero, se genera una imagen de la expresión, con todos los símbolos en la posición correcta, en el CRT u otro dispositivo de salida. ^{[ 6 ]}

El tribunal limitó el término "algoritmo" a algoritmos o fórmulas matemáticas. El tribunal no consideró que el paso de Freeman fuera una fórmula o un algoritmo y, por lo tanto, revocó el rechazo de la reclamación por parte de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (PTO).

En Walter , la invención era un sistema para procesar señales sísmicas de "chirrido" mediante procedimientos matemáticos. La PTO solicitó al tribunal que reconsiderara el segundo paso de Freeman , que, según la PTO, entraba en conflicto con el caso Flook de la Corte Suprema . El tribunal declaró que el segundo paso de Freeman "implica el examen de la reivindicación 'para determinar si en su totalidad invalida completamente [el] algoritmo'". ^{[ 7 ]} El tribunal dijo que reformularía "el segundo paso de la prueba de Freeman en términos distintos a la invalidez". ^{[ 8 ]} La nueva versión fue:

Si el algoritmo matemático se implementa de una manera específica para definir relaciones estructurales entre los elementos físicos de la reivindicación (en reivindicaciones de aparatos) o para refinar o limitar los pasos de la reivindicación (en reivindicaciones de procesos), y la reivindicación cumple con los demás requisitos legales, la reivindicación cumple con el artículo  101. Sin embargo, si el algoritmo matemático simplemente se presenta y resuelve mediante la invención reivindicada, como ocurrió en Benson y Flook , y no se aplica de ninguna manera a elementos físicos o pasos del proceso, ninguna actividad posterior a la solución hará que la reivindicación sea legal; tampoco se salva mediante un preámbulo que simplemente enumere el campo de uso del algoritmo matemático. ^{[ 9 ]}

Además, «si el producto final de una invención reivindicada es un número puro, como en Benson y Flook , la invención no está sujeta a patente, independientemente de cualquier actividad posterior a la solución que la ponga a disposición de una persona o máquina para otros fines». Por otro lado, si la invención del producto genera un objeto físico, como un registro sísmico, podría patentarse. El tribunal evaluó la invención reivindicada y decidió que se trataba simplemente de un cálculo y, por lo tanto, no era patentable. ^{[ 10 ]}

Finalmente, en el caso Abele, la invención consistía en un sistema para procesar señales de tomografía computarizada. Una vez más, el tribunal abordó y perfeccionó el segundo paso del análisis. El tribunal afirmó que los solicitantes que apelaban la denegación de la Oficina de Patentes tenían razón al quejarse de que la prueba establecía dos extremos de un espectro y, por lo tanto, no proporcionaba una herramienta útil para analizar las reivindicaciones en la "zona gris" que se encuentra entre ambos extremos de dicho espectro. ^{[ 11 ]} Ahora bien, el tribunal reformuló la prueba en los siguientes términos:

Walter debe interpretarse en el sentido de que solo requiere que el algoritmo se "aplique de cualquier manera a elementos físicos o pasos del proceso", siempre que su aplicación esté circunscrita a algo más que una limitación de campo de uso o una actividad posterior a la solución no esencial. Por lo tanto, si la reivindicación fuera "de otro modo legal", aunque inoperante o menos útil sin el algoritmo, la reivindicación también presenta materia legal cuando se incluye el algoritmo. Concluimos que esta interpretación amplia de Walter concuerda con las decisiones de la Corte Suprema. ^{[ 12 ]}

La versión final de la prueba tiene dos partes. Primero, determinar si la reivindicación describe un algoritmo en el sentido de Benson . Segundo, determinar si el algoritmo se "aplica de alguna manera a elementos físicos o pasos del proceso" según In re Abele .

Según la versión final de la prueba Freeman-Walter-Abele , cualquier inclusión de un aparato convencional obvio en la reivindicación parecía ser suficiente para que el tribunal considerara patentable la materia objeto de la patente. En un caso, una ROM para almacenar cuadrados numéricos fue suficiente. ^{[ 13 ]} Esta situación se satirizó en el mítico «Caso del esparcidor automático de sustancias», un sistema computarizado para esparcir fertilizantes. ^{[ 14 ]}

Esta prueba fue prácticamente eliminada por el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal con In re Alappat . ^{[ 15 ]} Ahora, el resultado se volvió lo más importante. Si un algoritmo matemático producía un "resultado útil, concreto y tangible", la demanda era materia sujeta a la ley. Así, a finales de la década de 1990, en casos como AT&T Corp. v. Excel Communications, Inc. en 1999 y otros casos similares, ya no se requería la presencia de elementos de hardware físico.

La prueba Freeman-Walter-Abele fue rechazada en 1998 en el caso State Street Bank , que la describió como de "poca o ninguna aplicabilidad para determinar la existencia de materia sujeta a ley".

Sin embargo, siguió utilizándose en la oficina de patentes, que la consideraba prácticamente igual que las pruebas de "aplicación práctica" y "resultados útiles, concretos y tangibles".

En el caso In re Alappat quedó claro que la mayoría del Circuito Federal había perdido la paciencia con la complejidad de la prueba Freeman-Walter-Abele , pero el Juez Presidente Nies y el Juez Archer discreparon de este paso. Las dos decisiones de Trovato resaltaron la diferencia de opinión. ^{[ 16 ]} La decisión original del panel de Trovato utilizó la prueba Freeman-Walter-Abele para determinar que las reivindicaciones de Trovato eran "ideas abstractas" no admisibles. La orden de anulación no dio ninguna razón por la cual la opinión original del Juez Nies fuera incorrecta. ^{[ 17 ]}

Ninguna opinión posterior del Circuito Federal se basó en la prueba Freeman-Walter-Abele . El Circuito Federal luego pasó a la prueba menos compleja del "resultado útil, concreto y tangible", pero se apartó de ella en In re Bilski , que adoptó una versión modificada de la prueba Freeman-Walter-Abele , conocida como la " prueba de máquina o transformación ". En apelación de In re Bilski , en Bilski v. Kappos , y luego en dos casos posteriores, Mayo v. Prometheus y Alice v. CLS Bank , la Corte Suprema sostuvo que la prueba de máquina o transformación era solo una "pista útil" para la elegibilidad de patentes y especificó una prueba de elegibilidad de patentes de dos pasos en la que el tribunal primero tenía que determinar si la reivindicación de patente bajo análisis estaba dirigida a un principio abstracto y, de ser así, si el principio se implementó de una manera inventiva en lugar de convencional, como se prescribe en Flook .

• Patentes de software según la ley de patentes de Estados Unidos
• Diamond contra Diehr
• Gottschalk contra Benson
• Parker contra Flook
• State Street Bank contra Signature Financial Group
• En re Abele
• En el caso Bilski
• Historia jurídica

Las citas en este artículo están escritas según el estilo Bluebook . Para más información, consulte la página de discusión .