La confusión inicial por interés es una doctrina jurídica del derecho de marcas que permite determinar la infracción cuando existe confusión temporal que se disipa antes de la compra. Generalmente, la infracción de marca se basa en la probabilidad de confusión para el consumidor en el mercado. Esta probabilidad se determina mediante una prueba multifactorial que incluye factores como la fuerza de la marca y la evidencia de cualquier confusión real. Sin embargo, la infracción de marca basada en la confusión inicial por interés no requiere una probabilidad de confusión en el momento de la venta; la marca solo debe captar la atención inicial del consumidor.
Un ejemplo hipotético notable de confusión de interés inicial, analizado por primera vez en Brookfield v. West Coast Entertainment , [ 1 ] involucra a dos videoclubes. El competidor de West Coast Video, Blockbuster Video, coloca una valla publicitaria en un tramo de autopista anunciando un West Coast Video en una salida próxima. En realidad, no hay ningún West Coast Video en esa salida; en su lugar, hay un Blockbuster Video. El consumidor, que espera encontrar una tienda de West Coast Video, ve el Blockbuster Video y decide comprar en el sustituto adecuado. Aunque la confusión se haya disipado, Blockbuster sigue apropiándose indebidamente del prestigio adquirido por la marca registrada de West Coast Video.
Historia
La doctrina de la confusión inicial de intereses ha sido aplicada por los tribunales estadounidenses desde 1975. Sin embargo, con la aparición de la World Wide Web, las demandas por confusión inicial de intereses aumentaron de 10 casos que se basaban en esta doctrina antes de 1990 a más de 100 entre 1990 y 2005. [ 2 ]
Origen
Grotrian contra Steinway & Sons
La primera sentencia que involucra la confusión de intereses iniciales fue en Grotrian, Helfferich, Schults., Th. Steinweg Nachf. v Steinway & Sons , [ 3 ] aunque esa expresión exacta nunca se usa. En el momento de la disputa, Grotrian, Helfferich, Schultz., Th. Steinweg Nachf. (también conocido como "Grotrian") estaba importando a los Estados Unidos pianos etiquetados como " Grotrian-Steinweg " y anunciados bajo el nombre "Steinweg". En consecuencia, Steinway & Sons presentó una demanda por infracción de marca registrada contra Grotrian. Las partes están históricamente vinculadas : el fundador de Steinway & Sons , Henry E. Steinway , quien había anglicizado su nombre de Heinrich Engelhard Steinweg después de emigrar a Nueva York en 1850, había fabricado inicialmente pianos en Alemania con la marca Steinweg, y su hijo se asoció con Grotrian. Cuando Steinweg/Steinway se marchó a Estados Unidos, el negocio alemán se vendió a los tres empleados, Grotrian, Helfferich y Schulz, con permiso para usar el nombre "Steinweg".
En apelación, el juez del Segundo Circuito, WH Timbers, confirmó la opinión del juez LF MacMahon de que "inducido a un interés inicial, un comprador potencial de Steinway puede convencerse de que el Grotrian-Steinweg, menos costoso, es al menos tan bueno, si no mejor, que un Steinway". [ 4 ] Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones reconoció que la probabilidad de confusión podría no existir en el momento de la compra, ya que quienes compran pianos caros pueden considerarse bien informados. En cambio, el Tribunal sostuvo que no era necesario demostrar la confusión real o potencial en el momento de la compra en este caso. La motivación detrás de esa decisión fue que "el nombre Grotrian-Steinweg atraería a clientes potenciales basándose en la reputación que Steinway había construido en [los Estados Unidos] durante muchos años". El Tribunal concluyó que Grotrian estaba tratando de aumentar sus ventas basándose en la fuerza del nombre "Steinway" y que "dicha confusión inicial perjudica a Steinway".
Mobil Oil Corp. contra Pegasus Petroleum Corp.
La siguiente decisión significativa [ 2 ] basada en la confusión de intereses iniciales fue Mobil Oil Corp. v Pegasus Petroleum Corp. . [ 5 ] En este caso, Mobil demandó a Pegasus Petroleum, una empresa comercializadora de petróleo fundada en 1981, por una infracción de marca registrada relacionada con el nombre "Pegasus". Mobil es titular de una marca registrada tanto del símbolo del caballo alado que representa la figura mitológica griega de Pegaso , como del nombre "Pegasus" en sí. [ 2 ] Sin embargo, el logotipo de Pegasus Petroleum no representaba ningún tipo de caballo alado y consistía únicamente en dos letras "P" entrelazadas.
En el primer juicio, el juez LF MacMahon concluyó que «existe una probabilidad suficiente de confusión entre el símbolo del caballo alado de Mobil y el uso de la marca "Pegasus" por parte de Pegasus Petroleum como para otorgar a Mobil una compensación en virtud de la Ley Lanham». Si bien consideró que la decisión «no era claramente errónea», el Tribunal del Segundo Circuito aclaró en apelación que la probabilidad de confusión debía entenderse como la «probabilidad de que Pegasus Petroleum ganara credibilidad crucial durante las fases iniciales de un acuerdo». El Tribunal concluyó que Pegasus Petroleum estaba engañando a los clientes potenciales debido al interés inicial sugerido por la marca Pegasus y sostuvo que esta confusión inicial por sí sola constituye un daño suficiente a la marca.
La era de Internet
La confusión de interés inicial se ha vuelto mucho más visible en la era de Internet. [ 2 ] Los tribunales han confirmado demandas por infracción de marcas registradas en nombres de dominio ( ciberocupación ), metaetiquetas que influyen en los resultados de los motores de búsqueda y palabras clave publicitarias utilizando la doctrina de la confusión de interés inicial.
Brookfield Communications, Inc. contra West Coast Entertainment Corp.
En Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp. , [ 1 ] el Noveno Circuito adoptó la doctrina de confusión de interés inicial que se había desarrollado previamente en el Segundo Circuito, y aborda directamente la cuestión de si los términos de marcas registradas pueden usarse como metaetiquetas en páginas web de titulares de marcas no registradas.
Brookfield desarrolló un software llamado MovieBuff, que consistía en una base de datos consultable de películas pasadas, presentes y futuras, sus reseñas de taquilla, horarios y otros datos. En 1998 se registró la marca comercial federal "MovieBuff", que abarcaba tanto productos como servicios. Para comercializar el software MovieBuff, Brookfield registró dos nombres de dominio : moviebuffonline.com y brookfieldcomm.com en 1996. También publicó una versión de la base de datos en línea en inhollywood.com . En ese momento, Brookfield no pudo registrar el dominio moviebuff.com porque West Coast ya lo había registrado.
West Coast, una de las cadenas de alquiler de videos más grandes del país, lanzó posteriormente en moviebuff.com un servicio de base de datos de películas en línea similar al que Brookfield había implementado. Además, tanto este sitio web como westcoastvideo.com , el dominio legítimo de West Coast, contenían las meta palabras clave "moviebuff" y "moviebuff.com". Estas meta palabras clave estaban diseñadas para ser indexadas por los motores de búsqueda , de modo que un usuario que buscara "moviebuff" pudiera encontrar la página. Si bien esta era una forma común de aumentar la visibilidad en los primeros motores de búsqueda, la mayoría de los motores de búsqueda modernos no dependen de las meta palabras clave para la clasificación de los resultados.
Aunque el Noveno Circuito admitió que no existía probabilidad de confusión entre los dos productos, el Tribunal declaró a West Coast responsable de infracción de marca registrada, ya que la marca "moviebuff", así como "moviebuff.com", aparecían en las metaetiquetas de westcoastvideo.com , el dominio no infractor utilizado por West Coast. El Tribunal afirma que "si bien no existe confusión de origen en el sentido de que los consumidores saben que están comprando a West Coast en lugar de a Brookfield, sí existe confusión de interés inicial, ya que, al usar moviebuff.com o MovieBuff para redirigir a las personas que buscan MovieBuff a su sitio web, West Coast se beneficia indebidamente del prestigio que Brookfield desarrolló con su marca registrada".
Playboy Enterprises, Inc. contra Netscape Communications Corp.
En Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications Corp. , [ 6 ] Playboy acusó a Netscape (junto con Excite) de vender anuncios publicitarios basados en las marcas registradas "playboy" y "playmate". Un tribunal de distrito desestimó el caso, citando el uso legítimo y otros argumentos. Sin embargo, el Noveno Circuito estableció comparaciones con Brookfield v. West Coast , [ 1 ] y llegó a la conclusión de que "las analogías con Brookfield sugieren que PEI podrá demostrar una probabilidad de confusión suficiente para desestimar el juicio sumario. El Tribunal sostuvo que era probable que Playboy demostrara que los consumidores podrían ser atraídos a los productos de la competencia al aprovecharse de la reputación de Playboy al usar las marcas registradas "playboy" y "playmate", incluso si los consumidores son conscientes de que no están comprando servicios de Playboy.
Controversia
Varias personas han criticado la doctrina de la confusión de interés inicial. Una preocupación es que la confusión de interés inicial "carece de una definición rigurosa". [ 7 ] Otros han dicho que, a falta de una concepción coherente del daño al titular de la marca, la confusión de interés inicial hace que sea procesable no el "daño real sufrido por el titular de la marca", sino algo más parecido a la "indignación de marca". [ 8 ] Además, algunos afirman que, dado que la confusión de interés inicial puede determinarse sin el análisis multifactorial de la probabilidad de confusión, representa "un atajo hacia la infracción, como un juego judicial de 'Serpientes y escaleras'". [ 9 ] Otra preocupación es la falta de consenso entre los tribunales sobre la aplicabilidad de la confusión de interés inicial. [ 10 ] El juez Berzon del Noveno Circuito, en una opinión concurrente en Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications Corp. , preguntó si el tribunal quería "seguir aplicando una regla insostenible", refiriéndose a la confusión de interés inicial tal como se discutió en Brookfield . [ 6 ]
Casos notables
- Google, Inc. contra American Blind & Wallpaper Factory, Inc. , en el que se impugnó la legalidad del programa AdWords de Google sobre la base de una confusión inicial de intereses.
- Lamparello contra Falwell
Referencias
- 1 2 3 Brookfield Communications Inc. v. West Coast Entertainment Corporation , 174 F.3d 1036 Archivado el 29-09-2009 en Wayback Machine (9th Cir. 1999).
- 1 2 3 4 Rothman, Jennifer E. , Confusión inicial de intereses: Estar en la encrucijada del derecho de marcas , 27 Cardozo Law Review 105 (2005).
- ↑ Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos, Segundo Circuito. "523 F.2d 1331: Grotrian, Helfferich, Schulz, Th. Steinweg Nachf., Demandante-apelante, v. Steinway & Sons, Demandado-apelado" . Justia US Law . Consultado el 14 de febrero de 2012 .(2.º Circuito, 1975)
- ↑ Grotrian, Helfferich, Schulz, Th. Steinweg Nachf. contra Steinway & Sons , 365 F. Supp. 707, 717 (SDNY 1973).
- ↑ Mobil Oil Corp. v Pegasus Petroleum Corp. , 818 F.2d 254 (2d Cir. 1987).
- 1 2 Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications Corp. , 354 F.3d 1020 Archivado el 17 de mayo de 2010 en Wayback Machine (9.º Cir. 2004).
- ↑ Goldman, Eric, Desregulación de la relevancia en el derecho de marcas en Internet , 54 Emory Law Journal 559 (2005).
- ↑ Coleman, Ronald, De Minimis Confusion on the Internet: Compounding the Error of Initial Interest , 3 Journal of Internet Law (octubre de 2003).
- ↑ Pink, Jonathan, Doctrina de la confusión del interés inicial Archivado el 11 de agosto de 2005 en Wayback Machine , IP Frontline (6 de julio de 2005).
- ↑ Kravitz, Jason C., Confusión inicial sobre el interés: disipando parte de la confusión. Archivado el 14 de julio de 2011 en Wayback Machine , Massachusetts Lawyers Weekly (23 de agosto de 2004).
Enlaces externos
- Estado de interés inicial Confusión tras Promatek
- Interés inicial y confusión en disputas sobre marcas registradas
- Casos seleccionados de confusión de interés inicial y metaetiquetas
- Quejas 1, Interés inicial Confusión 0--Lamparello v. Falwell
- Ley de marcas registradas de Estados Unidos