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Paso inventivo y no obvio

El paso inventivo y la no obviedad reflejan un requisito general de patentabilidad presente en la mayoría de las leyes de patentes , según el cual una invención debe ser suficie...

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El paso inventivo y la no obviedad reflejan un requisito general de patentabilidad presente en la mayoría de las leyes de patentes , según el cual una invención debe ser suficientemente inventiva —es decir, no obvia— para poder ser patentada. [ 1 ] En otras palabras, «[el] principio de no obviedad se pregunta si la invención está a una distancia adecuada más allá o por encima del estado de la técnica ». [ 2 ]

La expresión «actividad inventiva» se utiliza en el Convenio sobre la Patente Europea y en el Tratado de Cooperación en materia de Patentes , mientras que la expresión «no obviedad» se utiliza predominantemente en la legislación de patentes de Estados Unidos . [ 1 ] La expresión «inventividad» también se utiliza a veces. [ 3 ] Aunque el principio básico es prácticamente el mismo, la evaluación de la actividad inventiva y la no obviedad varía de un país a otro. Por ejemplo, la práctica de la Oficina Europea de Patentes (EPO) difiere de la práctica en el Reino Unido .

Razón fundamental

El propósito del requisito de actividad inventiva, o de no obviedad, es evitar la concesión de patentes para invenciones que solo se derivan del "diseño y desarrollo normal de productos", para lograr un equilibrio adecuado entre el incentivo que proporciona el sistema de patentes, a saber, fomentar la innovación, y su costo social, a saber, conferir monopolios temporales. [ 4 ] En la legislación de patentes de EE. UU., la expresión quid pro quo se utiliza para justificar la necesidad del requisito de no obviedad .

El criterio de no obviedad es, por lo tanto, una medida de lo que la sociedad acepta como un descubrimiento valioso. [ 5 ] Otras razones para el requisito de no obviedad son incentivar la investigación fundamental en lugar de las "mejoras incrementales" y minimizar la "proliferación de patentes económicamente insignificantes que son costosas de buscar y licenciar". [ 6 ]

Teoría de la inducción

Según la teoría del incentivo, «si una idea es tan obvia que las personas en el campo la desarrollarían sin mucho esfuerzo, entonces los incentivos que ofrece el sistema de patentes pueden ser innecesarios para generar la idea». [ 7 ] Por lo tanto, es necesario «desarrollar algún medio para descartar aquellas invenciones que no se divulgarían ni se idearían de no ser por el incentivo de una patente». [ 8 ] Merges y Duffy [ 9 ] lamentan que «el criterio del incentivo no haya tenido influencia en la doctrina jurídica, y su ausencia en la jurisprudencia posterior plantea una de las grandes preguntas sin respuesta del derecho de patentes: ¿Cómo pueden los tribunales seguir ignorando un enfoque aparentemente razonable y teóricamente sólido para determinar la patentabilidad?».

Controversias y alternativas

Si bien el requisito de no obviedad busca descartar las invenciones "fáciles", conlleva varias desventajas para el sistema de patentes en general, especialmente en el campo farmacéutico, que depende en gran medida de la protección de patentes. Por ejemplo,

  1. El criterio de no obviedad tiene el efecto irónico de perjudicar el progreso en las ciencias farmacéuticas, ya que niega la protección de patente a fármacos basándose en los avances científicos que permitieron a los investigadores identificarlos como potencialmente efectivos. Las compañías farmacéuticas suelen abandonar fármacos prometedores debido a las deficiencias percibidas en su protección de patente. El problema de los fármacos obvios —y, por lo tanto, no patentables— tiende a agravarse con el tiempo, puesto que el requisito de no obviedad, casi por definición, perjudica el progreso en las ciencias farmacéuticas; es decir, niega la protección de patente a nuevos fármacos basándose en los mismos avances científicos que condujeron a su descubrimiento. El verdadero problema reside en la naturaleza misma del requisito de no obviedad, que niega la protección de patente a los fármacos que parecen más prometedores en las primeras investigaciones y penaliza el progreso en las ciencias farmacéuticas. Dadas estas extrañas tendencias inherentes a la doctrina, no sorprende que los investigadores farmacéuticos se encuentren frecuentemente con el requisito de no obviedad como un obstáculo para patentar sus descubrimientos. [ 10 ] "Los costos sociales de perder tales medicamentos probablemente superan con creces cualquier beneficio para el público derivado de un acceso más rápido a genéricos económicos de los medicamentos no patentables que sí llegan al mercado." "Siempre que las normas de patentes impiden la introducción de un nuevo medicamento o terapia, o incluso simplemente la retrasan, como puede estar sucediendo con la finasterida (para la prevención del cáncer de próstata), el daño al público puede ser grave." "La política de patentes actual, que niega la protección de patentes a los medicamentos porque carecen de novedad o son obvios, representa, por lo tanto, una amenaza sustancial para el bienestar público." "Los estándares de patentes suprimen la innovación farmacéutica al limitar las patentes a ideas nuevas e innovadoras para medicamentos, de modo que el sistema no ofrece ningún incentivo para el desarrollo de medicamentos socialmente valiosos que fueron divulgados o presentados como prometedores en publicaciones anteriores." [ 11 ] Además, se ha sugerido que "dado que los requisitos de ensayos clínicos de la FDA son la razón por la que las empresas rara vez desarrollan medicamentos sin protección contra competidores genéricos", la FDA debería poder administrar la recompensa de la exclusividad junto con la necesidad de esa protección, ofreciendo una solución conveniente para las deficiencias del sistema de patentes en la promoción del desarrollo de medicamentos. [ 12 ]
  2. El hecho de que las propias divulgaciones de un inventor puedan utilizarse como estado de la técnica —no solo para la novedad, sino también para el análisis de la no obviedad— obliga tanto a las empresas con fines de lucro como a las organizaciones sin fines de lucro (desde la Ley Bayh-Dole en los EE. UU.) a retrasar (o a detener por completo) la difusión de los resultados de sus investigaciones, complica las colaboraciones entre diferentes instituciones y obstaculiza el propósito constitucional de las patentes de "promover el progreso de la ciencia".
  3. Con frecuencia, la patente original de una invención, que posee una actividad inventiva muy significativa que representa un gran avance, se presenta más de 20 años antes de que comience la comercialización de su tecnología, y los inventores originales no obtienen los beneficios de su invención. En cambio, quienes surgieron posteriormente (más cerca del inicio de la comercialización) con mejoras incrementales a la tecnología original, con actividades inventivas mucho más débiles, tienen mayores posibilidades de monetizar sus invenciones. Un ejemplo famoso de esta situación es la tecnología de baterías de flujo redox de vanadio , inventada y patentada originalmente por Pelligri y Spaziante en 1978 (Patente del Reino Unido 2030349, Oronzio de Nori Impianti Elettrochimi SpA, 1978), pero que no se comercializó ampliamente hasta aproximadamente 2017. [ 13 ]

Aunque todos los países con sistemas de patentes en funcionamiento exigen actualmente actividad inventiva, se ha cuestionado la necesidad de dicha doctrina. Por ejemplo, se ha propuesto la «novedad sustancial» como alternativa. [ 14 ] Además, muchos países cuentan, junto con las patentes, con modelos de utilidad , que tienen un requisito menor (o nulo) de no obviedad a cambio de una menor duración del monopolio. La disponibilidad de la protección de modelos de utilidad minimiza para inventores, desarrolladores y fabricantes el riesgo asociado a la incertidumbre del resultado del análisis de no obviedad (litigio) (véase más adelante).

En Estados Unidos, no existe una gradación que indique una mayor actividad inventiva y una mayor duración de la patente, sino que se aplica un enfoque de todo o nada. Bajo este sistema, trazar la línea divisoria entre lo inventivo (todo) y lo obvio (nada) resulta ambiguo, como lo ilustran numerosos litigios con resultados cambiantes en apelación (por ejemplo, Sanofi-Aventis GmbH v. Glenmark Pharmaceuticals , 748 F. 3d 1354 (Fed. Circuit 2014) [ 15 ] ). Además, una particularidad de Estados Unidos es la posibilidad de presentar como prueba hechos de no obviedad o obviedad, descubiertos después de presentar la solicitud de patente en cuestión. (p. ej. Knoll Pharm. Co. v Teva Pharm. USA, Inc. 367 F.3d 1381, 1385 (Fed. Circ. 2004) y Genetics Inst., LLC v. Novartis Vaccines & Diagnostics, Inc. 655 F.3d 1291, 1307 (Fed. Circ. 2011), In re Khelgatian 53 CCPA 1441, 364 F.2d 870, 876 (1966)).

Aunque se ha reconocido ampliamente la necesidad de un nivel bajo de inventiva, los métodos propuestos para medir dicho nivel han resultado infructuosos a pesar de 200 años de jurisprudencia. «Un estándar claro y fácil de aplicar de forma consistente marcará con precisión dónde se sitúa el umbral de no obviedad, proporcionando a la sociedad en su conjunto, y a los legisladores en particular, un punto de referencia para evaluar la eficacia del sistema de patentes. Además, dicho estándar permitirá a los tribunales inferiores determinar la no obviedad de forma correcta y consistente, reduciendo, al menos hipotéticamente, la incertidumbre, fomentando la uniformidad y disminuyendo las probabilidades de revocación». [ 5 ] El Sr. Cecil D. Quillen Jr., asesor sénior de Putnam, Hayes and Bartlett, Inc., y antiguo asesor jurídico general de Eastman-Kodak Company , coincide: «La Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (PTO) debería aplicar el mismo estándar que se sigue en los tribunales para que los titulares de patentes reciban una patente digna de respeto, en lugar de una mera invitación a la ruleta rusa de los litigios». [ 16 ] Sin embargo, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha criticado a la agencia de patentes por no seguir los mismos estándares que los tribunales:

Cabe recordar que la responsabilidad principal de descartar el material no patentable recae en la Oficina de Patentes. Esperar a que se resuelva un litigio equivale, a todos los efectos prácticos, a debilitar el sistema de patentes. Hemos observado una notoria diferencia entre los criterios aplicados por la Oficina de Patentes y los de los tribunales. Si bien se pueden aducir muchas razones para explicar esta discrepancia, una de ellas podría ser la libertad que suelen ejercer los examinadores en el uso del concepto de «invención». [ 17 ]

Jurisdicciones

Canadá

El requisito de no obviedad está codificado en la sección 28.3 de la Ley de Patentes (RSC, 1985, c. P-4) . [ 18 ]

28.3 El objeto definido por una reivindicación en una solicitud de patente en Canadá debe ser un objeto que no hubiera sido obvio en la fecha de la reivindicación para una persona experta en el arte o la ciencia a la que se refiere, teniendo en cuenta
(a) información divulgada más de un año antes de la fecha de presentación por el solicitante, o por una persona que obtuvo conocimiento, directa o indirectamente, del solicitante de tal manera que la información pasó a ser de dominio público en Canadá o en otros lugares; y
(b) información divulgada antes de la fecha de la reclamación por una persona no mencionada en el párrafo (a) de tal manera que la información se hizo pública en Canadá o en otro lugar.

La Corte Suprema de Canadá confirmó la prueba de no obviedad establecida en Windsurfing International Inc. v. Tabur Marine (Great Britain) Ltd. [ 19 ] en Apotex Inc. v. Sanofi‑Synthelabo Canada Inc. :

  1. Identifique a la persona hipotética "experta en el arte" e identifique los conocimientos generales comunes relevantes de esa persona;
  2. Identifique el concepto inventivo de la reivindicación en cuestión o, si no puede hacerlo fácilmente, interprételo;
  3. Identificar qué diferencias, si las hay, existen entre la materia citada como parte del "estado de la técnica" y el concepto inventivo de la reivindicación o la reivindicación tal como se interpreta;
  4. Si se analizan sin tener conocimiento de la supuesta invención reivindicada, ¿constituyen esas diferencias pasos que habrían sido obvios para una persona experta en la materia o requieren algún grado de invención?

Los tribunales canadienses también reconocen los equivalentes de los indicios objetivos estadounidenses, es decir, los factores que respaldan la patentabilidad de una invención [ 20 ] :

  1. Se sentía desde hacía tiempo la necesidad de este invento, pero seguía sin estar satisfecha, a pesar de que las técnicas y los elementos necesarios para su implementación llevaban mucho tiempo disponibles;
  2. Los expertos en la materia no habían comprendido previamente que existía un problema ni cuál era ese problema;
  3. Intentos sustanciales por parte de los expertos en la materia para satisfacer la necesidad de (1) o para hacer frente a las dificultades derivadas de la falta de comprensión del problema de (2);
  4. El éxito comercial de la invención está causalmente relacionado con la invención en sí misma, más que con factores como la publicidad o un empaque atractivo;
  5. Sustitución en la industria de los dispositivos de la técnica anterior por la invención patentada;
  6. Copia inmediata de la invención del titular de la patente por parte de los competidores;
  7. Aceptación por parte de la industria de la validez de la patente mediante su respeto a través de la obtención de licencias o la no infracción de la misma, o ambas cosas:
  8. La existencia de estado de la técnica o conocimientos previos que se aparten de la dirección técnica tomada por el titular de la patente;
  9. La imprevisibilidad de los resultados de la invención para los expertos en la materia; y
  10. Incredulidad y escepticismo por parte de los expertos en la materia ante el hecho de que el método del titular de la patente hubiera funcionado.

Convenio sobre la Patente Europea (CPE)

De conformidad con el artículo 52(1) en relación con el artículo 56, primera frase, del CPE, se concederán patentes europeas para invenciones que, entre otras cosas, impliquen una actividad inventiva, es decir, la invención, teniendo en cuenta el estado de la técnica , no debe ser obvia para una persona experta en la materia .

Las Divisiones de Examen , las Divisiones de Oposición y las Salas de Recurso de la OEP casi siempre aplican el «enfoque problema-solución» para evaluar y decidir si una invención implica una actividad inventiva. Este enfoque consiste en:

  1. identificar el estado de la técnica más cercano , el estado de la técnica más relevante o, al menos, un punto de partida realista;
  2. determinar el problema técnico objetivo , es decir, determinar, en vista del estado de la técnica más cercano, el problema técnico que la invención reivindicada aborda y resuelve satisfactoriamente; y
  3. examinar si la solución propuesta al problema técnico objetivo es obvia para un experto en la materia a la luz del estado de la técnica en general .

Este último paso se lleva a cabo según el enfoque de "posibilidad-posibilidad". De acuerdo con este enfoque, la pregunta que debe abordarse para evaluar si la invención implica una actividad inventiva es la siguiente (esta pregunta constituye el punto culminante del enfoque de problema-solución):

¿Existe alguna enseñanza en el estado de la técnica anterior , en su conjunto, que hubiera impulsado, y no simplemente podido , al experto en la materia, ante el problema técnico objetivo formulado al considerar las características técnicas no divulgadas por el estado de la técnica anterior más cercano, a modificar o adaptar dicho estado de la técnica anterior más cercano teniendo en cuenta esa enseñanza [la enseñanza del estado de la técnica anterior, no solo la enseñanza del estado de la técnica anterior más cercano], llegando así a algo que se ajuste a los términos de las reivindicaciones y logrando de este modo lo que logra la invención?

Si una persona experta en la materia hubiera tenido la intención de modificar el estado de la técnica más cercano de tal manera que se llegara a algo que se ajustara a los términos de las reivindicaciones, entonces la invención no implica una actividad inventiva.

La cuestión no radica en si el experto en la materia podría haber llegado a la invención adaptando o modificando el estado de la técnica más cercano, sino en si lo habría hecho porque dicho estado de la técnica lo habría impulsado a ello con la esperanza de resolver el problema técnico objetivo o con la expectativa de obtener alguna mejora o ventaja. Esto debió haber sido así para el experto en la materia antes de la fecha de presentación o de prioridad válida para la reivindicación en cuestión.

Reino Unido

La prueba fundamental para evaluar si existe un paso inventivo sigue siendo la prueba legal: Actavis v Novartis [2010] EWCA Civ 82 en [17]. Dicha prueba es la siguiente: se considerará que una invención implica un paso inventivo si no es "obvia" para "una persona experta en la materia", teniendo en cuenta cualquier asunto que forme parte del "estado de la técnica" en virtud del artículo 2(2): art. 3 Ley de Patentes de 1977 .

Los tribunales del Reino Unido han adoptado un marco general para ayudar a abordar (no a responder) la prueba legal fundamental. Se conoce como la prueba Windsurfing o Pozzoli .

En Windsurfing International Inc. v Tabur Marine (GB) Ltd. [1985] RPC 59, el Tribunal de Apelación sugirió el siguiente marco:

  1. Identifique el concepto inventivo plasmado en la patente;
  2. Atribuir a un destinatario normalmente capacitado pero falto de imaginación lo que era conocimiento general común en la materia en la fecha de prioridad;
  3. Identificar las diferencias (si las hay) entre la materia citada y la supuesta invención; y
  4. Decida si esas diferencias (vistas sin ningún conocimiento de la supuesta invención) constituían pasos que habrían sido "obvios" para un experto en la materia, o si requerían algún grado de invención.

Esta prueba ha sido ligeramente reelaborada en el caso más reciente del Tribunal de Apelación Pozzoli Spa v BDMO SA & Anor [2007] EWCA Civ 588 (22 de junio de 2007): [ 21 ]

  1. (a) Identificar a la "persona experta en el arte" hipotética; (b) Identificar el conocimiento general común pertinente de esa persona;
  2. Identifique el concepto inventivo de la reivindicación en cuestión o, si no puede hacerlo fácilmente, interprételo;
  3. Identificar qué diferencias, si las hay, existen entre la materia citada como parte del "estado de la técnica" y el concepto inventivo de la reivindicación o la reivindicación tal como se interpreta;
  4. Si se analizan sin tener conocimiento de la supuesta invención reivindicada, ¿constituyen esas diferencias pasos que habrían sido obvios para una persona experta en la materia o requieren algún grado de invención?

En Schlumberger Holdings Ltd versus Electromagnetic Geoservices AS [2010] EWCA Civ 819 (28 de julio de 2010), el Tribunal de Apelación aclaró que el destinatario experto ficticio (que puede ser un equipo experto) utilizado para determinar la actividad inventiva puede variar del utilizado para determinar la interpretación o suficiencia de la reivindicación.

Estados Unidos

El término "no obviedad" se utiliza en la legislación de patentes de EE. UU. para describir uno de los requisitos que debe cumplir una invención para ser patentable, codificado en 35 USC §103 en 1952. Uno de los principales requisitos de patentabilidad en EE. UU. es que la invención patentada no sea obvia, lo que significa que una " persona con conocimientos ordinarios en la materia " (PHOSITA) no sabría cómo resolver el problema al que se dirige la invención utilizando exactamente el mismo mecanismo. Dado que el estándar PHOSITA resultó ser demasiado ambiguo en la práctica, la Corte Suprema de EE. UU. proporcionó posteriormente dos enfoques más útiles, que actualmente rigen el análisis práctico de la no obviedad por parte de los examinadores de patentes y los tribunales: Graham et al. v. John Deere Co. of Kansas City et al. , 383 US 1 (1966) proporciona directrices sobre lo que es "no obvio", y KSR v. Teleflex (2006) proporciona directrices sobre lo que es "obvio".

Véase también

Referencias

  1. 1 2 Barton, John H. (2003). "No obviedad" . IDEA . 43 (3): 475– 506."Non-obviousness," or, as known in Europe, "inventive step" is one of four traditional (and widely accepted) requirements for the grant of a patent.
  2. ↑Barton, John H. (2003)
  3. ↑Kiklis (2014). The Supreme Court on Patent Law. Aspen Publishers Online. pp. 6–12. ISBN 9781454847748.
  4. ↑Barton, John H. (2003). "Non-Obviousness". IDEA. 43 (3): 475–506. Only research beyond that done as part of normal product design and development should be rewarded with a patent. Routine redesign should not be enough, for there is no need for monopolies as an incentive for such research.
  5. 12Mojibi, Ali (2010). "An Empirical Study of the Effect of KSR V. Teleflex on the Federal Circuit's Patent Validity Jurisprudence". Albany Law Journal of Science and Technology. 20 (3): 559–596.
  6. ↑Merges and Duffy, ISBN 978-1-4224-8030-4, p. 624
  7. ↑Merges and Duffy, ISBN 978-1-4224-8030-4, p. 622
  8. ↑https://supreme.justia.com/cases/federal/us/383/1/case.html Ch.III
  9. ↑Merges and Duffy, ISBN 978-1-4224-8030-4 p.671
  10. ↑Roin, Benjamin N. "Unpatentable Drugs and the Standards of Patentability 87 Texas Law Review 2008-2009". Texas Law Review. 87: 503. Retrieved 2020-03-27.
  11. ↑"Archived copy"(PDF). dash.harvard.edu. Archived from the original(PDF) on 14 October 2015. Retrieved 15 January 2022.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
  12. ↑Roin, Benjamin (2009). "Unpatentable Drugs and the Standards of Patentability". Texas Law Review. 87 (3): 504–570.
  13. ↑Journal of Power Sources 431(2019)239-249 DOI: 10.1016/j.jpowsour.2019.05.035
  14. ↑E.W. Kitch. The Nature and Functioning of the Patent System. 20 J.L.& Econ.265, 284 (1977)
  15. ↑"SANOFI-AVENTIS GMBH v. GLENMARK PHARMACEUTICALS, 748 F. 3d 1354 - Court of Appeals, Federal Circuit 2014 - Google Scholar".
  16. ↑Innovation, Science and Economic Development Canada, A Study on the Patent Law Standard of Non-obviousness: Chapter 3Archived 2016-01-26 at the Wayback Machine.
  17. ↑Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 18 (1966).
  18. ↑ "Ley de Patentes (RSC, 1985, c. P-4)" . art. 42. Archivado del original el 21 de enero de 2012. Consultado el 28 de noviembre de 2011 .{{cite web}}: CS1 mantenimiento: ubicación ( enlace )
  19. ↑ Windsurfing International Inc. v. Tabur Marine (Great Britain) Ltd. , [1985] RPC 59 (CA).
  20. ↑ "Lambert Intellectual Property Law | Edmonton, Alberta, Canadá | El proceso de patentes" . www.lambertlaw.ca . Archivado del original el 4 de marzo de 2016. Consultado el 15 de enero de 2022 .
  21. ^ "Pozzoli Spa contra BDMO SA y Anor [ 2007 ] EWCA Civ 588 (22 de junio de 2007)" .

Lecturas adicionales

  • Tran, Jasper (2014–15). "El momento oportuno importa: la antigüedad del estado de la técnica anterior implica la no obviedad de la patente". Gonzaga Law Review . 50 : 189. SSRN 2562948 . 
  • G. Knesch, Evaluación de la actividad inventiva en los procedimientos de examen y oposición en la OEP , epi Information 3/1994, págs.  95-101.