Lexmark International, Inc. contra Static Control Components, Inc.

El 30 de diciembre de 2002, Lexmark demandó a SCC ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Kentucky . La demanda alegaba que SCC había:

• violó la ley de derechos de autor ^{[ 8 ]} al copiar el Programa de carga de tóner y
• violó la DMCA ^{[ 9 ]} al vender productos que eludían la secuencia de autenticación cifrada entre el chip del cartucho Lexmark y la impresora. ^{[ 7 ]}

El 3 de marzo de 2003, el juez Karl S. Forester otorgó una orden judicial preliminar a Lexmark, impidiendo que SCC distribuyera sus chips de cartucho. El fallo fue considerado controvertido. ^{[ 10 ] [ 11 ]}

En cuanto a la demanda por derechos de autor, el tribunal dictaminó que:

• El uso del Programa de Carga de Tóner fue, en efecto, una probable violación de derechos de autor, ^{[ 12 ]} porque el Programa de Carga de Tóner no era un "código de bloqueo" que SCC tuviera derecho a copiar según la DMCA, ^{[ 13 ] [ 14 ]} y porque el Programa de Carga de Tóner podía reescribirse de diferentes maneras (y, por lo tanto, tenía suficiente creatividad como para calificar para la protección de derechos de autor). ^{[ 12 ] [ 15 ]}
• La decisión de la Oficina de Derechos de Autor de otorgar el registro de derechos de autor a los dos programas demostró que los programas probablemente eran susceptibles de protección por derechos de autor. ^{[ 14 ] [ 16 ]}
• Debido a la complejidad del sistema de autenticación, SCC no pudo haber sabido que podía eludir la autenticación sin utilizar el programa protegido por derechos de autor de Lexmark; pero sostuvo que esto no importaba porque "la infracción inocente, sin embargo, sigue siendo una infracción". ^{[ 17 ]}
• El uso legítimo no era aplicable. ^{[ 18 ]}

En cuanto a las demandas de la DMCA, el tribunal determinó que el microchip de SCC eludió la secuencia de autenticación de Lexmark, ^{[ 19 ] [ 20 ]} y que la excepción de ingeniería inversa de la DMCA no era aplicable, ya que solo cubre la creación independiente de nuevos programas que deben interoperar con los existentes, y SCC no creó ningún programa nuevo. ^{[ 21 ]}

SCC apeló la decisión del tribunal de distrito ante el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito . Como es habitual en las apelaciones federales en Estados Unidos, un panel de tres jueces conoció del caso ; en esta ocasión, el panel estuvo integrado por los jueces de apelación Gilbert S. Merritt y Jeffrey S. Sutton , y John Feikens (un juez de distrito que prestaba servicios temporalmente al tribunal de apelaciones). El 26 de octubre de 2004, los jueces emitieron su fallo, en el que los tres redactaron opiniones separadas.

Lexmark solicitó que el pleno del Sexto Circuito examinara el caso en pleno . El Sexto Circuito rechazó esta solicitud en febrero de 2005.

La Regla 13 del Reglamento de Procedimiento de la Corte Suprema de los Estados Unidos exige que la parte perdedora en un caso ante un tribunal de apelaciones presente una solicitud de avocación dentro de los 90 días siguientes a la fecha en que el tribunal de apelaciones emita su sentencia, o a la fecha de la denegación de una solicitud de reconsideración ante dicho tribunal. La sentencia del Sexto Circuito adquirió firmeza a todos los efectos cuando transcurrieron los 90 días sin que Lexmark presentara la solicitud de avocación.

La decisión del Sexto Circuito es destacable por al menos dos razones:

1. Los tres jueces se esforzaron por recalcar en sus opiniones que la DMCA debe interpretarse de forma coherente con los propósitos públicos más amplios de la ley de derechos de autor, en lugar de como una concesión de nuevos poderes a los fabricantes de productos tecnológicos para imponer restricciones adicionales no contempladas por los derechos de autor.
2. Esto representa una rara derrota para los grandes fabricantes de impresoras como Lexmark, Hewlett-Packard y Epson en su batalla constante contra los vendedores de tinta de terceros.

Lexmark 2004 también es coherente con la jurisprudencia posterior del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal en The Chamberlain Group, Inc. v. Skylink Technologies, Inc. , y por lo tanto enfatiza que la DMCA tenía como objetivo crear un nuevo tipo de responsabilidad —no un derecho de propiedad— sobre bienes duraderos que incorporan material protegido por derechos de autor. ^{[ 35 ]}

Antes del fallo del Sexto Circuito, Static Control inició una acción separada en 2004 solicitando una sentencia declaratoria bajo las leyes federales de derechos de autor y la DMCA que estableciera que sus chips recientemente modificados no infringían los derechos de autor de Lexmark, y Lexmark presentó una contrademanda alegando infracción de patentes, violaciones de la DMCA y reclamaciones por agravio, y agregó a tres remanufacturadores como terceros demandados.

En la apelación, Lexmark logró que se desestimaran todas las contrademandas de Static Control. Durante el transcurso del proceso, el tribunal dictaminó que:

• Nueve de las patentes mecánicas de Lexmark eran válidas, pero dos de sus patentes de diseño eran inválidas, ^{[ 36 ]}
• Se concedería un juicio sumario a favor de Lexmark en sus demandas por infracción directa de patentes contra tres codemandados, ^{[ 37 ]} y
• La licencia de un solo uso de Lexmark para los cartuchos Prebate era válida, lo que impedía que las patentes de Lexmark caducaran tras la venta inicial de los cartuchos de tóner Prebate a los usuarios finales. ^{[ 36 ]} Sin embargo, esto fue modificado posteriormente por el juez, tras la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. ^{[ 38 ]}

Por lo tanto, las cuestiones del juicio consistieron únicamente en la demanda de Lexmark por infracción de patente inducida contra Static Control y la defensa de Static Control por uso indebido de patente. El juez de distrito Gregory Frederick Van Tatenhove instruyó al jurado que sus conclusiones sobre el uso indebido de patente serían consultivas; el jurado dictaminó que Static Control no indujo la infracción de patente y dictaminó que Lexmark hizo un uso indebido de sus patentes. Lexmark reiteró su solicitud anterior de sentencia a su favor y también presentó una moción para un nuevo juicio sobre su demanda por infracción de patente inducida, ambas denegadas por el tribunal de distrito. Ambas partes apelaron oportunamente.

En un fallo unánime, se confirmaron las conclusiones del tribunal de distrito, salvo la desestimación de las reconvenciones de Static Control en virtud de la Ley Lanham y la legislación estatal de Carolina del Norte. Dichas desestimaciones fueron revocadas y el caso fue remitido para su posterior consideración.

En particular, se sostuvo:

• El Sexto Circuito tenía jurisdicción para conocer de la apelación en virtud del artículo 1291 del Título 28  del Código de los Estados Unidos (en lugar de ser remitido al Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal en virtud del artículo 1295 del Título 28 del Código de los Estados Unidos ).     
• El tribunal de distrito no abusó de su discreción al aumentar el monto de la fianza de interdicto presentada durante la audiencia preliminar de interdicto,
• Las contrademandas antimonopolio federales de SCC bajo las secciones 4 y 16 de la Ley Clayton por violaciones de las secciones 1 y 2 de la Ley Sherman fracasaron por falta de legitimación activa, bajo el estándar establecido en Associated Gen. Contractors of Cal., Inc. v. Cal. State Council of Carpenters ("AGC"), ^{[ 39 ]}
• La contrademanda de SCC por publicidad engañosa en virtud de la Ley Lanham es válida, ya que el Sexto Circuito aplica un estándar de "interés razonable" para determinar la legitimación activa (en común con el Segundo Circuito, a diferencia de la prueba categórica utilizada en los Circuitos Séptimo, Noveno y Décimo, o el enfoque de la AGC utilizado en los Circuitos Tercero, Quinto, Octavo y Undécimo).
• La contrademanda de SCC por competencia desleal y publicidad engañosa en virtud de la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas e Injustas de Carolina del Norte ^{[ 40 ]} es válida según la ley estatal, como lo determinó el Tribunal de Apelaciones de Carolina del Norte ^{[ 41 ].}

El fallo también mantuvo la decisión del tribunal de distrito sobre el impacto de Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. en la doctrina del agotamiento en el área del derecho de patentes. Al determinar que la venta de bienes patentados, incluso cuando está sujeta a restricciones de licencia válidas, agota los derechos de patente, esencialmente le da a Quanta una interpretación amplia, que amenaza con hacer inaplicables a través del derecho de patentes los esquemas de licencias diferenciales que intentan distinguir campos de uso separados para un artículo patentado. ^{[ 42 ]} Sin embargo, el fallo de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal en Lexmark Int'l, Inc. v. Impression Prods., Inc. reabrió el tema. ^{[ 43 ]} La Corte sostuvo que después de la venta de un artículo patentado, el titular de la patente no puede demandar por infracción de patente relacionada con el uso posterior de ese artículo, incluso cuando viola un contrato con un cliente o es importado de fuera de los Estados Unidos.

Lexmark apeló ante la Corte Suprema de los Estados Unidos la decisión del Tribunal de Circuito con respecto a la legitimación procesal bajo la Ley Lanham , la cual fue admitida a trámite el 3 de junio de 2013. El caso fue escuchado el 3 de diciembre de 2013, ^{[ 44 ]} y la cuestión presentada ante la Corte fue:

Si el marco analítico apropiado para determinar la legitimación de una parte para interponer una demanda por publicidad engañosa en virtud de la Ley Lanham es:

1. los factores establecidos en Associated Gen. Contractors of Cal., Inc. v. Cal. State Council of Carpenters , ^{[ 45 ]} adoptados por los Circuitos Tercero, Quinto, Octavo y Undécimo;
2. la prueba categórica, que permite demandas solo por parte de un competidor real, empleada por los Circuitos Séptimo, Noveno y Décimo; o
3. una versión de la prueba más amplia del "interés razonable", ya sea como la aplicó el Sexto Circuito en este caso o como la aplicó el Segundo Circuito en casos anteriores.

Lexmark argumentó a favor de la prueba de la AGC , mientras que la SCC argumentó que la prueba apropiada debería ser la de la "zona de intereses" protegida por el estatuto ^{[ 46 ]} que se ha aplicado en casos que involucran la Ley de Procedimiento Administrativo , la Ley de Especies en Peligro de Extinción y el Título VII de la Ley de Derechos Civiles . ^{[ 47 ] [ 48 ]} En la audiencia, pareció que la presentación de Lexmark recibió un examen más exhaustivo que la de la SCC. ^{[ 49 ]}

El 25 de marzo de 2014, la Corte Suprema de los Estados Unidos confirmó por unanimidad la decisión del Sexto Circuito de que Static Control tenía legitimación activa para demandar en virtud de la Ley Lanham. ^{[ 3 ]}

El Tribunal desarrolló una nueva prueba para evaluar la legitimación procesal en casos de publicidad engañosa, rechazando las pruebas existentes, incluida la "prueba del interés razonable" del Sexto Circuito. ^{[ 50 ]} En ese sentido, el enfoque adoptado por el Juez Scalia consta de varios pasos: ^{[ 3 ] [ 50 ]}

1. Según el Artículo III , el demandante debe haber sufrido o estar inminentemente amenazado con un "daño real" concreto y particularizado que sea razonablemente atribuible a la acción impugnada del demandado y que probablemente sea reparado mediante una decisión judicial favorable. ^{[ 51 ]}
2. AGC exige la determinación, como cuestión de interpretación estatutaria, del "alcance del recurso privado creado por" el Congreso, y la "clase de personas que [podrían] mantener una acción privada por daños y perjuicios bajo" una causa de acción conferida por la ley. ^{[ 45 ]}
3. Una causa de acción legal se extiende solo a los demandantes cuyos intereses "caen dentro de la zona de intereses protegidos por la ley invocada", ^{[ 52 ]} y la formulación de "zona de intereses" se aplica a todas las causas de acción creadas por ley, ya que es un "requisito de aplicación general" y se presume que el Congreso "legisla en el contexto de" ello, "lo cual se aplica a menos que se niegue expresamente". ^{[ 46 ]}
4. También se presume que una causa de acción legal se limita a los demandantes cuyos daños son causados ​​directamente por violaciones de la ley. ^{[ 53 ]} Un demandante que demanda bajo el §1125(a) normalmente debe demostrar que su daño económico o reputacional proviene directamente del engaño producido por la publicidad del demandado; y eso ocurre cuando el engaño a los consumidores hace que estos dejen de hacer negocios con el demandante.
5. La aplicación directa de la prueba de la zona de intereses y el requisito de causa próxima proporciona los límites relevantes sobre quién puede demandar bajo el §1125(a).

Al hablar del alcance de la causalidad próxima, Scalia señaló:

El Tribunal de Distrito hizo hincapié en que Lexmark y Static Control no son competidores directos. Sin embargo, cuando una parte alega daño a su reputación por difamación, no se requiere competencia para que exista una relación de causalidad próxima; incluso si el objetivo del demandado era perjudicar a sus competidores inmediatos y el demandante solo sufrió daños colaterales. Consideremos dos fabricantes de automóviles rivales que compran bolsas de aire para sus vehículos a diferentes fabricantes externos. Si el primer fabricante, con la esperanza de desviar las ventas del segundo, declara falsamente que las bolsas de aire utilizadas por este último son defectuosas, tanto el segundo fabricante como su proveedor de bolsas de aire pueden sufrir daño a su reputación y, como consecuencia, sus ventas pueden disminuir. En tales circunstancias, no hay razón para considerar que el daño de una parte sea derivado del de la otra; cada una se ve perjudicada directa e independientemente por el ataque a su producto.

Las pruebas anteriores adoptadas por los distintos Tribunales de Circuito fueron desestimadas por ser problemáticas en varios aspectos:

El fallo del Tribunal fue descrito como "un tratamiento magistral de la legitimación procesal" y "seguramente se reimprimirá en libros de casos y se citará en escritos durante las próximas décadas". ^{[ 55 ]} Se consideró que tenía un alcance mayor que el directamente relacionado con el caso en cuestión:

• Se señaló como inusual que el Tribunal actual abriera la puerta a más demandas ^{[ 56 ].}
• El Tribunal ha rechazado un notable conjunto de doctrina existente relativa a la legitimación procesal ^{[ 55 ].}
• El Tribunal también tomó la medida inusual de rechazar todas las interpretaciones del Tribunal de Circuito sobre la cuestión, sustituyéndolas por su propia interpretación del asunto ^{[ 55 ].}
• El nuevo estándar no define los requisitos de legitimación activa de forma tan restrictiva como lo hicieron algunos circuitos, pero al agregar la prueba de causalidad próxima, en última instancia puede dificultar que los demandantes demuestren legitimación activa ^{[ 50 ].}
• El enfoque del Tribunal en los propósitos estatutarios y su implicación para lo que una ley autoriza, en lugar de las llamadas consideraciones "prudenciales", puede limitar la legitimación procesal y cambiar el debate sobre quién puede demandar bajo una amplia variedad de leyes federales ^{[ 57 ].}