Prueba de máquina o transformación

Se dice que la transformación de un artículo de una cosa o estado a otro es una clave para la patentabilidad. Así, en Benson , el tribunal declaró que "La transformación y reducción de un artículo 'a un estado o cosa diferente' es la clave para la patentabilidad de una reivindicación de proceso...". Cien años antes, el Tribunal había dicho: "Un proceso es... un acto, o una serie de actos, realizados sobre la materia que se va a transformar y reducir a un estado o cosa diferente". ^{[ 15 ]}

Benson y Bilski hablan de que el proceso está vinculado a "una máquina en particular", mientras que Flook dice que la implementación mecánica de un principio natural debe ser "inventiva":

Aunque un fenómeno natural o una fórmula matemática sean bien conocidos, una aplicación inventiva del principio puede ser patentada. Por el contrario, el descubrimiento de dicho fenómeno no puede dar lugar a una patente a menos que exista algún otro concepto inventivo en su aplicación. ^{[ 20 ]}

En Flook, se admitió que la implementación era convencional y no se apartaba del estado de la técnica anterior. Por lo tanto, el principio con o más una implementación convencional no era patentable. El Tribunal de Flook también citó y se basó en el mismo principio, tal como se ilustra en Funk Brothers Seed Co. v. Kalo Inoculant Co., ^{[ 21 ]} en el que el principio natural se implementó de una manera tan trivial en apariencia que la patente sobre el artículo de fabricación implementador equivalía a una patente sobre el principio natural. ^{[ 22 ]}

Este aspecto de la prueba de máquina o transformación sigue siendo, en cierta medida, un tema incierto y controvertido. Durante un tiempo se afirmó que aún no está claro si vincular un proceso a una computadora de propósito general es suficiente para superar la prueba de máquina o transformación. ^{[ 1 ]} Pero en 2014, la Corte Suprema sostuvo expresamente en el caso Alice que simplemente agregar a una reivindicación "hágalo con una computadora" no podía hacerla patentable. El caso Alice y sus precedentes también pusieron en duda la afirmación de que el uso del " formato de reivindicación de computadora programada " supera el problema de la patentabilidad . ^{[ 23 ]} La opinión del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal en el caso Bilski dejó explícitamente la cuestión sin resolver. ^{[ 24 ]} Sin embargo, en las palabras iniciales de la opinión de Benson aparece esta afirmación:

Los demandados presentaron en la oficina de patentes una solicitud de patente para una invención descrita como relacionada con "el procesamiento de datos mediante programas y, más particularmente, con la conversión programada de información numérica" ​​en computadoras digitales de uso general. . . . Las reivindicaciones no se limitaban a ninguna técnica o tecnología en particular, a ningún aparato o maquinaria específicos, ni a ningún uso final concreto. Pretendían abarcar cualquier uso del método reivindicado en una computadora digital de uso general de cualquier tipo. ^{[ 25 ]}

Podría decirse que este lenguaje resuelve la cuestión. ^{[ 26 ]} Algunas decisiones anteriores y posteriores al caso Bilski de la Junta de Apelaciones de la Oficina de Patentes y Marcas (BPAI) sostienen que una computadora digital programada de propósito general no es una "máquina particular", y que las reclamaciones Beauregard correspondientes a un medio codificado son igualmente no estatutarias. ^{[ 27 ]}

En CyberSource Corp. v. Retail Decisions, Inc. , ^{[ 28 ]} un tribunal federal de distrito de California sostuvo que la limitación de un proceso a la implementación "a través de Internet" no satisface la prueba de máquina o transformación. Primero, Internet no es una "máquina en particular". Internet es una abstracción intangible. Segundo, la limitación a un entorno tecnológico particular es una mera limitación de campo de uso , que no es suficiente según la sección 101. Tercero, el uso de Internet no impone límites significativos al alcance preventivo de las reivindicaciones. El mismo tribunal sostuvo que una reivindicación " Beauregard " dirigida a las instrucciones para realizar un método que no pasa la prueba de máquina o transformación tampoco la pasará. El tribunal señaló que la junta de apelaciones de la PTO había interpretado de manera similar Bilski . ^{[ 29 ]} La posterior decisión Alice parece haber resuelto sustancialmente estas cuestiones a favor de una determinación de inelegibilidad de patente.

Una cuestión que aún no se ha resuelto por completo es si la prueba de máquina o transformación está denominada de forma incorrecta, dado que la jurisprudencia pertinente incluye implementaciones comparables de procesos de principios naturales con otros tipos de objetos físicos además de una máquina . En Funk , en el que se basó Flook , la implementación del principio natural se realizó con un paquete: un artículo de fabricación . No existe ninguna razón de principio por la que un proceso de principio natural deba implementarse físicamente con una máquina y no con un artículo de fabricación o una composición de materia . ^{[ 30 ]} Por lo tanto, la prueba explicada en Bilski debe considerarse como una prueba de objeto físico o transformación o una prueba de dispositivo o transformación.

Es discutible si la decisión del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal en el caso In re Bilski convirtió la prueba de máquina o transformación en una condición necesaria para la patentabilidad, una condición suficiente o ambas. La opinión en el caso Bilski parece establecer la regla de que una invención reivindicada es patentable si y solo si cumple con la prueba de máquina o transformación. Ambos aspectos de esta condición han sido cuestionados, y en su opinión sobre la revisión en apelación de la sentencia del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal, la Corte Suprema sostuvo que la prueba de máquina o transformación era solo una pista útil y no determinante por sí misma.

Un comentarista afirmó que un ejemplo que ilustra la proposición de que satisfacer la prueba de máquina o transformación no es una condición suficiente para la patentabilidad se encuentra en la patente estadounidense n.° 6,701,872. ^{[ 31 ]} Esta patente cubre un método y un aparato (máquina) para entretener a un gato mediante un rayo láser en movimiento (tecnología relativamente alta). El método se implementa con una "máquina particular": "una fuente láser giratoria montada directamente en un eje accionado directamente por un motor montado en un pedestal portátil" (reivindicación de método 14). Pero es discutible si entretener a un gato puede considerarse un arte útil, y algunos podrían argumentar que este "descubrimiento" no es el tipo de descubrimiento que contempla la Cláusula de Patentes. ^{[ 32 ]}

También se han realizado intentos para describir procesos que no cumplen con la prueba de máquina o transformación, pero que, sin embargo, parecen ser claramente patentables.

Método para eliminar la suciedad de una prenda sucia, que comprende:

colocar una prenda sucia en agua corriente; y

agitar dicha prenda durante al menos cinco minutos. ^{[ 33 ]}

También se ha planteado la cuestión de si golpear la prenda con un palo constituye el uso de una "máquina en particular". ^{[ 33 ]} Esta cuestión se ilustra con la siguiente afirmación hipotética, que es una variación del ejemplo anterior:

Método para eliminar la suciedad de una prenda sucia, que comprende:

sumergir una prenda sucia en agua; y

golpear dicha prenda durante al menos cinco minutos con un palo. ^{[ 33 ]}

El objetivo de este tipo de análisis es demostrar que la prueba de máquina o transformación no funciona en todos los casos. Existen algunos casos excepcionales que cumplen con la prueba pero no son patentables, y otros que no la cumplen pero sí lo son. Los análisis posteriores de la Corte Suprema en los casos Bilski y Alice confirman la incapacidad de la prueba de máquina o transformación para abarcar todos los casos posibles, como sugieren los ejemplos anteriores. Por lo tanto, estas reivindicaciones de patente, basadas en " experimentos mentales ", demuestran que, si bien la prueba de máquina o transformación es una pista valiosa y útil, como se indica en el caso Alice , y puede abarcar la mayoría de los casos prácticos, no es una prueba necesaria ni suficiente para determinar la patentabilidad.

Bilski señala, y la PTO enfatizó recientemente en un memorando a su personal de examen, ^{[ 34 ]} que hay dos "corolarios" de la prueba de máquina o transformación. Primero, una simple limitación de campo de uso generalmente es insuficiente para hacer que una reivindicación de método que de otro modo no sería patentable sea patentable. ^{[ 35 ]} El memorando de orientación de la PTO explica que "[e]sto significa que la máquina o transformación debe imponer límites significativos al alcance de la reivindicación de método [para que] pase la prueba". No se especifica qué hace que una limitación sea significativa, pero tal vez ese concepto pueda definirse en términos de si la limitación impone solo una limitación insustancial al alcance de la reivindicación o preeminencia.

El segundo corolario es que una actividad extra-solución insignificante no transformará un principio no patentable en un proceso patentable. ^{[ 36 ]} El Memorando de Orientación de la PTO explica que "[e]sto significa que enumerar una máquina específica o una transformación particular de un artículo específico en un paso insignificante, como la recopilación o salida de datos, no es suficiente para pasar la prueba". No está claro si este concepto se aplicaría a actos tales como recopilar datos de temperatura de termopares dentro de un molde o abrir la tapa de un molde al finalizar un proceso de curado.

Es razonable suponer que la cuestión de si un paso determinado es insignificante o fundamental para un proceso reivindicado será un tema controvertido en los casos posteriores al caso Bilski que pongan a prueba el significado de la prueba de máquina o transformación.

Aún no se ha explorado en litigios si reivindicar un avance informático como una combinación agotada permite evitar que dicho avance se clasifique como materia no sujeta a estatutario . Una reivindicación de combinación agotada se refiere a un dispositivo en el que un nuevo grupo de elementos coopera de forma convencional con algunos elementos ya existentes; por ejemplo, un nuevo tipo de motor y una unidad de disco antigua. ^{[ 37 ]} La colocación de un proceso que no supera la prueba de máquina o transformación en un entorno de máquina subsana la ausencia de implementación por una máquina específica, tal como lo exige el caso In re Bilski y las decisiones del Tribunal Supremo en las que se basa. ^{[ 38 ]}

El formato de los procesos reivindicados en Diamond v. Diehr , ^{[ 6 ]} Parker v. Flook , ^{[ 5 ]} y Gottschalk v. Benson ^{[ 2 ]} ilustran el concepto y su aplicación práctica. En Diehr , la reivindicación se refería a "un método para operar una prensa de moldeo de caucho" utilizando la ecuación de Arrhenius , y la reivindicación contenía al menos referencias mínimas a la prensa de moldeo y otros aparatos. El Tribunal consideró que la reivindicación era patentable. En Flook , la reivindicación se refería a un "método para actualizar el valor de al menos un límite de alarma", donde un "'límite de alarma' era un número". La reivindicación no decía nada sobre un recipiente de reacción química ni siquiera sobre dispositivos de medición de temperatura. El Tribunal consideró que la reivindicación no era patentable. En Benson , la reivindicación se refería a "un método de procesamiento de datos para convertir representaciones de números decimales codificados en binario en representaciones de números binarios". Una reivindicación mencionaba un registro de desplazamiento reentrante y la otra no mencionaba ningún aparato. Sin embargo, el Tribunal consideró que ambas reivindicaciones no eran patentables, basándose en que la limitación relativa al equipo informático era demasiado trivial como para evitar la exclusión de la idea, ya que el método no podía utilizarse de forma viable salvo con un ordenador.

En Flook , la reivindicación podría haberse referido a "un método para operar una planta de hidrocraqueo en la que la materia prima de hidrocarburos se introduce en un reactor químico, se aplica calor, etc.". La reivindicación, aunque se refería a una combinación agotada, ^{[ 39 ]} habría requerido un aparato como el del caso Diehr . De manera similar, la reivindicación en Benson podría haberse referido a un método para operar una centralita telefónica o incluso a un método para proporcionar señales numéricas en código binario decimal a un dispositivo operativo con código binario. Nuevamente, al proporcionar un entorno mecánico aparentemente no trivial, aunque se tratara solo de una combinación agotada, el redactor de las reivindicaciones podría haber evitado la declaración de materia no patentable (inelegibilidad de patente). Por lo tanto, es posible que las técnicas cuidadosas de redacción de reivindicaciones logren priorizar la forma sobre el fondo, para evitar el impacto de la prueba de máquina o transformación.

Las posteriores decisiones unánimes de la Corte Suprema en los casos Mayo y Alice , al reafirmar la doctrina del caso Flook , pusieron en duda la probabilidad de éxito de las técnicas de redacción descritas anteriormente. Dicha doctrina establece que una reivindicación relativa a la implementación de un principio que, en sí mismo, no es patentable, debe ser inventiva, en lugar de rutinaria y convencional, para que dicha reivindicación sea patentable.