Doctrina de la apropiación indebida

En 1918, cuando la Corte Suprema resolvió el caso INS , existía un cuerpo de derecho consuetudinario federal sobre prácticas comerciales y agravios que la Corte Suprema tenía la facultad de declarar o crear. Este régimen legal se originó en la decisión de la Corte Suprema de 1842 en Swift v. Tyson . ^{[ 1 ]} En ese caso se sostuvo que los tribunales federales, al resolver cuestiones legales no abordadas específicamente por la legislatura estatal correspondiente, tenían la autoridad para desarrollar un derecho consuetudinario federal. Sin embargo, en 1938, en Erie Railroad Co. v. Tompkins , ^{[ 2 ]} la Corte Suprema revocó Swift v. Tyson . En consecuencia, desde entonces, la doctrina de la apropiación indebida quedó bajo el control de las leyes de los distintos estados, los cuales, por lo tanto, eran libres de aceptarla o rechazarla.

Antes del caso INS , la ley de competencia desleal generalmente se consideraba limitada a casos de "desvío de productos" —donde el demandado engañaba a los clientes haciéndoles creer erróneamente que su producto provenía del demandante y, como resultado, desviaba el comercio del demandante al demandado—. ^{[ 3 ]} El caso INS extendió el concepto de competencia desleal a un rango mucho más amplio de conducta empresarial, según la interpretación de la moralidad del tribunal en particular. ^{[ 4 ]}

El caso INS , piedra angular de la doctrina de la malversación de fondos, surgió de una disputa entre dos organizaciones de noticias, Associated Press (AP) y el International News Service (INS), sobre la cobertura informativa de la Primera Guerra Mundial. Las Potencias Aliadas (Inglaterra y Francia) consideraban que el INS de William Randolph Hearst favorecía indebidamente a las Potencias Centrales (Alemania y Austria); por lo tanto, los Aliados prohibieron al INS utilizar sus líneas telegráficas para informar, lo que le impidió informar sobre la guerra. Para solucionar esto, el INS copió los boletines informativos de AP de fuentes públicas, los reescribió y distribuyó las versiones reescritas a los periódicos clientes del INS. Posteriormente, AP interpuso una demanda para impedir que el INS copiara las noticias recopiladas por AP. ^{[ 5 ]}

La Corte Suprema falló a favor de la AP, con el juez Pitney redactando la opinión mayoritaria. Los jueces Holmes y Brandeis redactaron votos disidentes.

En Kellogg Co. v. National Biscuit Co. , ^{[ 18 ]} en 1938, la Corte Suprema consideró un caso posiblemente similar al de INS , pero (con el juez Brandeis escribiendo ahora para la mayoría de la Corte en lugar de disentir como en INS ) denegó la reparación solicitada. La Corte en el caso Kellogg dijo:

Sin duda, Kellogg Company participa del prestigio del producto conocido como Shredded Wheat ; y, por lo tanto, participa de un mercado creado por la habilidad y el criterio del predecesor del demandante, que se ha expandido ampliamente gracias a las cuantiosas inversiones publicitarias realizadas de forma constante. Pero esto no es injusto. Participar del prestigio de un producto no protegido por patente ni marca registrada constituye el ejercicio de un derecho que todos poseen, y cuyo libre ejercicio interesa profundamente al público consumidor. ^{[ 19 ]}

Un comentarista sostuvo que uno podría correctamente...

... considerar a Kellogg como una confirmación de las opiniones que él [Brandeis] expresó en INS . El hecho de que Nabisco hubiera invertido en el producto de trigo triturado no le otorgaba control sobre el uso de la forma de almohada (ni sobre el término TRIGO TRAGADO); no tenía ningún derecho de propiedad contra la apropiación indebida de la forma tras la expiración de las patentes. En cambio, Brandeis preguntó [solo] si Kellogg había incurrido en algún acto de tergiversación. ^{[ 20 ]}

Dado que Kellogg no tergiversó su versión de Shredded Wheat, el Tribunal dictaminó que tenía libertad para apropiarse de las características de la galleta, que no estaban patentadas ni protegidas por derechos de autor, independientemente del gasto de mano de obra, habilidad y dinero de Nabisco, y permitió a Kellogg cosechar donde Nabisco había sembrado.

En los casos Sears v. Stiffel y Compco v. Day-Brite , los demandados copiaron los diseños de productos no patentados ni protegidos por derechos de autor de los demandantes. Los tribunales inferiores aplicaron lo que equivalía a la doctrina de apropiación indebida del INS para declarar a los demandados culpables de competencia desleal. La Corte Suprema revocó la decisión, sosteniendo que se estaba utilizando la ley estatal para crear un equivalente estatal del sistema federal de patentes, lo que perturbaba el equilibrio que el Congreso había establecido en esta área. Un comentarista explicó: "Aunque el caso International News Service nunca ha sido expresamente revocado, la Corte, en los casos Sears y Compco , aparentemente rechazó su enfoque. ^{[ 21 ]}

En 1989, el Tribunal anuló una ley estatal que protegía diseños de embarcaciones que no estaban ni patentados ni protegidos por derechos de autor, en Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc. , ^{[ 22 ]} reafirmando así la regla de preeminencia de los casos Sears y Compco que prohíbe la protección de diseños de productos similar a la del INS cuando las leyes de patentes o derechos de autor podrían aplicarse de otro modo.

Por otro lado, el Tribunal ha permitido que la ley estatal de apropiación indebida se aplique contra la copia en áreas no reguladas por la ley federal, como las grabaciones de sonido anteriores a 1978. ^{[ 23 ]} Una comparación de estas decisiones con la decisión de Bonito Boats de 1989 puede sugerir un enfoque menos preventivo sobre la materia en el ámbito de los derechos de autor que en el ámbito de la ley de patentes.

En varios casos, los tribunales han aplicado la doctrina de la apropiación indebida a la copia en situaciones análogas a las circunstancias del caso INS : la apropiación por parte de un competidor de información que es costosa de generar y que solo tiene valor durante un tiempo limitado.

La conclusión central original y la implicación más restringida del caso INS fue que ahora existía una doctrina de "noticias de última hora" que protegía a los pioneros en la creación de un activo de información efímero y sensible al tiempo, a un costo considerable, contra los "aprovechados". El Segundo Circuito abordó este concepto en el caso National Basketball Association v. Motorola, Inc. (NBA) . ^{[ 24 ]} Pero el Segundo Circuito impuso límites precisos a la regla para evitar posibles conflictos con la ley de derechos de autor y la Primera Enmienda. Sostuvo que, según la ley del estado de Nueva York, una reclamación de "noticias de última hora", similar a la del caso INS , existe solo en los casos en que:

(i) un demandante genera o recopila información a un costo;

(ii) la información es sensible al tiempo;

(iii) el uso que un demandado haga de la información constituye un aprovechamiento indebido de los esfuerzos del demandante;

(iv) el demandado compite directamente con un producto o servicio ofrecido por los demandantes; y

(v) la posibilidad de que otras partes se beneficien sin contribuir a los esfuerzos del demandante o de otros reduciría de tal manera el incentivo para producir el producto o servicio que su existencia o calidad se vería sustancialmente amenazada. ^{[ 25 ]}

El Segundo Circuito sostuvo que el agravio relativo a las "noticias de última hora" estaba en gran medida invalidado por la Ley de Derechos de Autor de 1976 en este caso, y adaptó los cinco factores para evitar dicha invalidez. El efecto fue limitar el alcance de la rama de noticias de última hora de la doctrina de la apropiación indebida principalmente a los hechos del caso del INS . ^{[ 26 ]}

El lenguaje utilizado en el caso del INS puede interpretarse de manera que abarque conductas muy distintas a la apropiación de noticias de actualidad. Algunos estados, como Nueva Jersey y Wisconsin, y en ocasiones Nueva York, han aplicado la doctrina de forma más amplia para incluir cualquier conducta que los tribunales consideraran "inmoral" según criterios abiertos, flexibles, adaptables, amplios y amorfos.

Por ejemplo, en un momento dado, el Segundo Circuito habló de forma general sobre el alcance de la doctrina de apropiación indebida de Nueva York en estos términos:

Los tribunales de Nueva York han señalado la incalculable variedad de prácticas ilegales que se engloban dentro de la categoría de competencia desleal, calificándola como una doctrina amplia y flexible que depende más de los hechos expuestos que la mayoría de las causas de acción. Se la ha descrito en términos generales como abarcando cualquier forma de inmoralidad comercial, o simplemente como el intento de cosechar donde no se ha sembrado; consiste en tomar la habilidad, los gastos y el trabajo de un competidor y apropiarse indebidamente, para beneficio comercial de una persona, de un beneficio o derecho de propiedad perteneciente a otra. Este ilícito civil es adaptable y de amplio alcance. ^{[ 27 ]}

Además, el factor determinante es "si los actos de un demandado son 'justos o injustos, según principios reconocidos en equidad, y no por 'la moral del mercado'". ^{[ 28 ]}

De manera similar, los tribunales de Nueva Jersey han dicho que la ley estatal de competencia desleal es una cuestión de determinar qué es "juego limpio". ^{[ 29 ]} En términos más generales, el Tercer Circuito dijo sobre la ley de competencia desleal de Nueva Jersey:

El derecho consuetudinario de Nueva Jersey en materia de competencia desleal no tiene límites claros, sino que es flexible y elástico según lo exigen las normas morales en constante evolución, y la esencia de una demanda por competencia desleal es la aplicación del juego limpio. ^{[ 30 ]}

Por consiguiente, los tribunales de Nueva Jersey han puesto gran énfasis en lo que consideraban la calidad moral y ética de la conducta del acusado. ^{[ 31 ]} Reconocen que su "ley de competencia desleal es un área amorfa de la jurisprudencia. No conoce límites claros". ^{[ 32 ]}

En Mercury Records Productions, Inc. v. Economic Consultants, Inc. , ^{[ 33 ]} la Corte Suprema de Wisconsin sostuvo que INS establece la ley aplicable para Wisconsin: "La teoría de competencia desleal y apropiación indebida aplicada en INS ... concuerda con la teoría" de los tribunales de Wisconsin y "es consistente con la política pública del estado de Wisconsin"; dicha política estatal es "simplemente  los  principios de la honestidad a la antigua", lo que significa que "[n]o se puede cosechar donde otro ha sembrado ni recoger donde otro ha esparcido". ^{[ 34 ]}

California, Illinois, Missouri, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Wisconsin aplicaron la doctrina de apropiación indebida del INS para prohibir a quienes copiaban registros (la llamada piratería de registros) durante el período en que la ley federal de derechos de autor no cubría las grabaciones de sonido. ^{[ 35 ]}

Pero esos tribunales también han aplicado la doctrina de la apropiación indebida a otras formas de copia, como la copia de productos. Muchos de estos casos se resolvieron antes de las decisiones de la Corte Suprema en los casos Sears , Compco y Bonito Boats , que han planteado cuestiones de preeminencia respecto de algunas de estas decisiones sobre apropiación indebida.

Por ejemplo, en un caso de 1940 bajo la ley de Nueva York, el demandado copió el diseño ornamental de la platería del demandante, así como "un sistema publicitario similar, copiado al menos en parte por el demandado; y una venta agresiva para obtener un amplio mercado entre los comerciantes ofreciendo atractivamente una mayor cantidad de piezas en un juego de calidad inferior a un precio mucho más bajo", mientras señalaba a los comerciantes que podían vender la platería del demandado a los clientes en lugar de la del demandante porque "los compradores creerían fácilmente que el modelo antiguo o uno nuevo de tipo similar se ofrecía a precio de ganga". ^{[ 36 ]} De esta manera, el demandado logró "atraer el interés de una clase que tenía cierto conocimiento de los diseños, pero que en gran medida estaba desinformada y no era selectiva con respecto a la calidad de los productos y la reputación y posición comercial de los diferentes fabricantes, quienes se sienten atraídos por las ofertas de ganga". ^{[ 37 ]} El tribunal sostuvo que esto era competencia desleal, bajo el estándar de que "si los actos de un demandado son 'justos o injustos', [deben juzgarse] de acuerdo con los principios reconocidos en la equidad, y no por 'la moral del mercado'". ^{[ 38 ]}

En otro caso de Nueva York, el demandado copió el medallón "Recordatorio de la Semilla de Mostaza", sin patente ni derechos de autor, del demandante, que contenía una semilla de mostaza para recordar a los usuarios el poder de "tanta fe como un grano de mostaza" para mover montañas ( Mateo 17:20). El tribunal determinó que hubo apropiación indebida según la doctrina INS . ^{[ 39 ]} También citó y se basó en el concepto de competencia desleal descrito en el caso anterior de plateplate. El tribunal se negó específicamente a seguir la decisión de Kellogg , analizada anteriormente. ^{[ 40 ]}

En 1985, en un caso posterior bajo la ley de Nueva York, que involucraba la copia de diseños de joyería ornamental, el demandado alegó la preeminencia federal como defensa. El tribunal de distrito opinó a modo de obiter dictum : "Si la demanda de Gemveto se basara únicamente en que Cooper hubiera copiado los diseños de joyería del demandante [ es decir , la ley de apropiación indebida de Nueva York], la demanda tal vez estaría prevenida por la ley federal". Pero "existía prueba no solo de que Cooper copió los productos de Gemveto, sino también de un intento deliberado por parte de Cooper de engañar al público consumidor sobre el origen de sus "imitaciones" y, por lo tanto, apropiarse del prestigio o la reputación de Gemveto, un vendedor rival". Por consiguiente, era procedente prohibir al demandado, bajo la ley de Nueva York, la práctica de encubrimiento, dictaminó el tribunal de distrito, sin abordar la cuestión de si la ley federal de derechos de autor o de patentes prevalecía sobre la ley de apropiación indebida de Nueva York contra la imitación de productos. ^{[ 41 ]} En apelación, el Segundo Circuito anuló la orden judicial del tribunal de distrito contra la copia, porque no era suficientemente claro en cuanto a qué actividad de encubrimiento se le prohibía realizar al demandado. La orden final del tribunal de distrito prohibió permanentemente a Cooper "vender u ofrecer a la venta cualquier artículo de joyería que sea confusamente similar en apariencia a cualquier artículo de joyería del demandante, de tal manera que la venta u oferta de venta de dicho artículo, por cualquier método o medio, esté calculada para engañar al público en cuanto a su origen ...". ^{[ 42 ]} Pero "las decisiones de Sears y Compco  ...  sostienen que la copia del artículo en sí que no está protegida por las leyes federales de patentes y derechos de autor no puede estar protegida por la ley estatal", declaró el Segundo Circuito. ^{[ 43 ]} Para evitar entrar en conflicto con Sears-Compco , el tribunal de distrito tuvo que emitir una orden con "una reformulación apropiada de la orden judicial para especificar los actos de Cooper que, de no ser prohibidos, constituirían encubrimiento según el derecho consuetudinario de Nueva York". El tribunal dictaminó que la orden judicial debe dirigirse contra la conducta engañosa (encubrimiento), no contra la naturaleza del producto; según Compco , por ejemplo, el demandado tenía derecho a fabricar un artículo de joyería confusamente similar, siempre que no incurriera en encubrimiento engañoso. ^{[ 44 ]}

Un caso mucho más reciente de copia de joyas bajo la ley de Nueva York parece exponer la visión actual de la ley de apropiación indebida de Nueva York, tal como se aplica tanto a la preeminencia de patentes como de derechos de autor (fuera del ámbito de las "noticias de actualidad"):

Para evitar la preclusión, aquello que se alega como competencia desleal debe ser algo distinto de la copia, o de los frutos de la copia, o de la intención o mala fe que pueda inferirse del acto de copiar; si el daño [al demandante] surge del simple hecho de copiar, la reclamación se enmarca dentro de la Ley de Derechos de Autor [o la ley de patentes] y queda precluida. ^{[ 45 ]}

Cuando la demanda se basa fundamentalmente en la mera copia, será desestimada. ^{[ 46 ]} De manera más general, el Segundo Circuito ha dicho acerca de la preeminencia y la doctrina de la apropiación indebida:

Creemos que la amplia doctrina de apropiación indebida de la Metropolitan Opera , basada en conceptos amorfos como la "inmoralidad comercial" o la "ética" de la sociedad, está invalidada. Dichos conceptos son prácticamente sinónimos de copia ilícita y no se distinguen de manera significativa de la infracción de derechos de autor. ^{[ 47 ]}

Otros circuitos han tratado la doctrina de la apropiación indebida y el límite de la preeminencia de manera similar a la línea de casos del Segundo Circuito. Requieren que la demanda de derecho estatal se base en algo significativamente o "cualitativamente" adicional, más allá de la mera copia del producto o servicio del demandante para evitar la preeminencia. ^{[ 48 ]} Muchos de estos casos sostienen que la "inmoralidad comercial" más la copia no es más que la copia sola a efectos de la preeminencia. ^{[ 49 ]}