Ley uniforme sobre secretos comerciales

La Ley Uniforme de Secretos Comerciales ( UTSA ), publicada por la Comisión de Derecho Uniforme (ULC) en 1979 y enmendada en 1985, es una ley modelo diseñada para su adopción por los estados de EE. UU . ^[1] Fue desarrollada para resolver inconsistencias en el tratamiento de los secretos comerciales en diferentes estados. ^{[1] (p1)}

La UTSA proporciona definiciones unitarias de "secreto comercial" y "apropiación indebida de secreto comercial" y establece un único estatuto de limitaciones, reemplazando los diversos marcos de responsabilidad patrimonial, cuasicontractual y fiduciaria que se aplicaban anteriormente en el derecho consuetudinario . ^{[1] (p2)}

Hasta la fecha, 49 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos han adoptado la UTSA, siendo Nueva York la excepción restante. ^[2]

Una nota introductoria a la UTSA enuncia algunas motivaciones originales de la ley:

Una patente válida proporciona un monopolio legal durante diecisiete años a cambio de la divulgación pública de una invención.

Sin embargo, si los tribunales deciden en última instancia que la Oficina de Patentes emitió una patente indebidamente, se habrá divulgado una invención a competidores sin ningún beneficio correspondiente.

En vista de la gran cantidad de patentes que los tribunales invalidan, muchas empresas ahora optan por proteger información comercialmente valiosa basándose en la ley estatal de protección de secretos comerciales.

—  Ley Uniforme de Secretos Comerciales, Nota Preliminar ^[3]

La UTSA destacó el valor comercial y las ventajas competitivas inherentes a los secretos comerciales. A diferencia de la protección de patentes , que se abordaba a nivel federal , la apropiación indebida de secretos comerciales se abordaba a nivel estatal . ^[3]

En los Estados Unidos existía una prevalencia de transacciones comerciales interestatales que se extendían más allá de la jurisdicción de la legislación de cada estado. Por ejemplo, las mercancías podían haber sido fabricadas en el Estado A, almacenadas en el Estado B, vendidas en el Estado C y entregadas en el Estado D.

Como resultado, la UTSA buscó aliviar el desarrollo desigual y la "incertidumbre respecto de los parámetros de la protección del secreto comercial" recomendando una ley uniforme sobre secretos comerciales y, al mismo tiempo, permitiendo a los estados la flexibilidad para satisfacer las circunstancias locales modificando el texto promulgado en cada estado. ^[3]

Además de proporcionar algún recurso para cualquier incertidumbre asociada con una patente, la UTSA también sirve para codificar los recursos de derecho consuetudinario que han surgido en muchos estados. Estos recursos se basan en precedentes legales establecidos por casos anteriores y, por lo tanto, permiten una mayor incertidumbre, en particular en los estados menos industriales donde ha habido menos casos de secretos comerciales.

La UTSA señala que cualquier confusión causada por tener remedios estrictamente de derecho consuetudinario para la apropiación indebida de secretos comerciales se vio exacerbada por la omisión de las reglas sobre secretos comerciales de la segunda edición de la Restatement of Torts . ^[3]

La UTSA contenía una nota introductoria seguida de 12 secciones de la ley propuesta. Cada sección estaba seguida de una sección de "comentarios" que brindaba aclaraciones y ejemplos sobre la intención de la ley. ^[3] La sección 1 presentaba definiciones de términos clave tal como se utilizan a lo largo de la ley. Las secciones 2 a 4 brindaban remedios para posibles errores cometidos en violación de la ley, incluyendo medidas cautelares , daños y honorarios de abogados . Las secciones 5 a 12 incluían disposiciones adicionales relacionadas con la implementación de la ley y la relación con otras leyes. ^[3]

La UTSA proporcionó varias definiciones de términos que se utilizan en toda la ley. Algunas de estas definiciones se reproducen aquí para beneficio del lector.

UTSA § 1.1

" Medios indebidos " incluye robo, soborno, tergiversación, incumplimiento o inducción al incumplimiento de un deber de mantener el secreto o espionaje a través de medios electrónicos o de otro tipo.

Aunque no se incluye en la definición en sí, el texto original de la UTSA proporcionó una aclaración sobre la definición de medios adecuados e inapropiados. Los comentarios refinaron la definición al enumerar varios medios adecuados de descubrimiento , incluido el descubrimiento por invención independiente, ingeniería inversa , acuerdo de licencia y literatura publicada. Los comentarios también aclararon que los medios inapropiados incluían acciones que eran "inapropiadas en las circunstancias; por ejemplo, un sobrevuelo de avión utilizado como reconocimiento aéreo para determinar la disposición de la planta del competidor durante la construcción de la planta". ^[3]

UTSA § 1.2

" Apropiación indebida " significa:

(i) la adquisición de un secreto comercial de otra persona por una persona que sabe o tiene motivos para saber que el secreto comercial se adquirió por medios indebidos; o

(ii) la divulgación o utilización de un secreto comercial de otra persona sin el consentimiento expreso o implícito de una persona que

(A) utilizó medios indebidos para adquirir conocimiento del secreto comercial; o

(B) en el momento de la divulgación o uso, sabía o tenía motivos para saber que su conocimiento del secreto comercial era

(I) derive de o a través de una persona que haya utilizado medios indebidos para adquirirlo;

(II) adquiridos en circunstancias que den lugar a una obligación de mantener su secreto o limitar su uso; o

(III) derivada de o a través de una persona que tenía el deber hacia la persona que solicitaba reparación de mantener su secreto o limitar su uso; o

(C) antes de un cambio material de su posición, sabía o tenía motivos para saber que se trataba de un secreto comercial y que había adquirido conocimiento del mismo por accidente o error.

La UTSA señaló que los tipos de accidentes o errores que podrían llevar a que se apropiara indebidamente de un secreto comercial conocido no incluían acciones o errores que "constituyeran un fracaso de los esfuerzos que son razonables en circunstancias para mantener su secreto [el secreto comercial]". ^[3]

UTSA § 1.4

" Secreto comercial " significa información, incluyendo una fórmula, patrón, compilación, programa, dispositivo, método, técnica o proceso, que:

(i) obtiene un valor económico independiente, real o potencial, por no ser generalmente conocido y no ser fácilmente determinable por medios adecuados por otras personas que pueden obtener valor económico de su divulgación o uso, y

(ii) sea objeto de esfuerzos razonables en las circunstancias para mantener su secreto.

La UTSA también brindó precisiones a través de comentarios sobre la propia definición de secreto comercial:

• Varias partes pueden tener derechos sobre el mismo secreto comercial, ya que cada una de ellas individualmente puede obtener valor de él.
• Un secreto comercial deja de existir cuando es de conocimiento público en la comunidad en la que genera beneficios. Esto significa que el secreto no tiene por qué ser conocido por el público en general, sino solo por toda la industria que se beneficia de él.
• Una parte que realiza ingeniería inversa de un secreto comercial también puede obtener protección de secreto comercial para su conocimiento, siempre que el proceso de ingeniería inversa no sea trivial.
• El conocimiento que evita la pérdida de fondos, como por ejemplo que una idea particular no funcione, es valioso y como tal califica para la protección del secreto comercial.

En cuanto a los esfuerzos razonables para mantener el secreto, la UTSA sostuvo que acciones como restringir el acceso a la información a una "base de necesidad de conocerla" e informar a los empleados que la información es secreta cumplían los criterios de esfuerzos razonables. La UTSA afirmó que los tribunales no exigen procedimientos para protegerse contra el "espionaje industrial flagrante" que no fueran necesarios. ^[3]

La UTSA preveía varios remedios potenciales para los errores cometidos bajo la ley, incluyendo medidas cautelares , daños y honorarios de abogados . ^[3]

La sección 2 de la UTSA preveía medidas cautelares contra la apropiación indebida de secretos comerciales. La sección 2(a) estipulaba que "se podrá prohibir la apropiación indebida real o amenazante". Sin embargo, la duración de la medida cautelar se limitaba al tiempo en que el secreto comercial exista (es decir, permanezca desconocido para alguna parte que podría beneficiarse de conocer el secreto) más el tiempo suficiente para eliminar cualquier ventaja competitiva que se pudiera haber obtenido mediante la apropiación indebida del secreto comercial. ^[3]

Además de la posible prohibición descrita en la sección 2(a), la sección 2(b) permitía el pago de regalías razonables en lugar de una orden judicial en circunstancias excepcionales. La UTSA, en los comentarios de la sección 2, hizo referencia a un caso judicial en el que un secreto comercial apropiado se utilizó para construir tecnología militar para su uso durante la guerra de Vietnam . Como una orden judicial podría haber impedido que el equipo necesario llegara a las fuerzas armadas de los EE. UU., el juez ordenó que el apropiador pagara una regalía adecuada al propietario del secreto comercial en lugar de imponer una orden judicial. ^[3]

Además de las medidas cautelares ofrecidas en virtud de la UTSA, las partes también pueden recibir daños y perjuicios. La sección 3(a) establece que "los daños y perjuicios pueden incluir tanto la pérdida real causada por la apropiación indebida como el enriquecimiento injusto causado por la apropiación indebida que no se tiene en cuenta al calcular la pérdida real". ^[3] Además, la ley establece en la sección 3(b) que si la apropiación indebida es "intencionada y maliciosa", el tribunal puede conceder daños y perjuicios hasta el doble de lo que de otro modo correspondería en virtud de la sección 3(a). También se imponen restricciones similares a las impuestas a la duración de las medidas cautelares a la duración de los daños y perjuicios. ^[3]

La Sección 4 de la UTSA estipula que el tribunal puede otorgar honorarios de abogados a la parte vencedora por acciones realizadas de "mala fe o apropiación indebida intencional y maliciosa". ^[3]

• El artículo 5 preveía la "preservación del secreto", es decir, que un tribunal debía adoptar medidas razonables para proteger un secreto comercial durante cualquier acción legal relacionada con el mismo. Estas medidas de secreto pueden incluir el sellado de registros y órdenes de secreto de sumario .
• La Sección 6 estableció un estatuto de limitaciones , requiriendo que cualquier acción bajo la UTSA debe ser "presentada dentro de los 3 años después de que se descubra la apropiación indebida o de que se debería haber descubierto mediante el ejercicio de una diligencia razonable".
• La sección 7 establecía que la UTSA reemplazaba a cualquier "... ley de responsabilidad civil, restitutoria y de otro tipo de este Estado que previera recursos civiles por la apropiación indebida de un secreto comercial". La sección también dejaba en claro que la UTSA no afectaba (1) los recursos contractuales, (2) los recursos civiles no basados ​​en la apropiación indebida de un secreto comercial, o (3) los recursos penales , que de otro modo podrían ser de utilidad para la parte agraviada.
• La Sección 8 estableció el objetivo de uniformar la legislación sobre secretos comerciales entre los estados que promulguen la UTSA.
• La sección 9 proporcionó un título corto para referirse a la ley y la sección 10 describió la divisibilidad de la ley.
• Las secciones 11 y 12 establecían una fecha en la que la ley entraba en vigor y la oportunidad de enumerar explícitamente otras leyes que debían derogarse. ^[3]

A partir de junio de 2019 ^[actualizar], todos los estados, excepto Nueva York y Carolina del Norte, han adoptado la UTSA (pero su ley es muy similar y parece tomar mucho de la ley [1]). El 2 de mayo de 2013, Texas promulgó el Proyecto de ley 953 del Senado ^[4] , convirtiéndose en el 47.º estado en adoptar la UTSA. ^[5] El estatuto de Texas entró en vigor el 1 de septiembre de 2013. ^[5]

Massachusetts adoptó la Ley Uniforme de Secretos Comerciales que entró en vigor el 1 de octubre de 2018. ^[6]

La UTSA también ha sido adoptada en el Distrito de Columbia , Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos . ^{[7] [8]} Los estados no están obligados a aprobar la ley exactamente tal como está, y algunos han realizado modificaciones. ^[9]

Los siguientes casos han hecho referencia directa a la UTSA:

• Rivendell Forest Prods. contra Georgia-Pacific Corp. (10.º Cir. 1994)
• Comprehensive Techs. Int'l contra Software Artisans, Inc. (4.º Cir. 1993)
• Asociación de Control de Copia de DVD contra Bunner (Cal. App. 1994)
• Ajaxo contra E*Trade Financial Corp. (Cal. App. 2010) ^[10]
• Silvaco Data Systems contra Intel Corp. (Cal. App. 2010) ^[11]
• RC Olmstead, Inc. contra CU Interface (ND Ohio 2009) ^[12]
• Justmed contra Byce (9.º Cir. 2010) ^[9]
• Decisión Insights, Inc. contra Sentia Group, Inc. (4th Cir. 2011) ^[13]
• Cypress Semiconductor Corp. contra Tribunal Superior (Cal. App. 2008) ^[14]
• NCR contra Warner (SD Ohio 2008) ^[15]
• Othentec contra Phelan (4.º Cir. 2008) ^[16]
• Southern Nuclear Operating Co. contra Elec. Data Sys. Corp. (11.° Cir. 2008) ^[17]

La legislación sobre secretos comerciales varía más de un país a otro.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) contiene disposiciones que establecen estándares mínimos uniformes para proteger los secretos comerciales.

Cada Parte proporcionará los medios legales para que cualquier persona evite que los secretos comerciales sean divulgados, adquiridos o utilizados por otros sin el consentimiento de la persona que tenga legalmente el control de la información de manera contraria a las prácticas comerciales honestas, en la medida en que:

—  Artículo 1711(1) del TLCAN ^[18]

En Europa , los secretos comerciales se tratan país por país. ^{[ cita requerida ]} En Inglaterra y Gales , la protección del secreto comercial se basa en el concepto de derecho consuetudinario de " violación de la confidencialidad ", es decir, independientemente de la existencia de un contrato , aquellos que obtienen el secreto comercial de manera confidencial no deben aprovecharse injustamente de él sin consentimiento. ^[18]

La Ley contra la Competencia Desleal de Alemania establece que "cualquier persona que, en el curso de una actividad comercial con fines de competencia, cometa actos contrarios a las prácticas honestas" y responsabiliza a los infractores por los daños y perjuicios. ^[18]

• Ley de Defensa de los Secretos Comerciales
• Ley de espionaje económico de 1996
• Glosario de términos legales en tecnología
• Biswamohan Pani , acusado en 2008 de robar mil millones de dólares en secretos comerciales de Intel
• Data General Corp. v. Digital Computer Controls, Inc. aborda el secreto dada la divulgación generalizada
• Acuerdo de confidencialidad
• El caso PhoneDog contra Kravitz aborda si las cuentas de redes sociales podrían constituir secretos comerciales
• Secreto comercial
• La necesidad de una ley federal sobre secretos comerciales ^[19]
• Ajaxo Inc. contra E*Trade Financial Corp.

• "Ley Uniforme de Secretos Comerciales". Comisión de Derecho Uniforme, Conferencia Nacional de Comisionados sobre Leyes Estatales Uniformes (sitio oficial) . Consultado el 6 de agosto de 2024 .