Doctrina de combinación agotada

La doctrina de la combinación agotada , también conocida como la doctrina del caso Lincoln Engineering , era la doctrina del derecho de patentes estadounidense que establecía que cuando un inventor inventaba un dispositivo nuevo y no obvio y pretendía patentar no solo el nuevo dispositivo, sino también la combinación del nuevo dispositivo con un dispositivo convencional conocido con el que el nuevo dispositivo cooperaba de la manera convencional y predecible en que los dispositivos de ese tipo habían cooperado previamente, la combinación no era patentable por tratarse de una "combinación agotada" o "combinación antigua". ^{[ 1 ]} Esta doctrina también se denomina doctrina del caso Lincoln Engineering porque la Corte Suprema de los Estados Unidos la explicó en su decisión en el caso Lincoln Engineering Co. v. Stewart-Warner Corp. ^{[ 2 ]} Esta doctrina se consideró derogada por el Congreso de los Estados Unidos en 1952, cuando aprobó la Ley de Patentes de 1952. ^{[ 3 ]}

En Lincoln Engineering , el inventor creó un dispositivo de acoplamiento nuevo y mejorado para conectar una boquilla a una pistola de engrase. Sin embargo, la patente reivindicaba la combinación completa de pistola de engrase, boquilla y acoplamiento. La Corte Suprema declaró que "la mejora de una parte de una combinación antigua no otorga el derecho a reivindicar dicha mejora en combinación con otras partes antiguas que no desempeñan ninguna función nueva en la combinación". ^{[ 4 ]} Luego concluyó que el "esfuerzo del inventor, mediante el uso de una reivindicación de combinación, de extender el monopolio de su invención de una forma mejorada de mandril o acoplador a partes o elementos antiguos que no tienen ninguna función nueva cuando se operan en conexión con el acoplador, invalida la reivindicación". ^{[ 5 ]}

Esta forma de reivindicar una invención se denominó “sobreexigencia”, porque inflaba la base de regalías para la concesión de licencias y potencialmente generaba una vinculación mediante la cual el titular de la patente exigía a los usuarios, por ejemplo, que compraran no solo los acoplamientos sino también la pistola de engrase completa para poder utilizar la invención. ^{[ 6 ]}

El Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal sostuvo en 1984 que esta doctrina está desactualizada y ya no refleja la ley. ^{[ 7 ]} En efecto, el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal anuló la decisión de la Corte Suprema en este punto, o afirmó que la aprobación de la ley de recodificación de patentes de 1952 ya lo había hecho.

En su decisión en Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. , ^{[ 8 ]} sin embargo, la Corte Suprema parece haber asumido sin ninguna discusión que sus antiguos precedentes como Lincoln Engineering (no citado en la opinión de Quanta ) siguen vigentes, al menos con respecto a la doctrina del agotamiento . En Quanta , la Corte consideró que la venta de un microprocesador patentado "agotaba" no solo la patente del microprocesador sino también la patente de una computadora personal (PC) convencional que contenía el microprocesador, ya que la patente de la PC tenía esencialmente el mismo concepto inventivo (o desviación del estado de la técnica anterior ) que la patente del microprocesador.

Después de 1984, se observó que era posible obtener patentes sobre combinaciones antiguas, por ejemplo, no solo un motor nuevo, sino también una unidad de disco convencional que lo contenía. Se sostuvo además que, en tal caso, la venta del motor no agotaba la patente de la unidad de disco que lo contenía. Por lo tanto, un comprador del motor que lo incorporara a una unidad de disco infringiría la patente de esta última. ^{[ 9 ]} Actualmente, no está claro si dichas patentes son válidas. En cualquier caso, la decisión del caso Quanta parece sostener que la doctrina del agotamiento de la patente exime de responsabilidad por infracción al comprador del motor que lo incorpora a una unidad de disco. ^{[ 10 ]}

Reivindicar un avance informático como una combinación agotada puede ser una forma de evitar que dicho avance se clasifique como materia no sujeta a la ley de patentes de Estados Unidos, según el artículo 101. Situar un proceso que no supera la prueba de máquina o transformación en un entorno de máquina puede subsanar la falta de implementación por una máquina específica, tal como lo exige el caso In re Bilski y las decisiones de la Corte Suprema en las que se basa. ^{[ 11 ]} (El éxito de este recurso depende de la aceptación por parte del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de la abolición de la doctrina de la combinación agotada. ^{[ 12 ]} )

Por ejemplo, la forma de los procesos reivindicados en Diamond v. Diehr , ^{[ 13 ]} Parker v. Flook , ^{[ 14 ]} y Gottschalk v. Benson ^{[ 15 ]} puede compararse adecuadamente. En Diehr , la reivindicación se refiere a “un método para operar una prensa de moldeo de caucho” y contiene al menos referencias mínimas a la prensa y otros aparatos. En Flook , la reivindicación se refiere a un “método para actualizar el valor de al menos un límite de alarma”, donde un “'límite de alarma' es un número”. La reivindicación no menciona un recipiente de reacción ni dispositivos de medición de temperatura. En Benson , la reivindicación se refiere a “un método de procesamiento de datos para convertir representaciones numéricas decimales codificadas en binario en representaciones numéricas binarias ”. Una reivindicación menciona un registro de desplazamiento reentrante y la otra no menciona ningún aparato. En Flook , la reivindicación podría haberse referido a “un método para operar una planta de hidrocraqueo en la que la materia prima de hidrocarburos se coloca en un reactor químico, se aplica calor, etc.” La reivindicación, aunque se refería a una combinación agotada, ^{[ 16 ]} habría requerido un aparato, al igual que en el caso Diehr . De manera similar, la reivindicación en Benson podría haberse referido a un método para operar una centralita telefónica o incluso a un método para proporcionar señales numéricas en código binario decimal a un dispositivo operativo codificado en binario. Nuevamente, al proporcionar un entorno mecánico, aunque se tratara de una combinación agotada, el redactor de las reivindicaciones podría haber evitado la conclusión de que se trataba de materia no regulada por ley. Es posible que las técnicas cuidadosas de redacción de reivindicaciones logren priorizar la forma sobre el fondo, para evitar el impacto de la prueba de máquina o transformación.

El análisis anterior pudo haber sido superado por la decisión de la Corte Suprema de 2014 en el caso Alice v. CLS Bank . En ese caso, la Corte confirmó y amplió el análisis jurídico de sus decisiones anteriores en Parker v. Flook y Mayo v. Prometheus a invenciones reivindicadas que involucran implementaciones de algoritmos informáticos, métodos de negocios y otros métodos de organización de la actividad humana. La forma de análisis que dictan estos casos es que la presencia de una máquina, en particular una computadora digital programada, no es suficiente sin algo más para asegurar la patentabilidad. Más bien, la implementación de la idea subyacente debe incorporar un "concepto inventivo". El concepto inventivo debe proporcionar "algo adicional" que se extienda más allá del algoritmo u otra idea, si se pretende salvar una reivindicación que de otro modo no sería patentable, de acuerdo con estos casos y las recientes decisiones de tribunales inferiores que los siguen. ^{[ 17 ]}

• La doctrina del agotamiento de las existencias según la ley estadounidense