Alice Corp. contra CLS Bank International

Alice Corp. v. CLS Bank International , 573 US 208 (2014), fue unadecisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de 2014 ^{[ 1 ]} sobre la patentabilidad de las patentes de métodos comerciales . ^{[ 2 ]} La cuestión en el caso era si ciertas reivindicaciones de patente para un servicio de depósito electrónico implementado por computadoracubrían ideas abstractas , lo que haría que las reivindicaciones no fueran elegibles para la protección de patente. Las patentes fueron declaradas inválidas, porque las reivindicaciones se basaban en una idea abstracta, y la implementación de esas reivindicaciones en una computadora no era suficiente para transformar esa idea abstracta en materia patentable .

Aunque la opinión de Alice no mencionó el software como tal, el caso fue ampliamente considerado como una decisión sobre patentes de software o patentes sobre software para métodos comerciales. ^{[ 3 ] [ 4 ]} Alice y la decisión de la Corte Suprema de 2010 de Bilski v. Kappos , otro caso que involucra software para un método comercial (que tampoco se pronunció sobre software como tal ^{[ 5 ]} ), fueron los casos más recientes de la Corte Suprema sobre la patentabilidad de invenciones relacionadas con software desde Diamond v. Diehr en 1981. ^{[ 6 ]}

Alice Corporation («Alice») era propietaria de cuatro patentes sobre métodos electrónicos y programas informáticos para sistemas de negociación financiera. Estos sistemas describían cómo dos partes podían liquidar su transacción a través de un tercero para reducir el « riesgo de liquidación », es decir, el riesgo de que una parte cumpliera con sus obligaciones mientras que la otra no. Alice alegó que CLS Bank International y CLS Services Ltd. (en adelante, «CLS Bank») comenzaron a utilizar tecnología similar en 2002. Alice acusó a CLS Bank de infringir sus patentes, ^{[ 7 ]} y, al no resolverse el asunto, CLS Bank interpuso una demanda contra Alice en 2007, solicitando una sentencia declaratoria que declarara inválidas las reivindicaciones en cuestión. ^{[ 8 ]} Alice presentó una contrademanda alegando infracción. ^{[ 8 ]}

Las reivindicaciones pertinentes se encuentran en estas patentes:

• Patente estadounidense 5,970,479 presentada en 1992, emitida en 1999 (disponible en el sitio web de la USPTO, archivada el 24 de diciembre de 2016, en Wayback Machine y en Google Patents ).
• Patente estadounidense 6,912,510 presentada en 2000, emitida en 2005 (disponible en el sitio web de la USPTO, archivada el 24 de diciembre de 2016, en Wayback Machine y en Google Patents ).
• Patente estadounidense 7,149,720 presentada en 2002, emitida en 2006 (disponible en el sitio web de la USPTO, archivada el 24 de diciembre de 2016, en Wayback Machine y en Google Patents ).
• Patente estadounidense 7,725,375 presentada en 2005, emitida en 2010 (disponible en el sitio web de la USPTO, archivada el 24 de diciembre de 2016, en Wayback Machine y en Google Patents ).

En 2007, CLS Bank demandó a Alice ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia solicitando una sentencia declaratoria que estableciera la invalidez e inaplicabilidad de las patentes de Alice y que CLS Bank no las había infringido. Alice contrademandó a CLS Bank por infracción de las patentes. Tras permitir el tribunal una fase inicial de descubrimiento de pruebas limitada sobre las operaciones de CLS Bank y su relación con el sistema de CLS Bank supuestamente infractor, el tribunal dictó sentencia sobre las mociones cruzadas de las partes para un juicio sumario . Declaró inválidas todas las patentes de Alice porque las reivindicaciones se referían a ideas abstractas, que no son susceptibles de protección por patente según el artículo 101 del Título 35 del Código de los Estados Unidos . ^{[ 9 ]}

El tribunal declaró que un método "dirigido a una idea abstracta de emplear a un intermediario para facilitar el intercambio simultáneo de obligaciones con el fin de minimizar el riesgo" es un "concepto básico de negocios o finanzas", y que un "sistema informático simplemente 'configurado' para implementar un método abstracto no es más patentable que un método abstracto que simplemente se implementa 'electrónicamente'". ^{[ 10 ]} Al dictaminar esto, el tribunal de distrito se basó en Bilski v. Kappos ^{[ 11 ]} como precedente, en el que la Corte Suprema sostuvo que las reclamaciones de Bilski sobre métodos comerciales para cubrirse contra el riesgo de fluctuaciones de precios en los mercados de materias primas no eran patentables porque reclamaban y preeminían ( es decir , monopolizaban) la idea abstracta de cubrirse contra el riesgo.

Alice apeló la decisión ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de los Estados Unidos . Un panel del tribunal de apelaciones decidió por 2 votos a 1 en julio de 2012 revocar la decisión del tribunal inferior. Sin embargo, los miembros del Circuito Federal anularon esa decisión y programaron una nueva audiencia ante el pleno del tribunal . Ordenaron a las partes (y a cualquier amicus curiae que deseara presentar alegatos) que abordaran las siguientes cuestiones:

• ¿Qué criterio debe adoptar el tribunal para determinar si una invención implementada por ordenador es una idea abstracta no patentable?
• si la presencia de una computadora en una reivindicación podría alguna vez hacer patentable una materia no patentable; y
• si las afirmaciones sobre método, sistema y medios deben considerarse equivalentes según el § 101.

Un panel muy dividido de diez jueces del Circuito Federal emitió siete opiniones diferentes, sin que ninguna contara con el apoyo de la mayoría en todos los puntos. Siete de los diez jueces confirmaron la decisión del tribunal de distrito de que las reivindicaciones de método y las reivindicaciones de medio legible por computadora de Alice no eran patentables, pero lo hicieron por razones diferentes. Cinco de los diez jueces confirmaron la decisión del tribunal de distrito de que las reivindicaciones de sistemas informáticos de Alice no eran patentables, y cinco jueces discreparon. El panel en su conjunto no llegó a un acuerdo sobre un único criterio para determinar si una invención implementada por computadora es una idea abstracta no patentable. ^{[ 12 ]}

En la opinión mayoritaria de cinco miembros, redactada por el juez Lourie , a la que se unieron los jueces Dyk , Prost , Reyna y Wallach , el tribunal estableció una prueba que se centraba primero en identificar la idea abstracta o el concepto fundamental aplicado por la reivindicación y luego determinar si la reivindicación prevalecería sobre la idea abstracta. ^{[ 13 ]} El análisis implicó realizar cuatro pasos:

1. determinar si la invención reivindicada se ajusta a una de las cuatro clases de la ley: proceso, máquina, manufactura o composición de materia;
2. determinar si la afirmación plantea el riesgo de "prejuzgar una idea abstracta";
3. identificar la idea supuestamente en riesgo de preeminencia definiendo "cualquier concepto fundamental que parezca estar implícito en la reivindicación";
4. En una etapa final denominada análisis del "concepto inventivo", se determina si existe una contribución humana genuina al objeto de la reivindicación. El "equilibrio de la reivindicación", o la contribución humana, debe contener limitaciones sustantivas adicionales que restrinjan, confinen o restrinjan la reivindicación de tal manera que, en la práctica, no abarque la idea abstracta completa.

La última parte del análisis de la mayoría del Circuito Federal "considera si los pasos combinados con una ley natural o una idea abstracta son tan insignificantes, convencionales o rutinarios que dan lugar a una reclamación que efectivamente cubre la ley natural o la idea abstracta en sí misma". ^{[ 14 ]} Posteriormente, la Corte Suprema adoptaría un principio similar. En su opinión, la Corte combinó los tres primeros pasos en un solo paso de identificación, lo que dio como resultado un análisis de dos pasos.

El juez presidente Rader y los jueces de circuito Linn , Moore y O'Malley emitieron una opinión concurrente en parte y disidente en parte. Su análisis de patentabilidad se centró en si la reivindicación, en su conjunto, se limitaba a la aplicación de una idea abstracta o era simplemente una descripción de dicha idea. Consideraron que las reivindicaciones del sistema de Alice eran patentables porque se limitaban a una aplicación implementada por computadora. ^{[ 15 ]}

El juez Rader también presentó "reflexiones adicionales" al fallo (a las que no se unieron otros jueces) expresando su opinión de que la ley de patentes permite una patentabilidad muy amplia según el § 101, y su entendimiento de que las leyes naturales se limitan a "constantes universales creadas, en todo caso, solo por Dios, Vishnu o Alá". Haciendo referencia a Einstein, afirmó que "ni siquiera la gravedad es una ley natural". ^{[ 16 ]}

La jueza Newman coincidió en parte y disintió en parte, solicitando al Tribunal Federal de Apelaciones que aclare la interpretación del artículo 101. Habría considerado que todas las reivindicaciones de Alice eran patentables.

Los jueces Linn y O'Malley discreparon, argumentando que todas las reivindicaciones eran patentables. Solicitaron medidas legislativas, en lugar de judiciales, para abordar la "proliferación y la aplicación agresiva de patentes de software de baja calidad" citadas en los numerosos escritos de amicus curiae y sugirieron nuevas leyes para limitar la vigencia de las patentes de software o limitar su alcance. ^{[ 17 ]}

El gran interés de la industria del software y de los profesionales de patentes en el tema quedó demostrado por la presentación de 52 escritos de amicus curiae por parte de numerosas empresas y grupos, instando a la Corte Suprema a decidir sobre la elegibilidad de las patentes de software. Entre estos amicus curiae se encontraban la Electronic Frontier Foundation , el Software Freedom Law Center , el Institute of Electrical and Electronics Engineers , la Intellectual Property Law Association of Chicago , Accenture Global Services y la propia USPTO en representación de Estados Unidos. ^{[ 18 ] [ 19 ]} Casi todos estos escritos argumentaban que las patentes debían ser invalidadas. Sin embargo, discrepaban en cuanto al razonamiento adecuado.

• Un informe elaborado por Google , Amazon y otras empresas argumentaba que la patente se basaba en una idea abstracta, lo cual perjudica la innovación, y que la verdadera innovación reside en detallar un sistema funcional.
• Microsoft , Adobe y Hewlett-Packard argumentaron que no era más que un método comercial no patentable (según Bilski v. Kappos ) y que el mero hecho de decir que se realizara con una computadora no cambia este hecho.
• La Free Software Foundation y otras organizaciones argumentaron que ningún software debería patentarse a menos que supere la prueba de máquina o transformación , ya que esto bloquea tanto la innovación como la colaboración científica.
• IBM no estuvo de acuerdo con el razonamiento de las "ideas abstractas" y argumentó que, en cambio, la patente debería ser anulada por ser demasiado obvia.
• Finalmente, un consorcio de minoristas y fabricantes, entre los que se incluyen Dillard's y Hasbro , simplemente pidió una norma clara.

El Tribunal invalidó por unanimidad la patente, en una opinión redactada por el juez Clarence Thomas .

Basándose en Mayo v. Prometheus , el tribunal determinó que una idea abstracta no podía patentarse simplemente por estar implementada en una computadora. En Alice , la implementación de software de un acuerdo de depósito en garantía no era patentable porque se trataba de la implementación de una idea abstracta. El depósito en garantía no es una invención patentable, y el mero uso de un sistema informático para administrar deudas de depósito en garantía no alcanza el nivel necesario para una patente. Según Alice , el " marco de Mayo " debería utilizarse en todos los casos en que el tribunal deba decidir si una reivindicación es patentable. ^{[ 20 ]}

El Tribunal comenzó reconociendo que las patentes cubren lo que equivale a un acuerdo de depósito en garantía informatizado. ^{[ 21 ]} El Tribunal sostuvo que Mayo explicó cómo abordar el problema de determinar si una patente reivindicaba una idea abstracta no patentable o, en cambio, una implementación práctica potencialmente patentable de una idea. ^{[ 22 ]} Esto requiere utilizar un análisis de "dos pasos". ^{[ 23 ]}

En el primer paso de Mayo , el tribunal debe determinar si la reivindicación de patente en examen contiene una idea abstracta, como un algoritmo, un método de cálculo u otro principio general. ^{[ 24 ]} De no ser así, la reivindicación es potencialmente patentable, sujeta a los demás requisitos del código de patentes. Si la respuesta es afirmativa, el tribunal debe proceder al siguiente paso. ^{[ 25 ]}

En la segunda etapa del análisis, el tribunal debe determinar si la patente agrega a la idea "algo extra" que incorpora un "concepto inventivo". ^{[ 26 ]}

Si no se añade un elemento inventivo a la idea abstracta subyacente, el tribunal debe declarar la patente inválida según el § 101. Esto significa que la implementación de la idea no debe ser genérica, convencional ni obvia para poder optar a una patente. ^{[ 27 ]} El uso ordinario y habitual de un ordenador digital de propósito general es insuficiente, afirmó el Tribunal: «exigir simplemente una implementación informática genérica no transforma una idea abstracta en una invención patentable». ^{[ 28 ]}

El fallo continuó con los siguientes puntos:

• Una simple instrucción para implementar una idea abstracta en una computadora "no puede otorgar elegibilidad para una patente". ^{[ 29 ]}
• "[L]a mera recitación de una computadora genérica no puede transformar una idea abstracta no patentable en una invención patentable." ^{[ 29 ]}
• "Exponer una idea abstracta 'añadiendo las palabras 'aplicarla' no es suficiente para la patentabilidad." ^{[ 29 ]}
• "Tampoco lo es limitar el uso de una idea abstracta a un entorno tecnológico particular." ^{[ 29 ]}

Tres magistrados se unieron a una opinión concurrente (a través de la magistrada Sotomayor) que esencialmente reiteraba el argumento del ahora magistrado jubilado Stevens en el caso Bilski , basándose en razones históricas, de que los métodos comerciales estaban categóricamente fuera del sistema de patentes. Pero como también coincidieron en que la materia reivindicada era una idea abstracta, se unieron también a la opinión principal. ^{[ 30 ]}

Según The Washington Post :

Si bien el tribunal anuló lo que se consideraba universalmente una patente defectuosa, no se pronunció sobre qué tipos de software deberían ser patentables. En otras palabras, el tribunal resolvió el conflicto más fundamental del caso, pero prácticamente se abstuvo de ofrecer orientación para otros casos futuros. ^{[ 31 ]}

La Electronic Frontier Foundation afirmó que la Corte Suprema:

Se reafirmó que el mero hecho de añadir "un ordenador genérico para realizar funciones informáticas genéricas" no convierte una idea abstracta en patentable. Esta declaración (y la propia opinión) deja claro que una idea abstracta junto con un ordenador que realiza las funciones habituales de un ordenador no es algo que nuestro sistema de patentes esté diseñado para proteger. Si bien es cierto que el Tribunal Supremo no ofreció una guía del todo clara sobre cuándo una patente reivindica simplemente una idea abstracta, sí proporcionó directrices que deberían contribuir a invalidar algunas de las patentes de software más flagrantes existentes. ^{[ 32 ]}

El Software Freedom Law Center dijo que la Corte Suprema:

dio un paso más hacia la abolición de las patentes sobre invenciones de software. Manteniendo sus posiciones anteriores, el Tribunal sostuvo que las ideas abstractas y los algoritmos no son patentables. También enfatizó que no se puede patentar "una instrucción para aplicar [una] idea abstracta... utilizando una computadora genérica no especificada". ^{[ 33 ]}

La Coalición por la Equidad en las Patentes , que aboga por una legislación de reforma de patentes, declaró:

Ni el fallo, ni ningún acto individual del tribunal o del poder ejecutivo, pueden hacer lo necesario para que el modelo de negocio de ser un " troll de patentes " resulte poco rentable y poco atractivo. ^{[ 31 ]}

Algunos comentaristas expresaron su decepción con la opinión porque no definía de manera más exhaustiva los límites entre las ideas abstractas y las implementaciones de ideas patentables. Fueron particularmente críticos con la declaración del juez Thomas:

En cualquier caso, no es necesario esforzarnos por delimitar los contornos precisos de la categoría de "ideas abstractas" en este caso. Basta con reconocer que no existe una distinción significativa entre el concepto de cobertura de riesgos en Bilski y el concepto de liquidación intermediada que se debate aquí. Ambos se encuentran plenamente dentro del ámbito de las "ideas abstractas" tal como hemos utilizado ese término. ^{[ 34 ]}

Por ejemplo, Robert Merges dijo: «Decir que no obtuvimos una respuesta es pasar por alto la magnitud de la falta de respuesta que sí recibimos». ^{[ 35 ]} John Duffy comentó: «[L]a Corte Suprema se ha mostrado notablemente reacia a brindar orientación clara en esta área, y este caso continúa esa tendencia». ^{[ 36 ]}

Richard H. Stern defendió la opinión como «el precio previsible de la unanimidad en un tribunal de nueve miembros», argumentando que la «mayor legitimidad percibida y la estabilidad de los precedentes» de una opinión unánime «compensaban» las deficiencias derivadas de la falta de una guía clara en cuanto a los detalles. Este comentarista también afirmó que «es sensato emitir resoluciones limitadas y graduales sobre la elegibilidad de las patentes de software, porque en la actualidad no estamos lo suficientemente bien informados como para hablar con confianza en términos muy generales». ^{[ 37 ]}

Gene Quinn, abogado especializado en patentes y defensor de la patentabilidad del software, opinó que «En lo que solo puede describirse como una opinión intelectualmente deficiente, la Corte Suprema no utilizó ni una sola vez la palabra "software" en su decisión. Esto es asombroso, dado que la decisión de la Corte Suprema en el caso Alice dejará completamente inservibles cientos de miles de patentes de software». También opinó que «En los años venideros, esta decisión será objeto de burla por muchas razones legítimas». ^{[ 38 ]}

A pesar de que el Tribunal evitó mencionar el software en su opinión, la decisión del caso Alice ha tenido un efecto drástico en la validez de las llamadas patentes de software y patentes de métodos comerciales. ^{[ 39 ]} Desde Alice , estas patentes han sufrido una tasa de mortalidad muy alta. ^{[ 40 ]} Cientos de patentes han sido invalidadas bajo la Sección 101 de las leyes de patentes de EE. UU. en los Tribunales de Distrito Federales. Aplicando Alice, los jueces de los tribunales de distrito han determinado que muchas de estas reivindicaciones son ideas abstractas no patentables. ^{[ 41 ]}

El juez del circuito federal William Curtis Bryson explicó la alta tasa de mortalidad cuando se desempeñaba por designación como juez de primera instancia en el caso Loyalty v. American Airlines : ^{[ 42 ]}

En resumen, estas patentes, aunque frecuentemente se presentan con la jerga de la invención, simplemente describen un problema, anuncian pasos puramente funcionales que pretenden resolverlo y enumeran operaciones informáticas estándar para realizar algunos de esos pasos. El principal defecto de estas patentes radica en que no contienen un "concepto inventivo" que resuelva problemas prácticos y garantice que la patente se dirija a algo "significativamente más que" la idea abstracta no patentable en sí misma. Véase CLS Bank , 134 S. Ct. en 2355, 2357; Mayo , 132 S. Ct. en 1294. Por lo tanto, representan poco más que descripciones funcionales de objetivos, en lugar de soluciones inventivas. Además, al describir los métodos reivindicados en términos funcionales, impiden cualquier solución específica posterior al problema en cuestión. Véase CLS Bank , 134 S. Ct. en 2354; Mayo , 132 S. Ct. en 1301-02. Es por esas razones que la Corte Suprema ha caracterizado dichas patentes como reivindicaciones de "ideas abstractas" y ha sostenido que no están dirigidas a materia patentable.

Las estadísticas de concesión de patentes de la PTO muestran una caída significativa en el número de patentes de métodos comerciales (clase 705 de la PTO) concedidas en los meses posteriores a la decisión del caso Alice . Un gráfico disponible aquí muestra que la PTO concedió menos de la mitad de las patentes concedidas después del caso Alice que las concedidas mensualmente durante el período anterior al caso Alice . Al mismo tiempo, aumentó la concesión de otros tipos de patentes de software. (Según el gráfico, antes del caso Alice , aproximadamente el 10 % de las patentes de software concedidas eran patentes de métodos comerciales, pero después esa cifra se redujo a la mitad, hasta el 5 %). ^{[ 43 ]}

• Lista de casos de la Corte Suprema de los Estados Unidos, volumen 573
• Patentes de software según la ley de patentes de Estados Unidos.
• Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc. , una decisión de la Corte Suprema de 2012 relacionada con la ley de patentes en el sector de la salud.
• DDR Holdings v. Hotels.com , 773 F.3d 1245 (Fed. Cir. 2014), la primera decisión del Circuito Federal posterior a Alice que confirma la validez de las reivindicaciones de patentes implementadas por computadora (aplicando el marco de dos pasos).
• Enfish, LLC v. Microsoft Corp. , 822 F.3d 1327 (Fed. Cir. 2016), decisión del Circuito Federal posterior a Alice que confirma las reivindicaciones de patentes de un modelo lógico para una base de datos informática.
• Amdocs (Israel) Ltd. v. Openet Telecom, Inc. , 841 F.3d 1288 (Fed. Cir. 2016), decisión posterior al caso Alice del Circuito Federal que considera elegibles las reivindicaciones de patentes basadas en software informático.
• Alice a los seis años: La elegibilidad para patentes alcanza la mayoría de edad , 2021. Chi-Kent J Intell Prop. 20/64. MA Perry, JS Chung. https://scholarship.kentlaw.iit.edu/ckjip/vol20/iss1/12

• Tran, Jasper (2015). "Patentes de software: una revisión de un año del caso Alice v. CLS Bank". Journal of the Patent and Trademark Office Society . 97 : 532–550 . SSRN  2619388 .
• Tran, Jasper (2016). "Dos años después de Alice v. CLS Bank". Journal of the Patent and Trademark Office Society . 98. SSRN  2798992 .
• Roumiantseva, Dina (2013). "El ojo de la tormenta: Patentes de software y la doctrina de la idea abstracta en CLS Bank v. Alice " (PDF) . Berkeley Technology Law Journal . 28 : 569–608 . Archivado del original (PDF) el 12 de enero de 2014. Recuperado el 12 de enero de 2014 .
• Stroud, Jonathan RK (2012). "Politización de patentes: patentar la biotecnología tras la Sección 33, Prometheus y CLS Bank ". American University, WCL Research Paper . SSRN  2115557 .
• Vogel, Bryan J. (2015). "Software, la Corte Suprema e impresión 3D: por qué debería importarte el caso Alice v. CLS Bank" . Inside3DP.com .

• El texto de Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l , 573 U.S. 208 (2014) está disponible en: Google Scholar , Internet Archive (archivos del expediente), Justia Oyez (audio de la argumentación oral), Corte Suprema (sentencia preliminar) (archivado).
• Página de patentes de Alice Corporation , que incluye enlaces a órdenes y opiniones judiciales, así como a informes de amicus curiae y de las partes involucradas.