En re Alappat , 33 F.3d 1526 (Fed. Cir. 1994), [ 1 ] junto con In re Lowry [ 2 ] y el caso State Street Bank , [ 3 ] forman una importante trilogía de opiniones del Circuito Federal de mediados a finales de la década de 1990porque en estos casos, ese tribunal cambió de rumbo al abandonar la Prueba Freeman-Walter-Abele que había utilizado previamente para determinar la patentabilidad de las patentes de software y las solicitudes de patente. [ 4 ] El resultado fue abrir una compuerta de solicitudes de patentes de software y métodos comerciales, [ 5 ] [ 6 ] muchas o la mayoría de las cuales posteriormente se convirtieron en patentes inválidas como resultado de opiniones de la Corte Suprema a principios del siglo siguiente en Bilski v. Kappos y Alice v. CLS Bank . [ 7 ] [ 8 ]
Fondo

Kuriappan Alappat era empleado de Tektronix , un fabricante de osciloscopios . [ 9 ] Él y otros dos empleados (Edward Averill y James Larsen, pero para mayor comodidad nos referiremos a los tres colectivamente como Alappat) idearon una forma de "rasterizador", un dispositivo utilizado en un osciloscopio digital para suavizar los datos de la forma de onda antes de mostrarla en la pantalla del osciloscopio. [ 10 ] (Las irregularidades en la forma de onda se denominan " dientes de sierra "). La invención es un sistema para mejorar la apariencia de las pantallas de los osciloscopios digitales conectando los puntos de datos de forma suave, sin huecos ni dientes de sierra. Un osciloscopio digital normalmente representa los puntos de datos como puntos aislados en la pantalla. Cada punto ocupa una pequeña área en la pantalla denominada "píxel". Es conveniente conectar puntos de datos sucesivos en la pantalla mediante una línea, de modo que los datos aparezcan en la pantalla como un gráfico de líneas. [ 11 ]
Sin embargo, estas pantallas presentaban dos problemas. Primero, los bordes dentados creaban un "efecto de escalera". Segundo, el ruido aleatorio superpuesto a la señal hacía que las líneas parpadeen y se muevan hacia arriba y hacia abajo o de lado a lado (lo que se conoce como " aliasing ").
La técnica básica para superar el aliasing ("antialiasing") generalmente utilizada consistía en disminuir la intensidad de iluminación de los píxeles más alejados de la trayectoria deseada de los puntos de datos, de acuerdo con alguna fórmula o esquema (por ejemplo, el promedio de mínimos cuadrados). Eran bien conocidos los métodos convencionales para variar la cantidad de energía suministrada a la ubicación de un píxel, con el fin de variar la intensidad de la luz en dicho píxel.
En un tubo de rayos catódicos (TRC), como el de un osciloscopio , un haz de electrones es acelerado por una bobina electromagnética alrededor del cuello del tubo. La velocidad de los electrones (y, por lo tanto, su energía y, en consecuencia, su efecto de iluminación) es proporcional a la corriente que circula por la bobina en el momento en que los electrones la atraviesan. [ 12 ] Por lo tanto, para implementar un esquema anti-aliasing, se controla la intensidad de los píxeles variando la corriente de la bobina del cuello del TRC según el esquema. El resultado es una intensidad de iluminación variable para cada píxel, de modo que los píxeles más cercanos a la trayectoria de los puntos de datos en la pantalla se vuelven más brillantes y los más alejados, más tenues. Este procedimiento mejora la apariencia de la pantalla al proporcionar una forma de onda continua y sin saltos. [ 13 ]
Alappat ideó lo que parece ser un novedoso y práctico método de suavizado de bordes: un algoritmo de suavizado de bordes. La solicitud de patente describía cómo obtener una forma de onda de apariencia suave (una línea diagonal recta sin irregularidades ni efecto escalonado) determinando la intensidad de iluminación de cada píxel según la nueva fórmula I' = c (1 - [Δy ij / Δy i ]). En esta fórmula, c es una constante arbitraria y los valores Δ representan las distancias verticales entre píxeles en la pantalla. El usuario del sistema ajusta la corriente de la bobina del cuello del tubo de rayos catódicos para que sea proporcional a I', calculada según la fórmula anterior.
La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (PTO) no afirmó que la tecnología descrita anteriormente fuera del tipo de cosa que abarcan las leyes de patentes, sino que argumentó que lo reivindicado era diferente y no constituía materia patentable, porque, al darle a la reivindicación su "interpretación razonable más amplia" y debido a que estaba redactada completamente en formato de medios más función, "cada uno de los pasos en esta reivindicación de proceso postulado describe una operación matemática, cuyos pasos se combinan para formar un 'algoritmo matemático para calcular información de píxeles', y que, 'cuando la reivindicación se examina sin los pasos de este algoritmo matemático, no se encuentran otros elementos o pasos'". [ 14 ] En otras palabras, la solicitud de patente de Alappat describía un dispositivo dentro de un osciloscopio que ayuda a controlar la iluminación de la pantalla del osciloscopio de cierta manera. Pero la cuestión, según la PTO, era si la patente reivindicaba simplemente eso o si también reivindicaba algo más, algo que va más allá de los tipos de cosas sobre las que las leyes de patentes otorgan derechos exclusivos. [ 15 ]
La reivindicación 15, la única reivindicación independiente en cuestión en el caso, [ 16 ] dice:
Un rasterizador para convertir datos de lista vectorial que representan magnitudes de muestra de una forma de onda de entrada en datos de intensidad de iluminación de píxeles suavizados para ser mostrados en un medio de visualización, que comprende:
(a) medios para determinar la distancia vertical entre los puntos extremos de cada uno de los vectores en la lista de datos;
(b) medios para determinar la elevación de una fila de píxeles que abarca el vector;
(c) medios para normalizar la distancia vertical y la elevación; y
(d) medios para generar datos de intensidad de iluminación como una función predeterminada de la distancia vertical normalizada y la elevación.
Procedimientos en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos
La decisión final de la junta de apelaciones de la PTO fue que, si bien la reivindicación podía interpretarse como la descripción de maquinaria como una combinación de elementos tales como una unidad aritmético-lógica (ALU), memoria de solo lectura (ROM) y registros de desplazamiento, también podía interpretarse como la descripción de una computadora digital programada de propósito general. La junta consideró, por lo tanto, que la reivindicación era equivalente a una reivindicación de instrucciones de computadora para ejecutar un algoritmo matemático y, por consiguiente, no era materia patentable según 35 USC § 101. [ 17 ]
La opinión del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal
El Tribunal Federal de Apelaciones conoció el caso en pleno , es decir, ante todos los jueces en funciones del tribunal. Existían varias cuestiones procesales ajenas a la patentabilidad del software, incluyendo si el tribunal tenía jurisdicción sobre la apelación. Tres jueces se abstuvieron de unirse a la opinión sobre el fondo del asunto debido a las cuestiones de jurisdicción, lo que provocó una gran división en el tribunal y dificultó la formación de una mayoría. Un juez (Michel, J.), que consideraba que el tribunal carecía de jurisdicción, se unió a la opinión mayoritaria, de modo que una escasa mayoría de los once jueces en funciones se adhirió a la opinión mayoritaria. [ 18 ]
Opinión mayoritaria
En la opinión mayoritaria del tribunal, redactada por el juez Rich, el tribunal determinó que Alappat reivindicaba "una máquina para convertir muestras de datos de forma de onda discreta en datos de intensidad de iluminación de píxeles con suavizado de bordes para su visualización en un dispositivo de visualización", y no una idea abstracta. El tribunal señaló que "Alappat admite que la reivindicación 15 se leería en una computadora de propósito general programada para llevar a cabo la invención reivindicada". Sin embargo, esto no impedía la concesión de una patente, afirmó el tribunal, ya que el objeto reivindicado era, no obstante, una máquina. "Hemos sostenido que dicha programación crea una nueva máquina, porque una computadora de propósito general se convierte, en efecto, en una computadora de propósito especial una vez que se programa para realizar funciones particulares de acuerdo con las instrucciones del software del programa". [ 19 ] El tribunal añadió: "En cualquier caso, una computadora... es un aparato, no matemáticas".
Disentimiento
El voto particular del Juez Presidente Archer objetó la invocación por parte de la mayoría del argumento del blues del rollo de piano : «La mayoría resucita implícitamente un precedente obsoleto del Tribunal de Aduanas y Apelaciones de Patentes, en conflicto directo con el precedente de la Corte Suprema y el precedente posterior de dicha corte». Alappat reivindicó un aparato convencional (o una computadora) dispuesto para realizar un cálculo matemático. El efecto de la reivindicación fue reivindicar el cálculo matemático en sí. Cuando «la invención o el descubrimiento consiste únicamente en un proceso "nuevo, útil y no obvio" para resolver una fórmula matemática, Benson , Flook , Diehr y años de jurisprudencia establecen que la ley de patentes no debe exaltar la forma sobre el fondo, sino reconocer que el fondo queda fuera del ámbito del artículo 101».
El juez Archer (con el apoyo del juez presidente Nies) argumentó que un piano mecánico que reproduce Chopin no se convierte mágicamente en un piano mecánico "nuevo" simplemente porque se le inserte un rollo de pianola de la Nana de Brahms. Negó que una reclamación sobre una computadora digital de propósito general que ejecuta un nuevo programa pudiera dirigirse a materia regulada por ley.
Resulta ilógico afirmar que, si bien la reivindicación de una operación matemática recientemente descubierta que puede ser realizada por una computadora es simplemente un descubrimiento matemático no regulado por ley, la reivindicación de que cualquier computadora realice esa misma operación matemática es una invención o descubrimiento regulado por ley.
Secuelas
Inicialmente, no estaba claro qué había decidido el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal en este caso. El abogado de Tektronix, la parte vencedora, afirmó que la decisión solo establecía que "los circuitos digitales regidos por fórmulas matemáticas pueden patentarse". Añadió: "El núcleo de la opinión mayoritaria reside en la conclusión de que el rasterizador de Tektronix era una máquina. No hay justificación, según la mayoría, para rechazar la patente simplemente porque la máquina hiciera uso de las matemáticas". [ 20 ]
Un comentarista afirmó que eran posibles dos interpretaciones muy diferentes de lo que el tribunal consideró una invención patentable, cuando afirmó que "una computadora que funciona mediante software puede constituir materia patentable" si cumple con los requisitos del Título 35:
Una interpretación es que [lo que el tribunal considera patentable es] algún tipo de subsistema de equipo informático programado integrado con un osciloscopio, en cuyo caso el alcance de la reivindicación 15 se limita al entorno del osciloscopio. Alternativamente, "la invención reivindicada" también incluye un microprocesador independiente o un ordenador digital de propósito general programado para ejecutar el algoritmo, en cuyo caso la reivindicación 15 no se limita al entorno del osciloscopio y abarca efectivamente el algoritmo en sí. La única forma en que este pasaje puede tener sentido es si algunos de los términos tienen un significado oculto o privado, una petición de principio que difiere de su significado aparente. Por ejemplo, un ordenador programado podría "representar" materia patentable pero no "ser" materia patentable, sea lo que sea que eso signifique. O tal vez cumplir con "todos los demás requisitos del Título 35" signifique cumplir con la sección 101 tal como se interpreta en Benson , Flook , Diehr , Abele , Schrader , etc. Por decir lo menos, este pasaje de la opinión es más poético que lúcido. [ 21 ]
El mismo comentarista señaló que diferentes paneles posteriores a Alappat del Circuito Federal habían "adoptado diversas interpretaciones de la decisión". [ 22 ] Finalmente quedó claro, después de la decisión de State Street Bank del Circuito Federal de 1998 , que el Circuito Federal había transitado a un nuevo régimen de patentabilidad en el que se permitiría una patente si la invención era capaz de "producir un resultado útil, concreto y tangible". [ 23 ] [ 24 ] Además, la teoría del blues del rollo de piano se volvió temporalmente dominante en el Circuito Federal durante aproximadamente una década después de Alappat . [ 25 ]
En una opinión disidente de 2006 , el juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Breyer (junto con los jueces Stevens y Souter), caracterizó la decisión de Alappat como una de las decisiones del Circuito Federal en la que se utilizó una prueba legal que condujo a resultados opuestos a los alcanzados en varias decisiones de la Corte Suprema. [ 26 ]
En Bilski v. Kappos , 561 US 593 (2010), la Corte Suprema fue unánime en que la prueba del "resultado útil, concreto y tangible" de Alappat y State Street era una declaración incorrecta de la ley. [ 27 ] El Circuito Federal había emitido el mismo fallo en In re Bilski , la sentencia en la que la Corte Suprema confirmó en Bilski v. Kappos .
Referencias
- ^ In re Alappat , 33 F.3d 1526 ( Fed. Cir. 1994).
- ↑ En re Lowry , 32 F.3d 1579 ( Fed. Cir. 1994).
- ↑ State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc. , 149 F.3d 1368 ( Fed. Cir. 1998).
- ↑ En el caso State Street Bank , el Circuito Federal declaró que ahora consideraba que la prueba Freeman-Walter-Abele "tiene poca o ninguna aplicabilidad para determinar la presencia de materia patentable". State Street Bank , 149 F.3d en 1374. Véase también John E. McGlynn, Patent Law - Patentable Subject Matter and Computer Software Inventions - In re Alappat , 14 Temp. Envtl. L. & Tech. J. 135, 148-50 (1995) ("Destacamente falta en el análisis del Circuito Federal una aplicación de laprueba Freeman-Walter-Abele . La prueba Freeman-Walter-Abele se había desarrollado específicamente para tratar la patentabilidad de algoritmos. Se había aplicado de manera consistente en casos anteriores y había servido como base para el rechazo de la PTO de las reivindicaciones de Alappat. El Circuito Federal ni siquiera intentó aplicar la prueba. Oculta en una nota al pie, el tribunal explicó que el análisis Freeman-Walter-Abele no era impropio, pero la cuestión final es si la reivindicación en su conjunto se refiere a materia estatutaria. . . . Lo que sí genera preocupación es que, al no aplicar la prueba y no intentar analizar la posibilidad en profundidad, el tribunal no aplicó los principios que fueron creados por la Corte Suprema en Benson , Flook y Diehr y aplicados por la CCPA en Freeman , Walter y Abele . . . .Bajo la El razonamiento empleado en Benson , Flook , Diehr , Freeman , Walter y Abele habría rechazado tal reclamación. Además, en Freeman y Abele , la CCPA dictaminó que una invención como la de Alappat, que no hacía más que transformar datos de un formato a otro, no constituía materia sujeta a la ley. Si el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal hubiera optado por aplicar la prueba de Freeman-Walter-Abele , o incluso los principios que la sustentan, las reclamaciones habrían sido rechazadas. . . . El impacto de AlappatEsto aumentará considerablemente las oportunidades de patentar invenciones de software. Las reivindicaciones que antes se rechazaban por no ser materia patentable ahora podrían patentarse, siempre que se sigan las técnicas de redacción correctas. Según Alappat, el software con un alto componente matemático, como el software financiero, que antes resultaba muy difícil de patentar bajo la excepción de algoritmo matemático, será materia patentable si se redacta en formato de medios más funciones con la estructura correspondiente.
- ↑ Thompson-Reuters Practical Law, Software y métodos comerciales: ¿debería patentarlos? ("En 1998, una decisión de un tribunal de apelaciones de EE. UU. [ State Street Bank ] que dictaminó que un método computarizado de gestión de fondos mutuos era materia patentable abrió las compuertas para que todo tipo de métodos comerciales, incluso aquellos que no utilizan software, se patentaran en EE. UU.").
- ↑ Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, 18.º Instituto Anual de Derecho Avanzado de Patentes, "Materia patentable: Software y métodos comerciales" , pág. 2 (31 de octubre de 2013) ("Tras la creación del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal en 1982, dicho tribunal conoció varios casos relacionados con la patentabilidad de invenciones de software, culminando con la decisión de 1998 en el caso State Street Bank , que pareció abrir las compuertas a las patentes de software, métodos comerciales y otras invenciones relacionadas, al sostener que dichas patentes solo necesitaban proporcionar un "resultado útil, concreto y tangible" para ser patentables.")
- ↑ Véase Robert Sachs, Bilskiblog Archivado el 29/06/2016 en Wayback Machine , "#AliceStorm En junio: un análisis más profundo de las tendencias judiciales y nuevos datos sobre Alice dentro de la USPTO" (2 de julio de 2015) ("Por ejemplo, la tasa de invalidez del 73,1% [después de Alice ] en los tribunales federales se desglosa en un 70,2% (66 de 96) en los tribunales de distrito y un sorprendente 92,9% en el Circuito Federal (13 de 14)").
- ↑ Véase también McGlynn, pág. 151 («El impacto de Alappat será aumentar considerablemente la oportunidad de patentar invenciones de software. Anteriormente, las reivindicaciones que describían algoritmos matemáticos y cuya única función era convertir datos se consideraban materia no patentable. Según Alappat , esta misma materia puede ser patentable si se reivindica en formato de medio más función, con la estructura correspondiente contenida en la especificación. El caso In re Alappat ofrece a los agentes de patentes un medio fiable para evitar la exclusión de los algoritmos matemáticos de la materia patentable y, al hacerlo, crea un enorme potencial para patentar invenciones de software que antes no eran patentables.»).
- ↑ "También figuraba en el escrito Francis I. Gray, Tektronix, Inc." Alappat , 33 F.3d en 1529. "Alappat, Edward E. Averill y James G. Larsen eran empleados de Tektronix, Inc. de Wilsonville, Oregón, un fabricante de equipos de prueba electrónicos y equipos relacionados con la informática." W. Wayt King, Jr., The Soul of the Virtual Machine: In Re Alappat , 2 J. Intell. Prop. L. 575, 594 (1995). Véase también Information Law Alert (9 de septiembre de 1994), que cita al abogado interno de Tektronix explicando por qué Tektronix presentó el caso como un [[caso de prueba (ley)|]] para establecer la patentabilidad de "circuitos digitales regidos por fórmulas matemáticas".
- ↑ Rasterización .
- ↑ Véase 33 F.3d en 1537. El Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal declaró: «El empleo de esta técnica anti-aliasing elimina cualquier discontinuidad, irregularidad u oscilación aparente en la forma de onda, lo que da la apariencia visual de una forma de onda continua y suave. En resumen, y en términos sencillos, la invención es una mejora en un osciloscopio comparable a un televisor con una imagen más nítida». Ibíd . Véase también 33 F.3d en 1538: «Sin el beneficio del sistema anti-aliasing de Alappat, los puntos 54 y 52 aparecerían en la pantalla como puntos separados y desconectados. En el sistema de Alappat, el diferente nivel de intensidad con el que se ilumina cada uno de los píxeles produce la apariencia de la línea 48, un llamado vector».
- ↑ La tecnología se analiza en el artículo Tubo de rayos catódicos . Una alternativa a la desviación electromagnética de electrones descrita en el texto es la desviación electrostática , mediante placas deflectoras.
- ↑ Véase John E. McGlynn, Patent Law - Patentable Subject Matter and Computer Software Inventions - In re Alappat , 14 Temp. Envtl. L. & Tech. J. 135, 138 (1995).
- ↑ 33 F.3d en 1539-40.
- ↑ Véase la opinión disidente del Juez Presidente Archer, quien argumentó que la Oficina de Patentes y Marcas rechazó correctamente la reivindicación 15 por no ser materia patentable, afirmando: "Coexistiendo con el uso de estos términos [utilizados en el § 101] ha estado la regla de que una persona no puede obtener una patente por el descubrimiento de una idea abstracta, principio o fuerza, ley de la naturaleza o fenómeno natural, sino que debe inventar o descubrir una "aplicación" práctica para un fin útil", y citando, entre otros casos, Diamond v. Diehr , 450 US 175, 185, 187-88 (1981); Parker v. Flook , 437 US 584, 589, 591 (1978); Graham v. John Deere Co. , 383 US 1, 5 (1966) ("el poder federal de patentes... se limita a la promoción de avances en las 'artes útiles'"); O'Reilly v. Morse , 56 US (15 How.) 62, 132-33 (1853); 1 Chisum on Patents § 1.01, en 1-5 y n.9 (ed. 1993) ("[A]l promulgar legislación sobre patentes, el Congreso se limita a la promoción de las 'artes útiles', no de la 'ciencia' ( es decir , el conocimiento) en general... El propósito general de las clases estatutarias de materia es limitar la protección de patentes al campo de la tecnología aplicada, lo que la constitución de los Estados Unidos llama 'las artes útiles'"). Véase también la decisión administrativa de la PTO, Ex parte Alappat , 23 USPQ2d (BNA) 1340, 1346 (BPAI 1992), revocada, 33 F.3d 1526 (Fed. Cir. 1994).
- ↑ 33 F.3d en 1538 ("La reivindicación 15, la única reivindicación independiente en cuestión, dice...").
- ^ Ex parte Alappat , 23 USPQ2d (BNA) 1340 (BPAI 1992), revisado, 33 F.3d 1526 (Fed. Cir. 1994).
- ↑ Véase en general John A. Burtis, Comentario: Hacia una jurisprudencia racional de la patentabilidad relacionada con la informática a la luz de In re Alappat, 79 Minn. L. Rev. 1129 (1994-1995).
- ↑ El tribunal se refiere aquí a In re Bernhart , 417 F.2d 1395, 1400 (CCPA 1969).
- ↑ Alerta de Derecho de la Información (9 de septiembre de 1994), citando a Francis Gray, abogado interno de Tektronix. El mismo artículo afirma: «Los defensores de las patentes de software dicen que el fallo reivindica su creencia de que las invenciones relacionadas con el software deben recibir protección mediante patente».
- ↑ Richard H. Stern, Solving the Algorithm Conundrum Archivado el 6 de junio de 2015 en Wayback Machine : Después de 1994 en el Circuito Federal, la ley de patentes necesita una algorithmectomía radical , 22 AIPLA QJ 167, 187 (1994).
- ↑ Resolviendo el enigma del algoritmo en la página 187.
- ↑ Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, 18.º Instituto Anual de Derecho Avanzado de Patentes, "Materia patentable: Software y métodos comerciales" , pág. 2 (31 de octubre de 2013) ("Tras la creación del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal en 1982, dicho tribunal conoció varios casos relacionados con la patentabilidad de invenciones de software, culminando con la decisión de 1998 en el caso State Street Bank , que pareció abrir las compuertas a las patentes de software, métodos comerciales y otras invenciones relacionadas, al sostener que dichas patentes solo necesitaban proporcionar un "resultado útil, concreto y tangible" para ser patentables.")
- ↑ La frase parece haber sido utilizada por primera vez en la opinión mayoritaria en este caso.
- ↑ Véase, por ejemplo , WMS Gaming, Inc. v. International Game Technology , 184 F.3d 1339, 1348 (Fed. Cir. 1999); Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd v. International Game Technology , 521 F.3d 1328, 1333 (Fed. Cir. 2008).
- ^ LabCorp contra Metabolite, Inc. , 548 U.S. 124 (2006) .
- ↑ Este punto se explica en la opinión concurrente del Juez Breyer en ese caso.
- Jurisprudencia sobre patentes de software
- Casos del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal
- Jurisprudencia de patentes de los Estados Unidos
- 1998 en la jurisprudencia de los Estados Unidos