Lista de tipos de reivindicaciones de patentes

Esta es una lista de tipos especiales de reivindicaciones que pueden encontrarse en una patente o solicitud de patente . Para obtener explicaciones sobre las reivindicaciones independientes y dependientes, así como sobre las diferentes categorías de reivindicaciones, es decir, las reivindicaciones de producto o aparato (reivindicaciones que se refieren a una entidad física) y las reivindicaciones de proceso, método o uso (reivindicaciones que se refieren a una actividad), consulte la sección «Tipos y categorías básicas» de «Reivindicación (patente)» .

En la legislación de patentes de Estados Unidos , una reivindicación Beauregard es una reivindicación de un programa informático escrito en forma de reivindicación de un artículo de fabricación: un soporte legible por ordenador en el que se codifican, normalmente, instrucciones para llevar a cabo un proceso. Este tipo de reivindicación recibe su nombre de la sentencia de 1995 en el caso In re Beauregard . ^{[ 1 ]} El soporte legible por ordenador al que se refieren estas reivindicaciones suele ser un disquete o un CD-ROM , razón por la cual este tipo de reivindicación a veces se denomina reivindicación de "disquete". ^{[ 2 ]} En el pasado, las reivindicaciones de instrucciones puras generalmente no se consideraban patentables porque se veían como " materia impresa ", es decir, como un conjunto de instrucciones escritas en papel. Sin embargo, en el caso In re Beauregard, el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal anuló, para su reconsideración en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (PTO), la patentabilidad de una reivindicación de un programa informático codificado en un disquete, considerado como un artículo de fabricación . ^{[ Notas 1 ]} En consecuencia, dichas reivindicaciones de soportes legibles por ordenador se conocen comúnmente como reivindicaciones Beauregard .

Cuando se utilizó por primera vez a mediados de la década de 1990, las reivindicaciones Beauregard tenían un estatus incierto, ya que la doctrina vigente establecía que los soportes que contenían datos meramente "no funcionales" (es decir, datos que no interactuaban con el sustrato en el que se imprimían) no podían patentarse. Esta era la doctrina de la "materia impresa", que dictaminaba que ninguna "invención" que consistiera principalmente en palabras impresas en una página u otra información, como tal, podía patentarse. El caso del que deriva el nombre de este estilo de reivindicación, In re Beauregard (1995), involucró una disputa entre un solicitante de patente que reivindicó una invención de esta manera y la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (PTO), que la rechazó con base en este razonamiento. El tribunal de apelaciones (el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito Federal ) aceptó la apelación del solicitante, pero optó por remitir el caso para su reconsideración (en lugar de dictar una resolución afirmativa) cuando el Comisionado de Patentes esencialmente admitió y abandonó la posición anterior de la agencia. Por lo tanto, los tribunales no se han pronunciado expresamente sobre la aceptabilidad del estilo de reclamación Beauregard , pero su estatus legal fue aceptado durante un tiempo. ^{[ 3 ]}

Sin embargo, aunque el tiempo ha vuelto la cuestión esencialmente irrelevante con respecto a los medios convencionales, tales reivindicaciones se aplicaron originalmente, y tal vez aún puedan aplicarse, de manera más amplia. ^{[ 4 ]} Las invenciones particulares a las que se dirigían originalmente las reivindicaciones al estilo Beauregard —es decir, programas codificados en medios tangibles legibles por computadora (CD-ROM, DVD-ROM, etc.)— ya no son tan importantes comercialmente, porque la distribución de software está cambiando rápidamente de los medios tangibles legibles por computadora a la distribución por transferencia de red (entrega por Internet). Por lo tanto, las reivindicaciones al estilo Beauregard ahora se redactan y tramitan con menos frecuencia. Sin embargo, la distribución electrónica se practicaba incluso durante el tiempo en que se resolvió el caso Beauregard y, por lo tanto, los redactores de patentes pronto adaptaron su "medio legible por computadora" reivindicado para abarcar más que solo disquetes, ROM u otros medios de almacenamiento estables, extendiendo el concepto a la información codificada en una onda portadora (como la radio) o transmitida a través de Internet.

Dos acontecimientos importantes han ocurrido desde mediados y finales de la década de 1990, que han impactado la forma o viabilidad de las reivindicaciones de Beauregard . Primero, en In re Nuijten , ^{[ 5 ]} el Circuito Federal sostuvo que las señales no eran patentables, porque su naturaleza efímera les impedía entrar dentro de las categorías legales de 35 USC §  101, como artículos de manufactura. En consecuencia, la práctica evolucionó para resumir la materia de las reivindicaciones de Beauregard como almacenada en medios legibles por computadora "no transitorios". ^{[ 6 ]}

En segundo lugar, las decisiones de la Corte Suprema previas a Alice Corp. v. CLS Bank International ^{[ 7 ]} parecieron excluir del sistema de patentes lo que equivalía a una patente sobre información. En CyberSource Corp. v. Retail Decisions Inc. , ^{[ 8 ]} el Circuito Federal primero declaró que un método para detectar fraude con tarjetas de crédito no era patentable y luego declaró que una reivindicación Beauregard correspondiente tampoco lo era, porque también simplemente reivindicaba una "mera manipulación o reorganización de datos". ^{[ 9 ]} Después de la decisión de Cybersource , la decisión de la Corte Suprema en el caso Alice hizo que el estatus de algunas reivindicaciones Beauregard fuera aún más incierto. Si la reivindicación del método subyacente no es patentable, reformular la reivindicación en formato Beauregard no mejorará su patentabilidad.

La Oficina Europea de Patentes (EPO) ha admitido reivindicaciones de este tipo. Sin embargo, se admite una forma de reivindicación más general: «un programa informático para instruir a un ordenador para que ejecute el método de [reivindicación de método admisible]», sin necesidad de especificar un medio concreto. ^{[ 10 ]}

La Oficina de Patentes del Reino Unido (también conocida como IPO) comenzó a permitir las reivindicaciones de programas informáticos tras esta práctica revisada de la EPO, pero luego comenzó a rechazarlas en 2006 después de la decisión de Aerotel/Macrossan. El Tribunal Superior del Reino Unido anuló esta práctica mediante una decisión, ^{[ 11 ]} de modo que ahora vuelven a ser admisibles también en el Reino Unido, como lo han sido continuamente en la EPO.

En la legislación de patentes de Estados Unidos , una reivindicación de combinación agotada comprende una reivindicación (normalmente una reivindicación de máquina) en la que un dispositivo novedoso se combina con elementos convencionales de manera convencional.

Un ejemplo sería una reivindicación de una unidad de disco convencional con un motor novedoso, ^{[ 12 ]} de una computadora personal (PC) que contiene un microprocesador novedoso, ^{[ 13 ]} o de una pistola de engrase convencional con un nuevo tipo de boquilla. ^{[ 14 ] [ Notas 2 ]} Un ejemplo rebuscado, pero que ilustra el principio, sería una reivindicación de un automóvil que contiene un pedal de freno novedoso.

El Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal sostuvo en 1984 que la doctrina de la combinación agotada está desactualizada y ya no refleja la ley. ^{[ 15 ] [ 16 ]} Sin embargo, en su decisión de 2008 en Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. , ^{[ 17 ]} la Corte Suprema parece haber asumido, sin ninguna discusión, que sus antiguos precedentes siguen vigentes, al menos a efectos de la doctrina del agotamiento . ^{[ Notas 3 ]}

Las reivindicaciones de combinación agotadas pueden tener importancia práctica en al menos dos contextos. El primero son las regalías. Por un lado, existe la posibilidad de que la base de regalías se infle (ya que un automóvil que contiene un pedal de freno novedoso se vende por más que el pedal de freno en sí) o que se cree al menos una oportunidad para recaudar regalías en más de un nivel de distribución (un problema en el caso Quanta ). Por otro lado, las regalías pueden no ser justas sin una combinación adecuada de elementos. Un segundo contexto es el de la materia objeto de la ley bajo la prueba de máquina o transformación . Al incorporar una reivindicación que no satisface la prueba de máquina o transformación en una combinación con otro equipo, puede ser posible al menos aparentar satisfacer dicha prueba. ^{[ 18 ]}

Una reivindicación funcional expresa una característica técnica en términos funcionales, como por ejemplo: « medio para convertir una señal eléctrica digital en una señal eléctrica analógica ». Un lenguaje similar puede utilizarse para describir los pasos de una invención de método («paso para convertir... paso para almacenar...»).

Las reivindicaciones funcionales se rigen por los diversos estatutos y leyes del país o países en los que se presenta una solicitud de patente.

En la legislación de patentes de los Estados Unidos , una reivindicación Jepson es una reivindicación de método o producto en la que una o más limitaciones se identifican específicamente como un punto de novedad , distinguible al menos en el contenido del preámbulo. Pueden resumirse, por ejemplo, en: «Un sistema para almacenar información que tiene (...) en el que la mejora comprende: ». La reivindicación recibe su nombre del caso Ex parte Jepson , 243 Off. Gaz. Pat. Off. 525 (Ass't Comm'r Pat. 1917). Son similares a la «forma de dos partes» de reivindicación en la práctica europea prescrita por la Regla 43(1) del CPE . ^{[ 21 ]}

En un ámbito muy competitivo, una reivindicación Jepson puede resultar útil para llamar la atención del examinador sobre un aspecto novedoso de la invención sin que el solicitante tenga que presentar argumentos ni, posiblemente, modificaciones para comunicar dicho aspecto. Estos argumentos y modificaciones pueden ser perjudiciales en futuros litigios, como ocurrió, por ejemplo, en el caso Festo .

Las reivindicaciones de Jepson también se utilizaron con éxito en In re Ehrreich, 590 F.2d 902, 909-910, 200 USPQ 504, 510 (CCPA 1979) para evitar un rechazo por doble patentamiento en una solicitud pendiente. ^{[ 22 ]}

Por otro lado, el estilo de reivindicación Jepson admite de forma clara y amplia que la materia descrita en el preámbulo constituye estado de la técnica anterior, facilitando así los argumentos del examinador (o del presunto infractor) de que la mejora es obvia a la luz del estado de la técnica anterior admitido, según el artículo 103 (a) del Título 35  del Código de los Estados Unidos . Los fiscales y los solicitantes son reacios a admitir nada como estado de la técnica anterior por este motivo, por lo que este estilo de reivindicación rara vez se utiliza en la práctica moderna en los Estados Unidos.  

Utilizada principalmente, pero no exclusivamente, en química , una reivindicación o estructura Markush es una reivindicación con múltiples entidades químicas "funcionalmente equivalentes" permitidas en una o más partes del compuesto. Según " Patent Law for the Nonlawyer " (Burton A. Amernick; 2.ª edición, 1991),

"En las reivindicaciones que describen componentes de composiciones, a veces es importante reivindicar, como alternativas, un grupo de constituyentes que se consideran equivalentes a efectos de la invención... Ha sido admisible reivindicar dicho grupo artificial, denominado 'Grupo Markush', desde que el inventor en el primer caso... obtuvo el derecho a hacerlo."

Si un compuesto que se está patentando incluye varios grupos de Markush, el número de compuestos posibles que abarca podría ser enorme. Ninguna base de datos de patentes genera todas las permutaciones posibles y las indexa por separado. Los investigadores de patentes se enfrentan al problema de intentar encontrar todas las patentes con estructuras de Markush que incluyan sus compuestos, aunque la indexación de estas patentes no incluya los compuestos específicos adecuados. Las bases de datos que permiten este tipo de búsqueda de subestructuras químicas son indispensables.

Las reivindicaciones Markush recibieron su nombre de Eugene Markush, el primer inventor que las utilizó con éxito en una patente estadounidense (véanse, por ejemplo, las patentes estadounidenses n.º 1.506.316, 1.982.681, 1.986.276 y 2.014.143) entre las décadas de 1920 y 1940. Véase Ex parte Markush . ^{[ 23 ]}

Según la USPTO, el formato adecuado para una reivindicación de tipo Markush es  : "seleccionado del grupo que consta de A, B y C". ^{[ 24 ]}

En agosto de 2007, la USPTO propuso sin éxito una serie de cambios en el uso de las reivindicaciones de tipo Markush. ^{[ 25 ]}

Una reivindicación denominada ómnibus es aquella que incluye una referencia a la descripción o a los dibujos sin indicar explícitamente ninguna característica técnica del producto o proceso reivindicado. Por ejemplo, una reivindicación ómnibus puede ser: «La invención sustancialmente como se describe en el presente documento», ^{[ 26 ]} «Aparato como se describe en la descripción» o «Un x como se muestra en la figura y».

Una reivindicación de producto por proceso es una reivindicación dirigida a un producto donde el producto se define por su proceso de preparación, especialmente en las industrias química y farmacéutica . ^{[ 33 ]} Pueden decir, por ejemplo, "Producto obtenido por el proceso de la reivindicación X", "Producto elaborado siguiendo los pasos de...", y similares.

Según la práctica europea , deben interpretarse como « Producto obtenible mediante el proceso reivindicado... ». Solo son admisibles si el producto es patentable como tal y si no puede definirse suficientemente por sí mismo, es decir, haciendo referencia a su composición, estructura u otros parámetros comprobables, y por lo tanto sin ninguna referencia al proceso.

La protección conferida por las reivindicaciones de producto por proceso no debe confundirse con la protección conferida a los productos por las reivindicaciones de proceso puro, cuando los productos se obtienen directamente mediante el proceso de fabricación reivindicado. ^{[ 34 ]}

En los EE. UU., la práctica de la Oficina de Patentes y Marcas es permitir reivindicaciones de producto por proceso incluso para productos que pueden describirse suficientemente con elementos estructurales. ^{[ 35 ]} Sin embargo, desde la decisión de 2009 del Circuito Federal en Abbott Labs. v. Sandoz, Inc. , 566 F.3d 1282, 1300 (Fed. Cir. 2009), dichas reivindicaciones son desventajosas en comparación con las reivindicaciones de "producto verdadero". Para probar la infracción de una reivindicación de producto por proceso según Abbott , un titular de patente debe demostrar que un producto cumple tanto con los elementos de producto como con los de proceso de una reivindicación de producto por proceso. Sin embargo, para invalidar una reivindicación de producto por proceso, un presunto infractor solo necesita demostrar que los elementos del producto, no los elementos del proceso, estaban presentes en el estado de la técnica anterior. Esto puede compararse con una reivindicación de "producto verdadero", donde todas las limitaciones deben probarse para invalidar la reivindicación.

Una reivindicación de computadora programada es aquella de la forma: una computadora digital de propósito general programada para llevar a cabo (tal y cual pasos, donde los pasos son los de un método, como un método para calcular un límite de alarma o un método para convertir números BCD a números binarios puros). El propósito de la reivindicación es tratar de evitar la jurisprudencia que sostiene que ciertos tipos de métodos no son patentables . La teoría de tales reivindicaciones se basa en "la doctrina legal de que un nuevo programa convierte una computadora digital de propósito general antigua en una máquina nueva y diferente". ^{[ 36 ]} El argumento en contra de la validez de tales reivindicaciones es que colocar un nuevo rollo de pianola en un piano mecánico antiguo no convierte a este último en una máquina nueva. Véase Piano roll blues .

Una reivindicación de alcance es aquella que intenta cubrir la investigación básica de una invención o descubrimiento. ^{[ 37 ]} Es un "intento de capturar el valor de un descubrimiento antes de que pueda ser una invención completa". ^{[ 38 ]} Específicamente, una reivindicación de alcance es aquella en la que "se reivindican productos o usos de productos cuando se proporcionan datos experimentales para métodos de cribado o herramientas para la identificación de dichos productos". ^{[ 39 ]}

Una reivindicación de alcance puede considerarse una excepción a la regla general sobre las reivindicaciones. ^{[ 40 ]}

Un ejemplo de una reclamación denegada fue cuando el Circuito Federal de los Estados Unidos se negó a reconocer una reclamación de alcance para Celebrex . ^{[ 39 ]}

Una reivindicación de señal es una reivindicación para una señal electromagnética que puede, por ejemplo, contener información que puede utilizarse para lograr un resultado deseado o servir a algún otro objetivo útil. Una reivindicación de este tipo podría ser: "Una señal electromagnética que transporta instrucciones legibles por ordenador para realizar un método novedoso...".

En Estados Unidos, las reclamaciones de señales transitorias ya no son materia estatutaria según In re Nuijten . ^{[ 41 ]} Una petición de reconsideración en pleno por el Circuito Federal en pleno fue denegada en febrero de 2008, ^{[ 42 ]} y una petición de certiorari ante la Corte Suprema fue denegada en octubre siguiente. ^{[ 43 ]}

A diferencia de la situación en los EE. UU., la Sala de Recursos 3.4.01 de la Oficina Europea de Patentes sostuvo en su decisión T 533/09 que el Convenio sobre la Patente Europea no excluía como tal la patentabilidad de las señales, por lo que estas podían ser reivindicadas. La Sala reconoció que una señal no era ni un producto ni un proceso, ^{[ 44 ]} pero podía estar comprendida en la definición de «  entidad física  » en el sentido de la decisión G 2/88 de la Sala Ampliada de Recursos . ^{[ 45 ]}

En Europa, una reivindicación de tipo suizo o "reivindicación de uso de tipo suizo" es un formato de reivindicación utilizado anteriormente, destinado a cubrir el primer, segundo o subsiguiente uso médico (o indicación de eficacia) de una sustancia o composición conocida.

Consideremos un compuesto químico conocido en general, con un uso médico comprobado (por ejemplo, para tratar dolores de cabeza ). Si posteriormente se descubre que tiene un segundo uso médico (como combatir la caída del cabello ), quien lo descubra querrá protegerlo mediante una patente.

Sin embargo, el compuesto en sí es conocido y, por lo tanto, no podría patentarse; carecería de novedad según el artículo 54 del CPE (antes de la entrada en vigor del CPE 2000 y el nuevo artículo 54(5) del CPE ). Tampoco podría patentarse el concepto general de una formulación médica que incluya este compuesto. Esto se conoce desde el primer uso médico y, por lo tanto, también carece de novedad según el artículo 54 del CPE. Solo el método particular de tratamiento es nuevo. Sin embargo, los métodos para el tratamiento del cuerpo humano no son patentables según el derecho de patentes europeo ( artículo 53(c) del CPE ). La Sala Ampliada de Recursos de la Oficina Europea de Patentes resolvió esto permitiendo reivindicaciones para proteger el " Uso de la sustancia X en la fabricación de un medicamento para el tratamiento de la afección Y ". ^{[ 46 ]} Esto cumplió con la letra de la ley (reivindicaba la fabricación, no el tratamiento médico) y satisfizo a la OEP y a los solicitantes, en particular a la industria farmacéutica . Mientras tanto, en vista del nuevo artículo 54(5) del CPE , el 19 de febrero de 2010, la Sala Ampliada de Recursos de la OEP emitió su decisión G 2/08 y decidió en esa ocasión que los solicitantes ya no pueden reivindicar invenciones de segundo uso médico en el formato suizo. ^{[ 47 ]}

En ciertos países, incluidos Nueva Zelanda, ^{[ 48 ]} Filipinas, ^{[ 49 ]} y Canadá, los métodos de tratamiento médico tampoco son patentables (véase la sección 12.04.02 del MOPOP ), ^{[ 50 ]} sin embargo, se permiten las "reivindicaciones de tipo suizo" (véase la sección 12.06.08 del MOPOP ). ^{[ 51 ]}