Tramitación de patentes

Para obtener los derechos de patente de un inventor, el profesional generalmente comienza redactando una solicitud tras entrevistar al inventor para comprender la naturaleza de la invención y ayudar a clarificar sus características novedosas . Los profesionales deben determinar qué información ya es conocida por quienes están familiarizados con el campo general de la invención (este material conocido se denomina estado de la técnica ) y obtener dibujos y notas escritas sobre las características de la invención y sus antecedentes.

Durante esta fase inicial, a veces denominada "preparación de la patente", el profesional también puede intentar determinar con precisión quiénes contribuyeron a la invención. Una divulgación pública previa de la invención (o una oferta de venta) o una lista incorrecta de inventores pueden invalidar irremediablemente cualquier patente que pudiera derivarse de una solicitud.

Esta determinación es particularmente importante en Estados Unidos , pero puede considerarse menos relevante en otras jurisdicciones, ya que en EE. UU. las solicitudes deben ser presentadas por el inventor o inventores, y no por el titular o titulares de la patente. El profesional también puede intentar averiguar si se realizaron publicaciones, ofertas de venta u otras divulgaciones públicas de la invención. En EE. UU., estas leyes se encuentran recogidas en el Título 35 del Código de los Estados Unidos , §102.

Según las normas de la mayoría de las jurisdicciones, ^{[ 2 ]} la divulgación pública del propio inventor o una oferta de venta de una invención, antes de presentar una solicitud de patente, cuenta como estado de la técnica público, lo que destruye la novedad de la solicitud de patente e impide la emisión de una patente. A partir de mayo de 2023, algunos países (por ejemplo, Argentina, Australia, Bielorrusia, Brasil, Canadá, Estonia, República Popular China, Japón (desde junio de 2018), Corea del Sur, México, Nueva Zelanda, Rusia, Ucrania, EE. UU. y Turquía) ^{[ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]} otorgan al inventor o inventores un período de gracia de un año , ^{[ 6 ]} cuando sus propias divulgaciones no cuentan como estado de la técnica para una solicitud de patente posterior, aunque en la práctica es difícil aprovechar esta regla. Austria, Alemania y el Reino Unido tienen un período de gracia de 6 meses. ^{[ 6 ] [ 3 ] [ 7 ]} Cabe destacar que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y el propuesto Tratado sobre el Derecho de Patentes no otorgan ningún período de gracia a sus solicitudes de patente. ^{[ 8 ]} La práctica del período de gracia era más común antes de 1970 que en la actualidad. ^{[ 3 ] [ 9 ]}

Tras redactar la solicitud de patente, cumplir con las normas adicionales (como la revisión previa por parte del inventor o inventores) y obtener el permiso del solicitante, el profesional presenta la solicitud ante la oficina de patentes. Generalmente, el profesional procura presentar la solicitud lo antes posible, ya que, en la actualidad, en todos los países y jurisdicciones, si se presentan dos o más solicitudes sobre el mismo tema, solo la parte que la presentó primero tendrá derecho a la patente según la regla del " primero en presentar ". Hasta la promulgación de la Ley de Invenciones de Estados Unidos, este país seguía la regla del "primero en inventar ", según la cual la presentación temprana podía impedir que ciertos materiales se utilizaran como estado de la técnica mientras la solicitud de patente estaba pendiente ante la oficina de patentes. Sin embargo, tres sesiones consecutivas del Congreso de los Estados Unidos, entre 2005 y 2009, intentaron cambiar el sistema estadounidense a la regla del primero en presentar la solicitud mediante la Ley de Reforma de Patentes de 2005 , la Ley de Reforma de Patentes de 2007 y la Ley de Reforma de Patentes de 2009. Finalmente, el 16 de septiembre de 2011, Estados Unidos adoptó la regla del primero en presentar la solicitud con la promulgación de la Ley America Invents . Canadá y Filipinas fueron de los últimos países en utilizar un sistema de "primero en inventar" y lo cambiaron a "primero en presentar la solicitud" en 1989 y 1998, respectivamente. ^{[ 10 ]}

La mayoría de las solicitudes de patente constan de al menos dos partes: una descripción general y escrita de la invención y al menos una realización de la misma, y ​​un conjunto de reivindicaciones , redactadas en un estilo especial que define con precisión las características particulares de la invención, según el solicitante. Estas reivindicaciones se utilizan para diferenciar la invención del estado de la técnica existente y la oficina de patentes las compara con dicho estado antes de conceder la patente.

En la mayoría de las jurisdicciones, las solicitudes de patente suelen incluir (y a veces se exige la inclusión de) un dibujo o un conjunto de dibujos para facilitar la comprensión de la invención. En algunas jurisdicciones, también se pueden presentar modelos de patente para demostrar el funcionamiento de la invención. En las solicitudes relacionadas con la genética , puede ser necesario adjuntar muestras de material genético o secuencias de ADN.

Las fases de búsqueda y examen constituyen la parte principal del proceso de tramitación de una solicitud de patente, que culmina con su concesión o denegación.

La oficina de patentes realiza una búsqueda de cualquier estado de la técnica relevante para la solicitud en cuestión y los resultados de dicha búsqueda se notifican al solicitante en un informe de búsqueda . Generalmente, el examinador que realiza la búsqueda indica en qué aspecto son relevantes los documentos citados (novedad, actividad inventiva , antecedentes) ^{[ 2 ]} y a qué reivindicaciones son relevantes. Los materiales consultados varían según la oficina de patentes que realiza la búsqueda, pero principalmente abarcan todas las solicitudes de patente publicadas y las publicaciones técnicas. La oficina de patentes puede proporcionar una opinión preliminar, no vinculante, sobre la patentabilidad, para indicar al solicitante su punto de vista sobre la patentabilidad y permitirle decidir cómo proceder en una etapa temprana.

El informe de búsqueda se publica normalmente junto con la solicitud de patente, 18 meses después de la fecha de prioridad más antigua, o si no está disponible en ese momento, se publica una vez que lo esté.

El examen de las solicitudes de patente puede realizarse simultáneamente con la búsqueda (como en los EE. UU., donde no se emite un informe de búsqueda) o en una fecha posterior, una vez que el solicitante haya solicitado el examen (como, por ejemplo, en virtud del Convenio sobre la Patente Europea).

El examen es el proceso mediante el cual una oficina de patentes determina si una solicitud de patente cumple con los requisitos para su concesión . El proceso implica considerar si la invención es novedosa ^{[ 12 ]} e inventiva , ^{[ 13 ]} si la invención se encuentra en un área excluida ^{[ 14 ]} y si la solicitud cumple con las diversas formalidades de la ley de patentes pertinente.

Si el examinador determina que la solicitud no cumple con los requisitos, se emite un informe de examen ( en Estados Unidos, una notificación oficial ) en el que se señalan las objeciones del examinador al solicitante y se le solicita que las aborde. El solicitante puede responder a las objeciones argumentando a favor de la solicitud o realizando modificaciones para que cumpla con los requisitos. ^{[ 15 ]} Alternativamente, si las objeciones del examinador son válidas y no pueden superarse, la solicitud puede ser abandonada.

El proceso de objeción y respuesta se repite hasta que la patente esté en una forma adecuada para su concesión, el solicitante abandone las solicitudes, ^{[ 16 ]} o se organice una audiencia para resolver el asunto.

Para 2021, la tasa de concesión de patentes fue del 62,7% para la EPO , del 74,8% para la JPO , del 74,0% para la KIPO , del 55,0% para la CNIPA y del 79,2% para la USPTO . ^{[ 17 ]}

En algunas jurisdicciones, el examen sustantivo de las solicitudes de patente no se realiza de forma rutinaria. En cambio, la validez de los registros de invenciones se aborda durante cualquier acción por infracción.

El proceso de búsqueda y examen se lleva a cabo principalmente entre la oficina de patentes y el solicitante. Sin embargo, en algunas jurisdicciones, es posible que terceros interesados ^{​​[ 18 ]} presenten opiniones sobre la patentabilidad de una solicitud. Dichas opiniones pueden adoptar la forma de un procedimiento formal de oposición inter partes previo a la concesión o simplemente ser una oportunidad para presentar observaciones como tercero. ^{[ 18 ]} Se prevé que la legislación de reforma cree un sistema de oposición en los Estados Unidos.

El solicitante puede desistir de su solicitud durante el proceso de búsqueda y examen. Puede desistir si, por ejemplo, se descubren antecedentes que impiden la concesión de la patente y el solicitante decide ahorrar costes cancelando la solicitud. La oficina de patentes puede considerar que una solicitud ha sido desestimada si el solicitante no cumple con alguno de los requisitos del proceso, como por ejemplo, no responder al informe de examen.

En algunas jurisdicciones (como Japón y Corea del Sur ), tras presentar una solicitud, el examen es opcional y solo se realiza a petición del solicitante, en lugar de ser automático. Por ejemplo, en Japón, una solicitud se publica 18 meses después de la fecha de prioridad, pero, de lo contrario, permanece inactiva hasta que el solicitante la solicite, lo que puede tardar hasta siete años desde su presentación. Esto le da tiempo al solicitante para evaluar qué solicitudes merecen la pena y cuáles debería abandonar. Los solicitantes seleccionan para su examen solo una parte del total de solicitudes presentadas.

Un programa de examen acelerado permite examinar una solicitud de patente de forma más rápida. Para abordar el problema de la tramitación de patentes (el tiempo que tarda una oficina de patentes en evaluar y conceder o rechazar una solicitud de patente) ^{[ 19 ]} y atender las necesidades de los innovadores/solicitantes de manera eficiente, muchas Oficinas de Propiedad Intelectual (OPI) han implementado dichos programas. Las condiciones específicas que deben cumplirse para optar al examen acelerado varían de una oficina a otra y entre los distintos tipos de programas de una misma oficina. ^{[ 20 ]}

Algunas jurisdicciones, como Bermudas, Sudáfrica, China (en el caso de los modelos de utilidad), Alemania (en el caso de los modelos de utilidad) y, por opción, España, van un paso más allá, ya que una solicitud se tramita y publica como patente ejecutable en poco tiempo, sin examen sustantivo. Las cuestiones de novedad y no obviedad/actividad inventiva ^{[ 2 ]} no se revisan hasta que pueda surgir un litigio al respecto. Obviamente, una patente de este tipo no goza de la misma presunción de validez que una patente que ha sido examinada exhaustivamente. Estos sistemas se conocen como regímenes de "registro de invenciones" y tienen la ventaja de reducir los costes, ya que los solicitantes pueden aplazar o incluso prescindir por completo del costoso proceso de examen para invenciones de escaso o espeluznante valor en su campo de actividad. Otra ventaja es que la concesión de una patente es relativamente rápida. En Sudáfrica, por ejemplo, una patente se concede aproximadamente 8 meses después de la fecha de presentación, mientras que en los países examinadores es muy poco común que se conceda en menos de 3 años. Al mismo tiempo, la mera presentación de una solicitud suele preservar el derecho del solicitante a solicitar posteriormente un examen completo y la protección de su invención, en caso de que se descubra que un competidor o un pirata infringe la invención.

Sin embargo, si el examinador y el solicitante no logran ponerse de acuerdo sobre la patentabilidad de la solicitud, el solicitante puede interponer un recurso ante la oficina de patentes o un tribunal, alegando que su solicitud fue rechazada indebidamente. Para que dicho recurso prospere, el solicitante debe demostrar que la oficina de patentes incurrió en errores al aplicar la ley, interpretar las reivindicaciones de la solicitud o interpretar y aplicar el estado de la técnica en relación con la solicitud. Si el recurso prospera, la oficina de patentes o el tribunal pueden ordenar la expedición de una patente basada en la solicitud, o bien, que la oficina de patentes corrija su examen si se determina que incurrió en errores. En caso contrario, si el solicitante no resulta convincente, se podrá confirmar el rechazo de la solicitud de patente.

En Estados Unidos, las apelaciones son bastante raras. La Junta de Apelaciones e Interferencias de Patentes resuelve solo entre el 1 % y el 2 % de todas las patentes emitidas. Sin embargo, en áreas controvertidas como las patentes de métodos comerciales , la tasa de apelaciones es mucho mayor. Alrededor del 10 % de las patentes de métodos comerciales emitidas en 2006 fueron apeladas. En algunas áreas, como las patentes de seguros , la tasa llega hasta el 30 %. ^{[ 21 ]}

El abandono de una patente se refiere al proceso mediante el cual un solicitante interrumpe, voluntaria o involuntariamente, la tramitación de una solicitud de patente.

En general, el solicitante puede desistir de su solicitud de patente en cualquier momento, e incluso en muchas jurisdicciones puede renunciar a ella después de su concesión. Este desistimiento puede producirse durante el proceso de tramitación, por ejemplo, cuando el solicitante no logra convencer a la oficina de patentes de que retire la denegación de su solicitud. Asimismo, se suele considerar que se ha producido el desistimiento si el solicitante no responde en un plazo determinado a una notificación oficial emitida por la oficina de patentes, o si expresa expresamente su intención de desistir de la solicitud.

La tasa de abandono de solicitudes de patentes puede variar significativamente de una tecnología a otra. En Estados Unidos, por ejemplo, las solicitudes de patentes en el campo de los conectores eléctricos se abandonan a una tasa baja, de tan solo una por cada 18 acciones de la oficina (p. ej., rechazos). Sin embargo, las solicitudes de patentes de métodos comerciales se abandonan a una tasa mucho mayor, de una por cada 5 acciones de la oficina. ^{[ 22 ]}

En algunas jurisdicciones, los solicitantes deben pagar tasas anuales de mantenimiento (también conocidas como tasas de renovación) mientras la solicitud de patente esté pendiente. ^{[ 23 ] [ 24 ]} Esto puede influir significativamente en la decisión del solicitante de continuar con el trámite. Antes de pagar estas tasas, los solicitantes suelen reevaluar la viabilidad comercial de su invención y pueden decidir abandonar la solicitud si la tecnología ya no se considera valiosa o prometedora.

Tras el abandono, en la mayoría de las jurisdicciones, el solicitante generalmente no puede solicitar posteriormente la protección de patente para la misma materia que abandonó previamente. En algunas jurisdicciones, los solicitantes pueden reactivar una solicitud abandonada dentro de un plazo determinado o bajo condiciones específicas, como el abandono involuntario. ^{[ 25 ]}

La oposición posterior a la concesión se produce después de que se haya otorgado una patente, proporcionando un plazo durante el cual terceros ^{[ 18 ]} pueden impugnar la validez de la patente. ^{[ 26 ]} Este procedimiento permite a los impugnadores presentar argumentos y pruebas ante la oficina de patentes , con el objetivo de revocar o modificar la patente otorgada si se determina que carece de novedad, actividad inventiva o no cumple con otros criterios de patentabilidad. ^{[ 2 ]} La oposición posterior a la concesión sirve como una alternativa eficiente y rentable al litigio para impugnar la validez de una patente. Ayuda a mantener la integridad del sistema de patentes al garantizar que solo las patentes que cumplen con todos los estándares legales permanezcan vigentes, equilibrando así los derechos de los titulares de patentes con los intereses del público y de los competidores.

En la Oficina Europea de Patentes , por ejemplo, cualquier persona puede presentar una oposición a la concesión de una patente europea dentro de los nueve meses posteriores a su concesión. ^{[ 27 ]} En Israel, un tercero puede oponerse a una solicitud aprobada durante tres meses después de la publicación de la solicitud aprobada. ^{[ 26 ]}

Un reexamen es un procedimiento realizado por la oficina de patentes después de la concesión de una patente en el que se reexamina la validez de una patente a solicitud del titular de la patente o de un tercero, ^{[ 18 ]} según lo dispuesto por la ley aplicable. ^{[ 28 ]}

En algunos países, se ofrece un sistema de reexamen como alternativa o complemento al sistema de oposición . En comparación con este último, el reexamen generalmente no tiene un plazo fijo y puede solicitarse durante la vigencia de la patente. En algunos países, el reexamen lo lleva a cabo un único examinador o la división de la oficina de patentes que otorgó la patente inicialmente, a diferencia de la comisión de oposición completa que interviene en los casos de oposiciones posteriores a la concesión de la patente. ^{[ 28 ]}

La confidencialidad entre los clientes y sus asesores de patentes es un aspecto fundamental del proceso de tramitación de patentes. Permite a los inventores y solicitantes compartir libremente toda la información relevante —incluidos detalles técnicos sensibles y posibles problemas legales— sin temor a que estas comunicaciones se divulguen a terceros ^{[ 18 ]} o se hagan públicas. Este diálogo abierto es esencial para que los asesores de patentes proporcionen un asesoramiento legal integral y eficaz, garantizando que las invenciones estén debidamente protegidas y que se cumplan todos los requisitos legales. ^{[ 34 ]}

En muchas jurisdicciones, los asesores de patentes están sujetos a códigos de conducta profesional y regulaciones legales que exigen la confidencialidad de las comunicaciones con sus clientes. El incumplimiento de esta confidencialidad puede acarrear graves consecuencias, como medidas disciplinarias , multas o incluso penas de prisión . Sin embargo, el alcance de esta protección varía significativamente entre los diferentes sistemas jurídicos. Por ejemplo, en algunos países de derecho anglosajón , las comunicaciones entre clientes y asesores de patentes que no son abogados colegiados pueden no gozar del mismo privilegio que las que se mantienen con abogados, lo que podría exponer dichas comunicaciones durante procedimientos judiciales como la fase de descubrimiento de pruebas . ^{[ 34 ]}

La naturaleza internacional de la tramitación de patentes añade complejidad al mantenimiento de la confidencialidad. Si bien algunos países extienden la protección de la confidencialidad a las comunicaciones con asesores de patentes tanto locales como extranjeros, otros no reconocen el privilegio para el asesoramiento recibido de asesores cualificados en otra jurisdicción. Esta disparidad puede dar lugar a situaciones en las que las comunicaciones confidenciales en un país puedan ser divulgadas en otro, lo que menoscaba la protección de la información sensible . En consecuencia, los clientes y los asesores de patentes deben desenvolverse en un mosaico de leyes nacionales para garantizar que la confidencialidad se preserve durante todo el proceso de tramitación de patentes a nivel mundial. ^{[ 34 ] [ 35 ]}

Las plataformas basadas en IA facilitan tareas relacionadas con la tramitación de documentos, como la recuperación y el resumen automatizados de las notificaciones oficiales, la categorización de las objeciones de los examinadores y la redacción preliminar de las respuestas. Estos sistemas pueden integrar la búsqueda, la redacción y la revisión de calidad en un flujo de trabajo unificado y son compatibles con múltiples jurisdicciones, incluidas la USPTO y la EPO .

La investigación académica ha explorado modelos de lenguaje y sistemas de recomendación para automatizar o ayudar con las respuestas a las acciones de la oficina, centrándose en la eficiencia y las métricas de rendimiento. ^{[ 37 ]} Otros trabajos experimentales han entrenado modelos de lenguaje específicamente para mejorar la redacción de reclamaciones basándose en la retroalimentación de las solicitudes aprobadas. ^{[ 38 ]}

Las oficinas de patentes de todo el mundo están integrando herramientas de IA y aprendizaje automático para apoyar los procesos de examen. Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) , se han implementado más de 70 iniciativas relacionadas con la IA en más de 27 oficinas nacionales, muchas de ellas centradas en la búsqueda de antecedentes mediante IA para acelerar el examen y reducir la acumulación de solicitudes. ^{[ 36 ]}

En Estados Unidos, la USPTO ha introducido el programa piloto automatizado de búsqueda con inteligencia artificial (ASAP!), que proporciona a los solicitantes un aviso de resultados de búsqueda asistidos por IA (ASRN) antes del examen formal. ^{[ 39 ]} La USPTO también ha integrado herramientas de aprendizaje automático en su conjunto de búsquedas PE2E, incluida una función de búsqueda de similitud para identificar el estado de la técnica relevante. Estas herramientas respaldan el análisis interno de las acciones de la oficina y los flujos de trabajo de tramitación. Las preocupaciones con respecto a la seguridad, la confidencialidad y la imprevisibilidad han dado lugar a restricciones en el uso externo de la IA por parte de algunos empleados de la oficina de patentes.

La integración de la IA en la tramitación de patentes está transformando la forma en que los profesionales del sector distribuyen su tiempo. Tareas rutinarias, como la revisión de documentos y la redacción de respuestas estándar, ahora pueden ser automatizadas por la IA, lo que permite a los abogados y agentes centrarse en la supervisión estratégica, el razonamiento jurídico y el asesoramiento a los clientes.

La revisión humana sigue siendo fundamental, ya que los resultados generados por IA pueden contener errores o contenido legalmente arriesgado. Las consideraciones éticas y de confidencialidad se intensifican, especialmente en lo que respecta a los datos de los clientes y la posible necesidad de revelar la participación de la IA en las solicitudes de patentes. Una dependencia excesiva de la IA podría conllevar solicitudes superficiales, reivindicaciones incongruentes o una menor argumentación jurídica matizada, pero también permite a los profesionales dedicar más atención a los argumentos inventivos, las modificaciones estratégicas y la coordinación entre jurisdicciones.

• Precisión y riesgo de alucinaciones: el contenido generado por IA puede ser plausible, pero incorrecto.
• Transparencia y divulgación: Surgen interrogantes sobre cómo y cuándo debe informarse sobre la participación de la IA en las solicitudes de patentes.
• Respuesta regulatoria: Las oficinas de patentes y los organismos profesionales pueden desarrollar directrices para el uso de la IA, incluyendo la privacidad de los datos, el entrenamiento de modelos y los estándares de flujo de trabajo. ^{[ 40 ]}
• Evolución de las habilidades: Los abogados pueden necesitar nuevas habilidades, como el diseño de avisos, la supervisión de IA y la comprensión del comportamiento del modelo. ^{[ 40 ]}
• Sostenibilidad: La adopción a largo plazo depende de una calidad constante, mejoras demostradas en la eficiencia y un uso ético.