Patente de método comercial

Durante muchos años, la USPTO sostuvo que los "métodos de hacer negocios" no eran patentables. Sin embargo, con la aparición en las décadas de 1980 y 1990 de solicitudes de patentes sobre métodos de comercio basados ​​en internet o en computadoras, la USPTO consideró que ya no era práctico determinar si una invención implementada por computadora era una invención tecnológica o una invención comercial. En consecuencia, adoptó la postura de que los examinadores no tendrían que determinar si una invención reivindicada era un método de hacer negocios o no. Determinarían la patentabilidad basándose en los mismos requisitos legales que para cualquier otra invención. ^{[ 8 ] [ 9 ]}

La posterior concesión de patentes sobre métodos informáticos para realizar negocios fue impugnada en el caso State Street Bank v. Signature Financial Group de 1998 (47 USPQ 2d 1596 ( CAFC 1998)). El tribunal ratificó la postura de la USPTO y rechazó la teoría de que un "método para hacer negocios" fuera materia excluida. El tribunal reafirmó este principio en el caso AT&T Corp. v. Excel Communications, Inc. (50 USPQ 2d 1447 (Fed. Cir. 1999)).

Sin embargo, la USPTO siguió exigiendo que las invenciones de métodos comerciales aplicaran, implicaran, utilizaran o promovieran las "artes tecnológicas" para ser patentables. Esto se basaba en una decisión no publicada de la Junta de Apelaciones e Interferencias de Patentes de EE. UU. , Ex parte Bowman , 61 USPQ2d 1665, 1671 (Bd Pat. App. & Inter. 2001). Este requisito podía cumplirse simplemente exigiendo que la invención se realizara en una computadora.

En octubre de 2005, los propios jueces administrativos de la USPTO revocaron esta posición en una decisión mayoritaria de la junta en Ex parte Lundgren , Apelación No. 2003-2088 (BPAI 2005). La junta dictaminó que el requisito de "artes tecnológicas" no podía sostenerse, ^{[ 10 ]} ya que no existía tal requisito en la ley.

A la luz de Ex parte Lundgren , la USPTO ha emitido directrices provisionales para que los examinadores de patentes determinen si una invención reivindicada cumple con los requisitos legales de ser un proceso, manufactura, composición de materia o máquina (35 USC 101). ^{[ 11 ]} Estas directrices afirman que un proceso, incluido un proceso para hacer negocios, debe producir un resultado concreto, útil y tangible para ser patentable. No importa si el proceso se encuentra dentro de las artes tecnológicas tradicionales o no. Un precio para un producto financiero, por ejemplo, se considera un resultado concreto, útil y tangible (véase State Street Bank v. Signature Financial Group ).

La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) ha reiterado su postura de que las obras literarias, las composiciones musicales, las compilaciones de datos, los documentos legales (como las pólizas de seguro ) y las formas de energía (como los paquetes de datos transmitidos por Internet) no se consideran "manufacturas" y, por lo tanto, no son patentables por sí mismas. No obstante, la USPTO ha solicitado comentarios del público sobre esta postura.

En 2006, el juez Kennedy de la Corte Suprema de los Estados Unidos puso en duda las patentes de métodos comerciales cuando comentó que algunas de ellas eran de "potencial vaguedad y validez dudosa". Esto se expresó en una opinión concurrente en el caso de eBay Inc. v. MercExchange, LLC ^{[ 12 ]} Ha habido una considerable especulación sobre cómo esta opinión podría afectar futuros litigios de patentes de métodos comerciales, particularmente cuando un propietario de patente busca una orden judicial para detener a un infractor. ^{[ 13 ]} En 2006, tres jueces (Breyer, J., con la adhesión de Stevens y Souter, JJ.) disintieron del rechazo del certiorari por haber sido otorgado improcedentemente en Laboratory Corp. of Am. Holdings v. Metabolite Labs., Inc. , ^{[ 14 ]} argumentando que State Street enunció una prueba legal errónea bajo la cual los procesos que la Corte Suprema había considerado no patentables se considerarían patentables.

En Bilski v. Kappos , 561 US 593 (2010), la Corte Suprema sostuvo que la prueba de máquina o transformación no es la única prueba para determinar si una reivindicación se encuentra dentro de la materia de "proceso" de la Ley de Patentes y, por lo tanto, es patentable. En lugar de ser una prueba exclusiva de elegibilidad, la prueba de máquina o transformación es "una pista útil e importante", una herramienta de investigación, para determinar si algunas invenciones reivindicadas son procesos según el §  101. Con respecto a los hechos del caso en cuestión, la Corte Suprema confirmó el rechazo en pleno del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de una solicitud de patente sobre un método para estabilizar los costos de los insumos en la industria energética mediante la cobertura de aumentos de precios contra disminuciones. La Corte sostuvo que la estrategia de inversión establecida en la solicitud era una "idea abstracta", lo que la hacía inelegible bajo esa excepción a las áreas generales de materia enumeradas en la Ley de Patentes.

La decisión de la Corte Suprema en Bilski v. Kappos confirmó, pero matizó considerablemente, la decisión en pleno del Circuito Federal de 2008 en In re Bilski . ^{[ 15 ]} La decisión anunció una prueba de "máquina o transformación" para la patentabilidad que, de haberse aceptado como exclusiva para las patentes de procesos, habría invalidado muchas patentes de métodos comerciales concedidas en la última década. Aunque la Corte Suprema rechazó su uso exclusivo, la prueba sigue siendo importante como una "pista útil e importante" para determinar la patentabilidad de las invenciones de procesos reivindicadas. Según esta prueba: primero, los procesos que transforman un artículo de un estado o cosa a otro son patentables independientemente de si su uso requiere una máquina. Los procesos que implican la transformación de datos financieros abstractos, como el reivindicado en formato de máquina en State Street , probablemente no sean patentables. Segundo, los procesos que no hacen patentables las transformaciones son patentables solo si se reivindica que se llevan a cabo con una "máquina en particular". Parece que una computadora digital programada de propósito general no es una máquina en particular para este propósito. En el caso Bilski, no queda claro si una máquina en particular debe ser novedosa y no obvia, y estar especialmente adaptada para llevar a cabo el nuevo proceso. La decisión de la Corte Suprema en Parker v. Flook ^{[ 16 ]} parece exigirlo, pero la corte en el caso Bilski no se pronunció sobre este punto en ese momento. ^{[ 17 ]}

La opinión mayoritaria en el caso In re Bilski rechazó declarar categóricamente inelegibles los métodos comerciales bajo ningún concepto. Sin embargo, la disidencia del juez Mayer, secundada por la opinión concurrente de los jueces Dyk y Linn, insistió en que el sistema de patentes estadounidense se limita a la tecnología y, por lo tanto, excluye las prácticas comerciales y empresariales. El juez Mayer equiparó la limitación de la Constitución de los Estados Unidos a las "artes útiles" ^{[ 18 ]} con una limitación a la tecnología, basándose en la jurisprudencia que establece que la tecnología es el equivalente moderno de las artes útiles. ^{[ 19 ]}

En noviembre de 2007, el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos propuso normas que obligarían a los contribuyentes que pagaran una tasa de licencia por una patente fiscal a declararlo ante el IRS. ^{[ 20 ]}

Varios años después, en el caso Alice v. CLS Bank , la Corte Suprema volvió a examinar la patentabilidad de un método comercial. Declaró no patentable un método para asegurar la liquidación intermediada, una forma de depósito en garantía electrónico. Al invalidar la patente de Alice, la Corte anunció una prueba de dos pasos basada en sus decisiones anteriores en los casos Mayo v. Prometheus y Funk Bros. Seed Co. v. Kalo Inoculant Co. Esta prueba determina primero si la invención reivindicada se refiere a una idea abstracta, una ley de la naturaleza, una fórmula matemática o una abstracción similar. De ser así, la corte procede al segundo paso: determinar si la forma en que la invención reivindicada implementa la abstracción contiene un concepto inventivo, en contraposición a ser rutinaria y convencional. Según la prueba de Alice , la invención reivindicada solo es patentable si contiene un concepto inventivo.

Las unidades de examen de métodos comerciales de la USPTO respondieron rápidamente a la decisión del caso Alice . Las asignaciones mensuales para patentes relacionadas con finanzas se redujeron al 10 % de su valor anterior al caso Alice. ^{[ 21 ]} La Junta de Juicios y Apelaciones de Patentes reaccionó de manera similar. Solo alrededor del 20 % de las denegaciones de métodos comerciales apeladas por los examinadores de patentes son revocadas por la junta. ^{[ 22 ]}