Servicio Internacional de Noticias contra Associated Press

En 1918, los tribunales federales, en particular la Corte Suprema, tenían la facultad de declarar y crear jurisprudencia vinculante en asuntos comerciales como letras de cambio y pagarés, y en agravios como negligencia e interferencia comercial. Esto se basaba en la doctrina de Swift v. Tyson , 41 US 1 (1842), que sostenía que los tribunales federales, al decidir asuntos no abordados específicamente por la legislatura estatal, tenían la autoridad para desarrollar un derecho consuetudinario federal. En 1938, en Erie Railroad Co. v. Tompkins , 304 US 64 (1938), la Corte Suprema revocó la sentencia de Swift v. Tyson . Como escribió el juez Brandeis:

El Congreso no tiene facultad para declarar aplicables en un estado normas sustantivas de derecho común, ya sean de carácter local o general, ni para referirse al derecho mercantil o al derecho de daños. Ninguna cláusula de la Constitución pretende conferir tal facultad a los tribunales federales. ^{[ 4 ]}

Sin embargo, dado que el caso INS se había resuelto en 1918, la Corte Suprema podía declarar o crear una ley de responsabilidad civil aplicable para regir la controversia entre INS y AP.

Antes del caso INS , la competencia desleal generalmente se consideraba limitada a casos de "encubrimiento" en los que el demandado engañaba a los clientes haciéndoles creer erróneamente que el producto del demandado provenía del demandante y, como resultado, desviaba el comercio del demandante al demandado. ^{[ 5 ]}

El Tribunal falló a favor de AP, con el juez Pitney redactando la opinión mayoritaria. Los jueces Holmes y Brandeis redactaron opiniones disidentes.

La opinión mayoritaria reconoció que la información contenida en las noticias de AP no estaba protegida por derechos de autor, ya que «la información sobre acontecimientos actuales contenida en la producción literaria no es creación de un escritor, sino un informe de asuntos que normalmente son de dominio público ; es la historia del día». ^{[ 6 ]} En cambio, Pitney abordó el tema desde la perspectiva de la competencia desleal. Consideró que existía un derecho de cuasi-propiedad sobre las noticias, ya que son «mercancía que se obtiene mediante la iniciativa, la organización, la habilidad, el trabajo y el dinero, y que se distribuye y vende a quienes estén dispuestos a pagar por ella». ^{[ 7 ]} Debido al «valor económico» de las noticias, una empresa puede, por lo tanto, tener un interés de propiedad limitado sobre ellas frente a un competidor, pero no frente al público en general que intentó aprovecharse de la información. ^{[ 8 ]}

El Tribunal calificó la conducta del INS como apropiación indebida . El valor precario de las noticias de actualidad llevó a Pitney a limitar el período durante el cual se aplicaría el derecho de propiedad: la doctrina "pospone la participación del competidor del demandante en los procesos de distribución y reproducción de noticias que no ha recopilado, y solo en la medida necesaria para evitar que dicho competidor se beneficie de los esfuerzos y gastos del demandante". ^{[ 9 ]}

El Tribunal justificó la creación de un "derecho cuasi-patrimonial" en los siguientes términos:

[INS] está tomando material que ha sido adquirido por AP como resultado de la organización y el gasto de trabajo, habilidad y dinero , y que AP puede vender por dinero, y que INS al apropiárselo y venderlo como propio está tratando de cosechar donde no ha sembrado , y al disponer de él a periódicos que son competidores de los miembros de AP se está apropiando para sí la cosecha de aquellos que han sembrado.

Despojado de todo disimulo, el proceso constituye una injerencia no autorizada en el funcionamiento normal del negocio legítimo de AP, precisamente en el punto donde se obtiene el beneficio, con el fin de desviar una parte sustancial de las ganancias de quienes las han ganado a quienes no ; con una ventaja especial para INS en la competencia, ya que no tiene que asumir ningún gasto en la recopilación de noticias. La transacción habla por sí sola y un tribunal de equidad no debería dudar en calificarla como competencia desleal en los negocios.

El principio subyacente es muy similar al que fundamenta la teoría equitativa de la contraprestación en el derecho fiduciario: que quien ha pagado justamente el precio debe tener el uso beneficioso de la propiedad. No es una respuesta válida decir que AP gasta su dinero en algo demasiado efímero o transitorio para ser considerado propiedad. Eso podría serlo, y para los fines de esta discusión asumimos que proporcionaría una respuesta en una controversia de derecho común. Pero en un tribunal de equidad, donde la cuestión es de competencia desleal, si aquello que AP ha adquirido justamente a un costo sustancial puede venderse justamente con una ganancia sustancial, un competidor que se apropia indebidamente de ello para disponer de ello en beneficio propio y en detrimento de AP no puede alegar que es demasiado efímero o transitorio para ser considerado propiedad. Posee todos los atributos de la propiedad necesarios para determinar que su apropiación indebida por parte de un competidor constituye competencia desleal por ser contraria a la buena conciencia. ^{[ 10 ]}

El juez Holmes comenzó cuestionando el concepto de propiedad del Tribunal, o "cuasi-propiedad", como lo denominó la opinión mayoritaria:

La propiedad, creación del derecho, no surge del valor, aunque sea intercambiable; es un hecho. Muchos valores intercambiables pueden destruirse intencionalmente sin compensación. La propiedad depende de la exclusión legal de la interferencia, y una persona no queda excluida del uso de cualquier combinación de palabras simplemente porque alguien la haya usado antes, incluso si su creación requirió esfuerzo e ingenio. Si se pretende prohibir a una persona el uso de palabras que sus vecinos pueden usar libremente, debe hallarse otro fundamento. ^{[ 11 ]}

Holmes se refirió entonces a la ley de competencia desleal, que la mayoría alegó que era el fundamento del fallo. Afirmó que la ley de competencia desleal exige una declaración falsa. Si la declaración falsa consistía en que algunas personas pudieran pensar que AP copió la noticia de INS, la solución adecuada sería simplemente prohibir a INS, por un tiempo limitado, copiar de AP, a menos que notificara que había copiado de AP. ^{[ 12 ]}

El juez Brandeis se opuso, en primer lugar, a la creación de un nuevo derecho de propiedad, incluso si se le denominaba "cuasi-propiedad":

El conocimiento para el cual se busca protección en el presente caso no es de un tipo al cual la ley haya conferido hasta ahora los atributos de propiedad; ni la forma de su adquisición o uso ni el propósito al cual se aplica son tales como los que hasta ahora se han reconocido como que dan derecho a un demandante a obtener reparación." ^{[ 13 ]}

A continuación, negó que "cosechar donde otro sembró" sea un delito civil punible:

Apropiarse y utilizar con fines de lucro el conocimiento y las ideas producidas por otros, sin compensación ni siquiera reconocimiento, puede ser incompatible con un sentido más refinado de la decencia; pero, con las excepciones indicadas anteriormente [ es decir , la tergiversación, la coacción física o moral, o la inducción al incumplimiento de contrato], la ley ha sancionado hasta ahora esta práctica. Así, se sostuvo que uno puede, en general, fabricar y vender cualquier cosa en cualquier forma, copiar con exactitud lo que otro ha producido, o utilizar sus ideas sin su consentimiento y sin el pago de compensación, sin causar daño legal; y que, por lo general, uno tiene plena libertad para descubrir, si puede por medios legales, los secretos comerciales de otro, por valiosos que sean, y luego utilizar el conocimiento así adquirido con fines lucrativos, aunque le haya costado al propietario original mucho esfuerzo y dinero recopilarlo o producirlo. ^{[ 14 ]}

Se opuso a la afirmación de la mayoría de que "el INS no puede decir" tal y cual cosa "en un tribunal de equidad, donde la cuestión es de competencia desleal". Dijo que no había fundamento para invocar la equidad:

El caso no presenta elementos de título equitativo ni de incumplimiento de fideicomiso. La única razón posible para recurrir a un tribunal de equidad en un caso como este es que el remedio que ofrece la ley es insuficiente. Si el demandante no tiene causa de acción legal, la demanda necesariamente fracasa. No hay nada en la situación de las partes que pueda impedir que [INS] lo afirme. ^{[ 15 ]}

Brandeis concluyó su voto particular argumentando que el Tribunal no era idóneo para actuar como órgano legislativo y que el asunto debía dejarse a la sabiduría del Congreso:

La creación o el reconocimiento por parte de los tribunales de un nuevo derecho privado puede causar un daño grave al público en general, a menos que los límites de dicho derecho estén claramente establecidos y prudentemente protegidos. Para conciliar el nuevo derecho privado con el interés público, puede ser necesario prescribir limitaciones y normas para su disfrute, así como establecer mecanismos administrativos para su cumplimiento. . .  .  Una legislatura, instada a promulgar una ley que permita a una agencia de noticias o periódico impedir la apropiación de los frutos de su trabajo por parte de otro, consideraría tales hechos y posibilidades, y otros que una investigación pertinente pudiera revelar [en relación con los posibles efectos adversos sobre el público y otras empresas]. Los legisladores podrían concluir que era imposible poner fin a la evidente injusticia que supone dicha apropiación de noticias sin abrir la puerta a otros males, mayores que el que se pretende remediar.

Los tribunales carecen de los recursos necesarios para realizar las investigaciones pertinentes que deberían preceder a la determinación de las limitaciones que deben imponerse a cualquier derecho de propiedad sobre las noticias, o de las circunstancias en las que las noticias recopiladas por una agencia privada deberían considerarse de interés público. Los tribunales serían incapaces de prescribir la normativa detallada esencial para el pleno disfrute de los derechos conferidos o de establecer los mecanismos necesarios para la aplicación de dicha normativa.

Consideraciones como estas deberían llevarnos a rechazar el establecimiento de una nueva norma jurídica en el intento de reparar un agravio recientemente revelado, aunque la procedencia de algún remedio parezca clara. ^{[ 16 ]}

En Twentieth Century Sporting Club, Inc. v. Transradio Press Service , ^{[ 19 ]} el tribunal determinó que hubo apropiación indebida cuando un servicio de prensa colocó "observadores" en azoteas que veían un combate de boxeo en un estadio cercano. El demandado combinó esa información con información transmitida por el licenciatario exclusivo del demandante (NBC) para producir una transmisión simulada, golpe a golpe, de un combate de boxeo desde la primera fila. ^{[ 20 ]}

La implicación más restrictiva de INS fue que ahora existía una doctrina de "noticias urgentes" que protegía a los pioneros en la creación de un activo de información efímero y sensible al tiempo, a un costo considerable, contra los "aprovechados". Así, en National Basketball Association v. Motorola, Inc. (NBA) , ^{[ 21 ]} el Segundo Circuito sostuvo que, según la ley del Estado de Nueva York, existe una demanda similar a la de INS por "noticias urgentes" en "casos en los que: (i) un demandante genera o recopila información a un costo; (ii) la información es sensible al tiempo; (iii) el uso de la información por parte de un demandado constituye un aprovechamiento indebido de los esfuerzos del demandante; (iv) el demandado está en competencia directa con un producto o servicio ofrecido por los demandantes; y (v) la capacidad de otras partes para aprovecharse indebidamente de los esfuerzos del demandante u otros reduciría de tal manera el incentivo para producir el producto o servicio que su existencia o calidad se vería sustancialmente amenazada". ^{[ 22 ]}

Sin embargo, tras la aprobación de la Ley de Derechos de Autor de 1976 , la doctrina de las "noticias de última hora" comenzó a sufrir reveses. El Segundo Circuito sostuvo que la Ley de 1976 había invalidado en gran medida el agravio derivado de las "noticias de última hora" en el caso de la NBA . ^{[ 23 ]}

Antes de 1972, la ley federal de derechos de autor no se extendía a las grabaciones sonoras. ^{[ 24 ]} Durante este período, varios estados actuaron contra la "piratería de discos" (la copia de discos fonográficos o grabaciones en cinta) bajo la doctrina INS . ^{[ 25 ]} En Goldstein v. California , ^{[ 24 ]} la Corte Suprema sostuvo que el estatuto penal de California contra la copia no autorizada de discos no estaba invalidado por la ley federal de derechos de autor, ya que el Congreso no había regulado la materia. ^{[ 26 ]}

En John Roberts Mfg. Co. v. University of Notre Dame du Lac , un fabricante sin licencia distribuyó anillos de graduación en competencia con el producto "oficial" patrocinado por la universidad. ^{[ 27 ]} Dado que al fabricar sus anillos, el copista usó el nombre, el sello y el monograma de Notre Dame sin el consentimiento de la universidad, una apropiación indebida de derechos de propiedad que el Séptimo Circuito equiparó, sin citar a INS , al robo de dinero en efectivo de la caja de seguridad de la universidad. ^{[ 28 ]}

En Flint v. Oleet Jewelry Mfg. Co. , ^{[ 29 ]} el demandado copió el medallón "Mustard Seed Remembrancer" del demandante, que no estaba patentado ni protegido por derechos de autor y contenía una semilla de mostaza para recordar a los usuarios el poder de "tanta fe como un grano de mostaza" para mover montañas ( Mateo 17:20). El tribunal determinó que hubo apropiación indebida según la doctrina INS y sostuvo que el significado secundario ya no era un elemento esencial del derecho de competencia desleal en Nueva York.

En Metropolitan Opera Ass'n v. Wagner-Nichols Recorder Corp. , ^{[ 30 ]} el tribunal de primera instancia describió la ley de apropiación indebida de Nueva York como la que establece el "principio más amplio de que los derechos de propiedad de valor comercial deben ser y serán protegidos de cualquier forma de inmoralidad comercial"; que la ley de apropiación indebida se desarrolló "para abordar las malas prácticas comerciales ofensivas para la ética de la sociedad"; y que la doctrina es "amplia y flexible". ^{[ 31 ]} En ese caso, el demandado incurrió en una "mala práctica comercial ofensiva para la ética de la sociedad" ^{[ 32 ]} ya que copió y grabó las transmisiones de ópera del Met, lo que interfirió con el contrato de grabación exclusivo del Met con Columbia Records. (En ese momento, la Ley de Derechos de Autor aún no se extendía a las grabaciones de sonido). No se trataba de un caso de "noticias de última hora", sino más bien de un caso de copia indebida. Esto demuestra la expansión de la doctrina INS más allá de las "noticias de última hora" hacia una doctrina de apropiación indebida más general.

Sin embargo, el Segundo Circuito sostuvo posteriormente que la ley de Nueva York, interpretada de esa manera, quedaba invalidada por la Ley de Derechos de Autor de 1976. Tras citar el texto anterior de Metropolitan Opera , el Segundo Circuito declaró:

Sin embargo, creemos que la amplia doctrina de apropiación indebida de la Metropolitan Opera , basada en conceptos amorfos como la "inmoralidad comercial" o la "ética" de la sociedad, está invalidada. Dichos conceptos son prácticamente sinónimos de copia ilícita y no se distinguen de manera significativa de la infracción de derechos de autor. Por lo tanto, la amplia doctrina de apropiación indebida en la que se basó el tribunal de distrito equivale a derechos exclusivos en la legislación sobre derechos de autor. ^{[ 33 ]}

Al mismo tiempo, otros precedentes del Segundo Circuito, surgidos poco después de la decisión del INS , han limitado considerablemente la aplicación de dicha decisión a la copia general de productos. En esos casos, por lo general, se invoca la doctrina que exige un " significado secundario " para impedir la indemnización del demandante.

Un caso ilustrativo es la decisión de 1929 en Cheney Bros. v. Doris Silk Corp. , ^{[ 34 ]} que se dictó una década después de INS . Muchos de los diseños de telas del demandante (80%) no tuvieron éxito; el demandante copió diseños exitosos. Los diseños no estaban protegidos por derechos de autor ni patentados, por lo que "el demandante, que invirtió mucho ingenio y dinero en su fabricación, se encuentra sin ningún tipo de protección por su esfuerzo". ^{[ 34 ]} Dado que los diseños tuvieron una vida útil corta, el demandante solicitó protección de equidad, del tipo "noticias de última hora", por menos de un año. El Segundo Circuito, a través del Juez Learned Hand, denegó la solicitud: "En ausencia de algún derecho reconocido por el derecho consuetudinario o por las leyes —y el demandante no reclama ninguno de los dos— la propiedad de una persona se limita a los bienes muebles que incorporan su invención. Otros pueden imitarlos a su antojo". ^{[ 35 ]} En cuanto al caso INS , en el que el demandante pretendía basarse, el tribunal se negó a aplicarlo más allá de su patrón fáctico particular:

Aunque ese caso versaba sobre otro tema —los despachos de noticias impresos—, coincidimos en que, si su intención era establecer una doctrina general, abarcaría este caso; al menos, así lo indica el lenguaje de la opinión mayoritaria. No creemos que así fuera. Si bien es cierto que el derecho suele expresarse en términos generales, existen casos en los que la ocasión constituye a la vez la justificación y el límite de lo que se decide. Este nos parece uno de esos casos; creemos que no se abarcó más que situaciones sustancialmente similares a las que entonces estaban en cuestión. Las dificultades para interpretarlo de otra manera son insuperables. Debemos suponer que el tribunal pretendía crear una especie de patente o derecho de autor de derecho consuetudinario por razones de justicia. Cualquiera de ellos entraría en flagrante conflicto con el esquema que el Congreso ha ideado durante más de un siglo para regular la materia. ^{[ 35 ]}

Otro caso ilustrativo es la decisión de 1960 en American-Marietta Co. v. Krigsman , ^{[ 36 ]} que involucra el reemplazo de una mopa de esponja (para su instalación después de que la esponja original se desgasta). El demandante no intentó proteger las características funcionales del producto, sino que solo buscó impedir la copia de la disposición no funcional de las ranuras en la "placa de presión" metálica (articulada a la parte inferior de la mopa) que se presiona contra la esponja para exprimir el agua. La regla contra la copia no funcional, sostuvo el Segundo Circuito (en una opinión del Juez Learned Hand), se limita a los casos en que el elemento no funcional ha adquirido un significado secundario:

Es muy probable que los compradores hayan asumido la identidad de origen de las dos fregonas debido a su similitud general; incluso es posible —aunque debemos suponer que es muy improbable— que la forma idéntica de las «ranuras» haya contribuido a esa suposición, pero quien pretenda prohibir la reproducción de algo que es de dominio público debe demostrar fehacientemente que las características copiadas fueron la causa de la confusión; no basta con que tal vez haya contribuido [a ella]. ^{[ 37 ]}

La implicación de esa línea de casos es que la doctrina INS está teniendo un alcance muy limitado, particularmente en contextos en los que la ley de derechos de autor puede predominar en el ámbito. Las decisiones de otros circuitos son consistentes con las del Segundo Circuito. ^{[ 38 ]}

En Kellogg Co. v. National Biscuit Co. , ^{[ 39 ]} en 1938, la Corte Suprema consideró un caso posiblemente similar al de INS , pero, con el juez Brandeis escribiendo para la Corte y ahora en la mayoría, denegó el recurso:

Sin duda, Kellogg Company participa del prestigio del producto conocido como Shredded Wheat ; y, por lo tanto, participa de un mercado creado por la habilidad y el criterio del predecesor del demandante y que se ha expandido ampliamente gracias a las cuantiosas inversiones publicitarias realizadas de forma constante. Pero esto no es injusto. Participar del prestigio de un producto no protegido por patente ni marca registrada constituye el ejercicio de un derecho que todos poseen, y cuyo libre ejercicio interesa profundamente al público consumidor. ^{[ 40 ]}

Un comentarista sostuvo que uno podría hacerlo correctamente

...considerar a Kellogg como una confirmación de las opiniones que él [Brandeis] expresó en INS . El hecho de que Nabisco hubiera invertido en el producto de trigo triturado no le otorgaba control sobre el uso de la forma de almohada (ni sobre el término TRIGO TRAGADO); no tenía ningún derecho de propiedad contra la apropiación indebida de la forma tras la expiración de las patentes. En cambio, Brandeis preguntó [únicamente] si Kellogg había incurrido en algún acto de tergiversación. ^{[ 41 ]}

Las decisiones de la Corte Suprema de 1964 en Sears v. Stiffel y Compco v. Day-Brite socavaron la aplicación de la doctrina INS para prohibir o penalizar la copia de diseños de productos hasta el punto de que el Primer Circuito dijo en 1967 que INS "ha sido claramente anulada". ^{[ 42 ]} Esos casos sostuvieron que la ley federal de patentes prevalece sobre las leyes estatales que duplican las leyes de patentes o perturban el equilibrio que la ley de patentes establece entre la competencia y la protección monopólica de las invenciones; como explicó un comentarista:

El instrumento seleccionado por el Tribunal para reivindicar el equilibrio entre competencia y monopolio puede caracterizarse como una regla per se. Cualquier ley estatal que altere dicho equilibrio, aunque sea incidentalmente, constituye, per se, un impedimento ilegítimo y debe ser condenada. En opinión del Juez Black, en nombre de la mayoría, así como «un Estado no puede invadir directamente las leyes federales de patentes, tampoco puede, bajo otra ley,  otorgar  una protección que entre en conflicto con los objetivos de dichas leyes».  Aunque  el caso International News Service nunca ha sido revocado expresamente, el Tribunal, en Sears y Compco , aparentemente rechazó su enfoque. ^{[ 43 ]}

En consecuencia, decisiones basadas en el INS como el caso del anillo de Notre Dame, el caso de la semilla de mostaza de Flint, Haeger Potteries, Inc. v. Gilner Potteries , en el que el tribunal sostuvo que copiar el diseño de un cenicero "con todo detalle en cuanto a diseño, forma y color, y en todos los demás aspectos que no sean la calidad, no es otra cosa que piratería" ^{[ 44 ]} y Dior v. Milton , en el que el tribunal sostuvo que no había ninguna razón válida "por la que los derechos del demandante [en un diseño de vestido] deban recibir menos protección que los del patrocinador de eventos deportivos y el difusor de noticias" ^{[ 45 ]} ya no pueden sobrevivir: se les ha dado "la sentencia de muerte" ^{[ 46 ]} . Se dice que...

Stiffel y Compco han dejado claro que la teoría de la apropiación indebida, aplicada a casos de duplicación de artículos, debe ser rechazada. .  .  . Al aplicar la doctrina de la primacía del campo mediante la promulgación por parte del Congreso de leyes federales de patentes y derechos de autor, la Corte Suprema ha .  .  . dado el golpe de gracia a la teoría de la apropiación indebida aplicada a la simulación de productos. ^{[ 47 ]}