Marca

El término «marca registrada» también puede escribirse «trade mark» en regiones como la UE, el Reino Unido y Australia, y «trade-mark» en Canadá. A pesar de las diferentes grafías, los tres términos denotan el mismo concepto. ^{[ 17 ] [ 18 ]}

En Estados Unidos, la Ley Lanham define una marca registrada como cualquier palabra, frase, símbolo, diseño o combinación de estos elementos que se utilice para identificar bienes o servicios. ^{[ 1 ]} Las marcas registradas ayudan a los consumidores a reconocer una marca en el mercado y a distinguirla de la competencia. ^{[ 19 ]} Una marca de servicio , también contemplada en la Ley Lanham, es un tipo de marca registrada que se utiliza para identificar servicios en lugar de bienes. ^{[ 20 ]} El término marca registrada se utiliza para referirse tanto a marcas registradas como a marcas de servicio. ^{[ 19 ]}

De igual modo, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) define una marca como un signo capaz de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. ^{[ 21 ]} La OMPI administra el Protocolo de Madrid , que permite a los titulares de marcas de todo el mundo presentar una única solicitud para registrar su marca en varios países. ^{[ 12 ]}

Casi cualquier elemento que identifique el origen de bienes o servicios puede servir como marca registrada. Además de palabras, eslóganes, diseños o combinaciones de estos, las marcas registradas también pueden incluir marcas no tradicionales como sonidos, olores o colores. ^{[ 4 ] [ 5 ]} Dentro del amplio concepto de marcas registradas, existen varios tipos específicos que se encuentran comúnmente, como la imagen comercial, las marcas colectivas y las marcas de certificación:

• Imagen comercial : el diseño y el empaque de un producto. ^{[ 22 ]} Por ejemplo, la decoración distintiva de la cadena de restaurantes Hard Rock Cafe se considera imagen comercial. ^{[ 23 ]} La Ley Lanham protege la imagen comercial cuando sirve como identificador de origen, de forma similar a una marca registrada. ^{[ 22 ]}
• Marca colectiva : Un tipo de marca comercial utilizada por los miembros de una organización colectiva para indicar que los bienes o servicios provienen de miembros que cumplen con los estándares de admisión de la organización. ^{[ 24 ] [ 25 ] [ 26 ]} Por ejemplo, la marca colectiva BEST WESTERN es utilizada por sus miembros para servicios hoteleros. ^{[ 24 ]}
• Marca de certificación : Un tipo de marca comercial utilizada por personas o empresas autorizadas para indicar a los consumidores que determinados bienes o servicios, o sus proveedores, cumplen con los estándares de calidad establecidos por una organización certificadora. ^{[ 27 ] [ 28 ] [ 29 ]} Por ejemplo, la marca de certificación ENERGY STAR es utilizada por usuarios autorizados para demostrar que sus productos cumplen con los estándares de eficiencia energética establecidos por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos . ^{[ 27 ] [ 30 ]}

Para mantener su singularidad , las marcas comerciales deben funcionar como adjetivos, no como sustantivos ni verbos, y combinarse con un nombre genérico de producto o servicio. Además, deben destacarse del texto circundante mediante el uso de mayúsculas, negrita, cursiva, color, subrayado, comillas o un formato estilizado único. Por ejemplo, se debe escribir «bloques de juguete LEGO®» en lugar de «Lego's». ^{[ 31 ] [ 9 ]}

Una marca comercial puede designarse mediante los siguientes símbolos:

• ™ : Para marcas comerciales no registradas relacionadas con productos. ^{[ 32 ]}
• ℠ : Para marcas de servicio no registradas relacionadas con servicios. ^{[ 32 ]}
• ® : Reservado para marcas registradas. ^{[ 32 ]}

Símbolo de marca registrada

Símbolo de marca registrada

Si bien ™ y ℠ se aplican a marcas no registradas ( ™ para productos y ℠ para servicios), ^{[ 33 ]} el símbolo ® indica el registro oficial ante la autoridad nacional correspondiente. ^{[ 33 ] [ 34 ]} El uso del símbolo ® para marcas no registradas es engañoso y puede considerarse una práctica comercial desleal. ^{[ 32 ]} También puede dar lugar a sanciones civiles o penales. ^{[ 32 ]}

Una marca es un concepto de marketing que refleja cómo los consumidores perciben un producto o servicio. ^{[ 35 ]} Tiene un significado mucho más amplio y se refiere a la imagen visual, emocional, racional y cultural propia que los clientes asocian con una empresa o producto. ^{[ 9 ] [ 35 ]}

Una marca registrada, por el contrario, ofrece protección legal a una marca con derechos exigibles sobre la identidad y los elementos distintivos de la marca. ^{[ 35 ]}

La legislación sobre marcas está diseñada para cumplir con el objetivo de política pública de protección al consumidor , al evitar que el público sea engañado respecto al origen o la calidad de un producto o servicio. Al identificar la fuente comercial de productos y servicios, las marcas facilitan la identificación de aquellos que satisfacen las expectativas de los consumidores en cuanto a calidad y otras características.

Las marcas comerciales también pueden servir como incentivo para que los fabricantes, proveedores o distribuidores ofrezcan consistentemente productos o servicios de calidad para mantener su reputación comercial. Además, si el propietario de una marca comercial no mantiene un control de calidad y una supervisión adecuada sobre la fabricación y el suministro de productos o servicios proporcionados por un licenciatario, dicha "licencia sin licencia" eventualmente afectará negativamente los derechos del propietario sobre la marca comercial. Para la legislación estadounidense, véase, por ejemplo, Eva's Bridal Ltd. v. Halanick Enterprises, Inc. 639 F.3d 788 (7th Cir. 2011). Sin embargo, esta proposición se ha visto atenuada por la sentencia de la Cámara de los Lores en el caso Scandecor Development AB v. Scandecor Marketing AB et al. [2001] UKHL 21; en la que se sostuvo que el mero hecho de que se haya otorgado una licencia sin licencia (el equivalente al concepto estadounidense de licencia sin licencia) no significa automáticamente que una marca comercial sea susceptible de inducir a error. ^{[ 36 ]}

Del mismo modo, los titulares de marcas deben ser cautelosos al venderlas, por razones similares a las que se aplican a las licencias. Al ceder los derechos sobre una marca, si el producto o servicio asociado no se transfiere junto con ella, esto podría considerarse una cesión en bruto y conllevar la pérdida de los derechos sobre la marca. Si bien es posible realizar cambios significativos en los productos o servicios subyacentes durante la venta sin poner en riesgo la marca, las empresas suelen contratar con los vendedores para facilitar la transición de la marca y los productos o servicios a los nuevos propietarios, garantizando así la continuidad de la marca.

Las marcas comerciales suelen confundirse con las patentes y los derechos de autor . Si bien las tres leyes protegen formas de propiedad intangible, conocidas colectivamente como propiedad intelectual (PI), cada una tiene propósitos y objetivos diferentes:

Entre estos tipos de propiedad intelectual, solo el derecho de marcas ofrece la posibilidad de derechos perpetuos, siempre que la marca se utilice y renueve continuamente. ^{[ 38 ] [ 39 ]} Sin embargo, si una marca ya no se utiliza, su registro puede estar sujeto a cancelación. ^{[ 40 ]} Las marcas también pueden perder protección por genericidad , un proceso en el que una marca se utiliza tan ampliamente para referirse a una categoría de bienes o servicios que pierde su distintividad y protección legal. ^{[ 41 ]} Un ejemplo conocido es "escalera mecánica", que alguna vez fue una marca registrada. ^{[ 41 ] [ 42 ]}

En cambio, las patentes tienen una duración fija, generalmente de 20 años a partir de la fecha de presentación, ^{[ 43 ] [ 44 ]} tras lo cual la invención pasa a ser de dominio público. Los derechos de autor generalmente duran toda la vida del autor más entre 50 y 70 años adicionales (según la jurisdicción), ^{[ 45 ] [ 46 ]} tras lo cual la obra protegida pasa a ser de dominio público.

Aunque las leyes de propiedad intelectual como estas son teóricamente distintas, más de un tipo puede brindar protección al mismo artículo. Por ejemplo, el diseño particular de una botella puede ser susceptible de protección por derechos de autor como una [escultura] no utilitaria, o de protección por marca registrada en función de su forma , o bien, la apariencia comercial de la botella en su conjunto puede ser protegible. Los títulos y nombres de personajes de libros o películas también pueden protegerse como marcas registradas, mientras que las obras de las que se derivan pueden ser susceptibles de protección por derechos de autor en su conjunto. La protección por marca registrada no se aplica a las características utilitarias de un producto, como los conectores de plástico de los bloques de Lego. ^{[ 47 ]}

Los primeros ejemplos del uso de marcas datan de hace unos 15.000 años en la prehistoria . De forma similar a las prácticas de marcado, las pinturas rupestres de Lascaux en Francia, por ejemplo, representan toros con marcas, que los expertos creen que podrían haber servido como marcas personales para indicar la propiedad del ganado. ^{[ 48 ] [ 49 ]}

Hace unos 6.000 años, la mampostería egipcia presentaba marcas de cantera y señales de canteros para identificar el origen de la piedra y a los trabajadores responsables. ^{[ 48 ]} También se encontraron ánforas de vino marcadas con sellos en la tumba del faraón Tutankamón , quien gobernó el antiguo Egipto hace más de 3.000 años. ^{[ 50 ] [ 48 ]}

Hace más de 2000 años, los fabricantes chinos vendían productos marcados con símbolos identificativos en la región mediterránea. ^{[ 48 ]} También se han descubierto marcas comerciales en cerámica, porcelana y espadas producidas por comerciantes en la antigua Grecia y el Imperio Romano. ^{[ 48 ] [ 51 ]}

Otras marcas notables que se han utilizado durante mucho tiempo incluyen Stella Artois , que afirma usar su marca desde 1366, y Löwenbräu , que afirma usar su marca del león desde 1383. ^{[ 52 ] [ 53 ]}

La primera legislación sobre marcas registradas fue aprobada por el Parlamento de Inglaterra durante el reinado del rey Enrique III en 1266, la cual obligaba a todos los panaderos a utilizar una marca distintiva para el pan que vendían. ^{[ 54 ]}

Las primeras leyes modernas de marcas comerciales surgieron a finales del siglo XIX. En Francia, el primer sistema integral de marcas comerciales del mundo se promulgó en 1857 con la Ley de Marcas de Manufacturas y Productos. En Gran Bretaña, la Ley de Marcas de Mercancías de 1862 tipificó como delito la imitación de la marca comercial de otra persona «con la intención de defraudar o de permitir que otro defraude». La aprobación de la Ley de Registro de Marcas Comerciales de 1875 permitió por primera vez el registro formal de marcas comerciales en la Oficina de Patentes del Reino Unido. ^{[ 55 ]} El registro se consideró prueba prima facie de la propiedad de una marca comercial y el registro de marcas comenzó el 1 de enero de 1876. La Ley de 1875 definió una marca comercial registrable como un dispositivo o marca, o el nombre de una persona o empresa impreso de alguna manera particular y distintiva; o una firma escrita o copia de una firma escrita de una persona o empresa; o una etiqueta o distintivo. ^{[ 56 ]}

En Estados Unidos , el Congreso intentó por primera vez establecer un régimen federal de marcas registradas en 1870. ^{[ 55 ]} Esta ley pretendía ser un ejercicio de las facultades del Congreso en virtud de la Cláusula de Derechos de Autor . Sin embargo, la Corte Suprema anuló la ley de 1870 en los Casos de Marcas Registradas más adelante en la década. En 1881, el Congreso aprobó una nueva ley de marcas registradas, esta vez de acuerdo con sus facultades en virtud de la Cláusula de Comercio . El Congreso revisó la Ley de Marcas Registradas en 1905. ^{[ 57 ]} La Ley Lanham de 1946 actualizó la ley y ha servido, con varias enmiendas, como la principal ley federal sobre marcas registradas. ^{[ 58 ]}

La Ley de Marcas de 1938 del Reino Unido estableció el primer sistema de registro basado en el principio de "intención de uso". La Ley también estableció un procedimiento de publicación de solicitudes y amplió los derechos del titular de la marca para incluir la prohibición de su uso incluso en casos donde la confusión seguía siendo improbable. Esta Ley sirvió de modelo para legislaciones similares en otros países. ^{[ 59 ]}

La marca registrada más antigua tiene varios reclamantes, que se enumeran a continuación:

• Australia : La mayoría de las empresas importantes ya utilizaban marcas comerciales a mediados del siglo XIX y, si bien Australia basó su ley de patentes en el sistema legal británico, la entonces provincia de Australia Meridional (1863) y las colonias de Queensland y Tasmania (1864), Nueva Gales del Sur (1895) , Victoria (1876) y Australia Occidental (en 1885) habían promulgado leyes para proteger las marcas comerciales mucho antes que Gran Bretaña. ^{[ 61 ]} Así, el Banco de Nueva Gales del Sur había registrado su escudo de armas alrededor de 1850 y empresas como Tasmanian Jam and Preserved Fruit Co. tenían una marca comercial en 1878, ^{[ 61 ]} cuando, después de la Federación de Australia , se introdujo el Registro de Marcas Comerciales de la Commonwealth el 2 de julio de 1906 y se abrió la Oficina de Marcas Comerciales en Melbourne, fecha en la que se presentaron más de 750 solicitudes. ^{[ 62 ]} Un producto para el tratamiento de la tos, los resfriados y la bronquitis, PEPS, «un maravilloso medicamento para la respiración en forma de comprimido soluble», fue la primera de estas marcas comerciales federales, registrada por Charles Edward Fulford; un rectángulo redondeado diseñado para la tapa de una lata. La forma contenía la palabra «PEPs» junto con una breve descripción que decía «para la tos, los resfriados y la bronquitis». ^{[ 62 ]}
• Reino Unido : 1876  – La etiqueta de la cervecería Bass, que incorporaba su logotipo triangular para la cerveza, fue la primera marca registrada bajo la Ley de Registro de Marcas de 1875. ^{[ 60 ]}
• Estados Unidos : existen al menos dos reclamaciones:
  • Una marca de diseño con un águila y una cinta y las palabras "Económico, hermoso y duradero" ^{[ 63 ]} fue la primera marca registrada, presentada por Averill Chemical Paint Company el 30 de agosto de 1870 bajo la Ley de Marcas de 1870. ^{[ 54 ] [ 64 ]} Sin embargo, en los Casos de Marcas Comerciales , 100 U.S. 82 (1879) , la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró inconstitucional la Ley de 1870. ^{[ 54 ] [ 64 ]}
  • La marca registrada estadounidense más antigua que aún se utiliza es la marca registrada n.º 11210, ^{[ 65 ]} una representación de la figura bíblica de Sansón luchando contra un león, registrada en los Estados Unidos el 27 de mayo de 1884 por la JP Tolman Company ^{[ 66 ]} (ahora Samson Rope Technologies, Inc.), una empresa fabricante de cuerdas . ^{[ 67 ]}
• Alemania : 1875  – La empresa siderúrgica Krupp registró tres neumáticos de rueda de tren sin costuras, ^{[ 68 ]} que se colocan uno encima del otro, como su etiqueta en 1875, bajo la Ley alemana de protección de marcas comerciales de 1874. ^{[ 69 ]} El neumático de rueda de tren sin costuras no se rompía, a diferencia de los neumáticos de hierro con costuras, y fue patentado por Krupp en Prusia en 1853.

La protección de marca puede adquirirse mediante registro y/o, en ciertos países, mediante uso. ^{[ 9 ] [ 70 ]}

A nivel mundial, el método más común para establecer derechos de marca es el registro. ^{[ 70 ]} La mayoría de los países operan bajo un sistema de "primero en presentar la solicitud", que otorga derechos a la primera entidad que registra la marca. ^{[ 9 ] (p29)} Sin embargo, las marcas notorias son una excepción, ya que pueden recibir protección incluso sin registro. ^{[ 9 ] (p29)}

En cambio, algunos países, como Estados Unidos, Canadá y Australia, siguen un sistema híbrido o de "primer uso", donde el uso de la marca en el comercio puede establecer ciertos derechos, incluso sin registro. ^{[ 70 ]} Sin embargo, en estos países el registro aún proporciona una mayor protección y cumplimiento legal. ^{[ 9 ] (p30)}

Por ejemplo, en Estados Unidos, los derechos de marca se establecen (1) mediante el primer uso de la marca en el comercio, creando derechos de derecho consuetudinario limitados a las áreas geográficas de uso, o (2) mediante el registro federal ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO), siendo necesario el uso en el comercio para mantener el registro. ^{[ 11 ] [ 72 ]} El registro federal ante la USPTO ofrece beneficios adicionales, tales como:

• La marca registrada se agrega a la base de datos de la USPTO, que proporciona un aviso público a cualquier persona que busque marcas similares. ^{[ 10 ]}
• El registro federal establece una presunción legal de propiedad y derechos exclusivos para usar la marca. El certificado de registro puede servir como prueba de propiedad en procedimientos judiciales. ^{[ 10 ]}
• El registro de una marca comercial en Estados Unidos puede servir de base para solicitar la protección de una marca comercial en otros países. ^{[ 10 ]}
• Las marcas registradas pueden mostrar el símbolo ® para indicar el registro federal y desalentar el uso no autorizado. ^{[ 10 ]}
• Los propietarios de marcas comerciales pueden presentar demandas por infracción ante un tribunal federal y también pueden registrar sus marcas comerciales ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) para ayudar a prevenir la importación de productos falsificados o que infrinjan las marcas comerciales. ^{[ 10 ] [ 73 ]}

La ley de marcas otorga protección legal a las marcas distintivas, que son aquellas que permiten a los consumidores asociarlas fácilmente con productos o servicios específicos. ^{[ 74 ] [ 6 ]} Una marca fuerte es intrínsecamente distintiva (capaz de identificar y distinguir una única fuente de bienes o servicios), a menudo se clasifica como sugestiva, fantasiosa o arbitraria, y por lo tanto es registrable. ^{[ 74 ] [ 6 ]} Por el contrario, las marcas débiles tienden a ser descriptivas o genéricas y pueden no ser registrables. ^{[ 6 ] [ 75 ]}

El proceso de registro generalmente comienza con una búsqueda de disponibilidad de marca para identificar posibles conflictos que podrían impedir el registro de la marca. ^{[ 74 ] [ 76 ]} Una búsqueda de disponibilidad exhaustiva puede ayudar a evitar problemas costosos y prolongados, como la denegación del registro, los procedimientos de oposición o cancelación, o una demanda por infracción de marca. ^{[ 77 ]}

En Estados Unidos, la USPTO mantiene una base de datos pública de marcas registradas. Esta base de datos se puede consultar mediante el Sistema de Búsqueda de Marcas ^{[ 78 ]} , que sustituyó al Sistema Electrónico de Búsqueda de Marcas (TESS) en 2023 ^{[ 79 ].} Una búsqueda exhaustiva de disponibilidad implica consultar la base de datos de la USPTO para marcas registradas a nivel federal y en trámite, las bases de datos estatales de marcas y la internet para comprobar si alguien más ya ha registrado esa marca o una similar [ ^{76 ] .} La búsqueda también debe incluir tanto palabras como diseños. Para buscar diseños similares en la base de datos de la USPTO, se deben utilizar códigos de búsqueda de diseños ^{[ 80 ] .}

En Canadá, es necesario realizar una búsqueda en la base de datos NUANS antes de registrar una marca comercial o un nombre corporativo.

Para las marcas comerciales de la Unión Europea, las búsquedas pueden realizarse en línea utilizando la herramienta eSearch plus de la EUIPO. ^{[ 81 ]}

La base de datos global de marcas de la OMPI proporciona acceso internacional a marcas y emblemas. ^{[ 82 ]}

Los titulares de marcas pueden mantener la protección a nivel nacional o expandirse internacionalmente a través del Sistema de Madrid , partiendo de su registro nacional. Para obtener protección internacional, se requiere un registro nacional o una solicitud en trámite que actúe como la "marca base". ^{[ 13 ]}

En la solicitud internacional, el titular de la marca puede designar uno o más países miembros del Sistema de Madrid para su protección. La oficina de marcas de cada país designado revisará la solicitud de Madrid conforme a su legislación local para otorgar o denegar la protección. ^{[ 13 ]}

En Estados Unidos, por ejemplo, una marca comercial debe estar primero registrada o en trámite ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) para servir como la "marca básica" necesaria para las solicitudes de Madrid. ^{[ 84 ]} El proceso de registro de marca comercial ante la USPTO generalmente sigue estos pasos: ^{[ 85 ]}

1. Solicitud : Una solicitud de marca se presenta después de completar una búsqueda de disponibilidad para identificar cualquier marca potencialmente conflictiva. ^{[ 86 ]}
2. Examen : Un examinador revisa la solicitud para asegurarse de que cumple con los requisitos legales y que la marca es registrable. El solicitante podría tener que responder a cualquier denegación u objeción. ^{[ 86 ]}
3. Publicación : Si se aprueba, la marca se publica en la Gaceta Oficial de Marcas durante un período de 30 días, lo que permite al público presentar objeciones. ^{[ 86 ]}
4. Registro : Si no se presenta ninguna oposición, se emite un certificado de registro, pero se requiere un mantenimiento continuo para mantener el registro activo. ^{[ 86 ]}

Los titulares de marcas que buscan protección en múltiples jurisdicciones tienen dos opciones: la vía de París, en virtud del Convenio de París , o el Sistema de Madrid , administrado por la OMPI . ^{[ 87 ]}

La ruta de París, que abarca 180 países y también se conoce como la "ruta directa", requiere presentar solicitudes separadas ante la oficina de propiedad intelectual de cada país. ^{[ 87 ]} En cambio, el Sistema de Madrid simplifica el proceso al permitir que una única solicitud de Madrid, basada en un registro nacional o regional existente o solicitado (la "marca básica"), extienda la protección a hasta 131 países. ^{[ 88 ] [ 87 ]}

A diferencia de las patentes y los derechos de autor , que tienen fechas de vencimiento fijas, los registros de marcas suelen tener un plazo inicial de 10 años y pueden renovarse indefinidamente, ^{[ 39 ] [ 40 ] [ 90 ]} siempre que la marca se mantenga en uso continuo en el comercio. ^{[ 38 ] [ 91 ]}

Si el titular de la marca deja de usarla durante un período prolongado (generalmente de tres a cinco años, según la jurisdicción), puede perder los derechos sobre la marca. Por ejemplo, en Estados Unidos, los derechos sobre las marcas se basan en el uso comercial. ^{[ 38 ]} Si una marca no se usa durante tres años consecutivos, se presume abandonada y queda expuesta a impugnaciones. ^{[ 92 ]} De manera similar, la Unión Europea exige un "uso genuino" de la marca durante un período continuo de cinco años después del registro para mantenerla, y la falta de uso puede conllevar su revocación. ^{[ 91 ]}

La infracción de marca registrada se produce cuando un competidor utiliza la misma marca o una marca similar que pueda generar confusión para productos iguales o similares en una jurisdicción donde la marca está protegida. ^{[ 8 ] [ 100 ]} Este concepto se reconoce en muchas jurisdicciones, incluidos los Estados Unidos, la Unión Europea y otros países, aunque las normas legales específicas pueden variar. Para demostrar la infracción de marca registrada ante un tribunal, el demandante generalmente debe probar:

• Propiedad de una marca válida. ^{[ 101 ]}
• Prioridad de derechos (la marca del demandante es "preferente" a la del demandado en cuanto a registro o uso). ^{[ 101 ]}
• Probabilidad de confusión respecto al origen o patrocinio de los bienes o servicios debido a la similitud. ^{[ 101 ]}

Límites y defensas ante reclamaciones por infracción

Las marcas comerciales están sujetas a diversas defensas, como el abandono, las limitaciones de alcance geográfico y el uso legítimo. En Estados Unidos, la defensa del uso legítimo protege muchos de los intereses en la libertad de expresión relacionados con los protegidos por la Primera Enmienda .

El uso legítimo puede alegarse por dos motivos: que el presunto infractor utilice la marca para describir con precisión un aspecto de sus productos, o que la utilice para identificar al titular de la marca. Una de las pruebas más evidentes de que las marcas registradas otorgan un derecho limitado en Estados Unidos proviene de la publicidad comparativa que se observa en los medios estadounidenses. ^{[ 102 ]}

Un ejemplo del primer tipo es que, si bien Maytag posee la marca registrada "Whisper Quiet" para sus lavavajillas, los fabricantes de otros productos pueden describir sus productos como "silenciosos" siempre que estos productos no se encuentren dentro de la misma categoría de productos bajo la cual la marca registrada está protegida. ^{[ 103 ]}

Un ejemplo del segundo tipo es que Audi puede publicar anuncios indicando que una revista especializada ha calificado un modelo Audi mejor que un modelo BMW , ya que solo utilizan "BMW" para identificar al competidor. De manera similar, un mecánico puede anunciar verazmente que repara Volkswagens , ^{[ 104 ]} y una ex Playmate del Año de Playboy puede identificarse como tal en su sitio web. ^{[ 105 ]}

La dilución es un concepto legal que se refiere a cuando el uso de una marca similar a una famosa confunde o disminuye la percepción pública de la marca famosa. ^{[ 107 ]} Esto ocurre a través de la "desdibujamiento" (debilitando la asociación entre la marca y sus productos) o el "daño" (perjudicando la reputación de la marca). ^{[ 108 ]} Por ejemplo, la venta de autopartes autorizadas con la marca Starbucks podría desdibujar la asociación entre Starbucks y el café. ^{[ 108 ]}

La dilución solo puede aplicarse en casos donde la marca conocida de una parte sea "famosa". ^{[ 109 ]} Para ser considerada conocida, de gran reputación o famosa, la marca debe ser ampliamente reconocida por el público en general; esencialmente, un "nombre familiar". ^{[ 110 ]} Ejemplos de marcas que probablemente se consideran famosas en muchos países del mundo incluyen Google, Coca-Cola, Sony y Nike. ^{[ 110 ]}

Muchos países ofrecen protección contra la dilución de alguna forma como parte de su legislación sobre marcas. ^{[ 107 ]} Ejemplos notables incluyen la Ley de Revisión de la Dilución de Marcas de EE. UU. (TDRA), la Sección 22 de la Ley de Marcas de Canadá (TMA) y los Artículos 4(4)(a), 5(1)(a), 5(2) y 5(5) de la Directiva sobre Marcas Comunitarias de la Unión Europea (TMD). ^{[ 111 ]}

En diversas jurisdicciones, una marca registrada puede venderse con o sin el fondo de comercio subyacente asociado al negocio. Sin embargo, esto no ocurre en Estados Unidos, donde los tribunales han dictaminado que constituiría un fraude contra el público. Por lo tanto, en EE. UU., el registro de una marca solo puede venderse y cederse si va acompañado de la venta de un activo subyacente. Ejemplos de activos cuya venta normalmente respaldaría la cesión de una marca incluyen la venta de la maquinaria utilizada para producir los bienes que llevan la marca o la venta de la empresa (o filial) que produce dichos bienes.

La concesión de licencias implica que el titular de la marca (el licenciante) otorga permiso a un tercero (el licenciatario) para utilizar legalmente la marca con fines comerciales. Se trata de un contrato entre ambas partes que define el alcance y las condiciones de uso. Las cláusulas esenciales de una licencia de marca identifican al titular y al licenciatario, además de las condiciones de uso y los bienes o servicios objeto de la licencia.

La mayoría de las jurisdicciones permiten la concesión de licencias de uso de marcas registradas a terceros. El licenciante debe supervisar la calidad de los productos fabricados por el licenciatario para evitar que los tribunales consideren abandonada la marca. Por lo tanto, una licencia de marca registrada debe incluir cláusulas adecuadas sobre el control de calidad, mediante las cuales el licenciatario ofrece garantías sobre la calidad y el licenciante tiene derecho a inspeccionar y supervisar el producto.

La aparición del sistema de nombres de dominio ha propiciado que los titulares de marcas intenten hacer valer sus derechos sobre nombres de dominio similares o idénticos a sus marcas existentes, en particular buscando el control sobre los nombres de dominio en cuestión. Al igual que con la protección contra la dilución, hacer valer los derechos de marca sobre los propietarios de nombres de dominio implica proteger una marca fuera del contexto obvio de su mercado de consumo, ya que los nombres de dominio son globales y no se limitan a bienes o servicios.

Este conflicto se resuelve fácilmente cuando el propietario del dominio lo utiliza para competir con el propietario de la marca registrada. Sin embargo, el ciberocupación no implica competencia. En cambio, un usuario sin licencia registra un dominio idéntico a una marca registrada y se ofrece a vendérselo al propietario. Los typosquatters —aquellos que registran errores ortográficos comunes de marcas registradas como nombres de dominio— también han sido objeto de demandas por infracción de marca. Por otro lado, los sitios de quejas suelen estar protegidos por la libertad de expresión y, por lo tanto, son más difíciles de demandar por infracción de marca.

Este choque entre la nueva tecnología y los derechos de marca preexistentes dio lugar a varias decisiones de gran repercusión, ya que los tribunales de muchos países intentaron abordar la cuestión de forma coherente (y no siempre con éxito) dentro del marco de la legislación vigente en materia de marcas. Dado que el sitio web en sí no era el producto que se adquiría, no existía confusión real entre los consumidores, por lo que se aplicó el concepto de confusión por interés inicial . La confusión por interés inicial se refiere a la confusión del cliente que genera un interés inicial en el "producto" de un competidor (en el contexto online, el sitio web de otra parte). Aunque la confusión por interés inicial se disipa cuando se produce la venta, permite al infractor de la marca capitalizar el prestigio asociado a la marca original.

Varios casos han abordado el concepto de confusión de interés inicial. En Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp., el tribunal determinó que la confusión de interés inicial podía ocurrir cuando se utilizaban términos registrados de un competidor en las metaetiquetas HTML de un sitio web, lo que provocaba que dicho sitio apareciera en los resultados de búsqueda cuando un usuario buscaba el término registrado. En Playboy v. Netscape , el tribunal determinó que existía confusión de interés inicial cuando los usuarios escribían las marcas registradas de Playboy en un motor de búsqueda, lo que resultaba en la visualización de resultados de búsqueda junto con anuncios publicitarios sin etiquetar, activados por palabras clave que incluían las marcas de Playboy, que dirigían a los usuarios a los competidores de Playboy. Si bien los usuarios podrían finalmente darse cuenta al hacer clic en los anuncios publicitarios de que no estaban afiliados a Playboy, el tribunal determinó que los anunciantes competidores podrían haber captado clientes apropiándose del prestigio de Playboy, ya que los usuarios podrían estar perfectamente satisfechos con navegar por el sitio del competidor en lugar de regresar a los resultados de búsqueda para encontrar los sitios de Playboy.

Sin embargo, en el caso Lamparello v. Falwell , el tribunal aclaró que la constatación de confusión inicial de intereses depende del beneficio económico derivado de dicha confusión, de modo que, si se utiliza un nombre de dominio confusamente similar a una marca registrada para un sitio web no relacionado con la marca, no se considerará que el propietario del sitio ha infringido la marca si no pretende sacar provecho del prestigio de la misma para sus propias empresas comerciales.

Además, los tribunales han respaldado los derechos de los propietarios de marcas comerciales sobre el uso comercial de nombres de dominio, incluso en casos donde los productos vendidos allí llevan legítimamente la marca. En la histórica decisión Creative Gifts, Inc. v. UFO , 235 F.3d 540 (10th Cor. 2000) (Nuevo México), los demandados habían registrado el nombre de dominio "Levitron.com" para vender productos con la marca comercial "Levitron" bajo una licencia sin restricciones otorgada por el propietario de la marca. El Décimo Circuito confirmó los derechos del propietario de la marca comercial sobre dicho nombre de dominio, a pesar de los argumentos de estoppel promisorio .

La mayoría de los tribunales desaprobaban especialmente el ciberocupación y consideraban que constituía un uso suficientemente comercial (es decir, el tráfico de marcas) como para considerarse una infracción de marca. Desde entonces, la mayoría de las jurisdicciones han modificado sus leyes de marcas para abordar específicamente los nombres de dominio y establecer medidas correctivas explícitas contra los ciberocupas.

En Estados Unidos, la situación legal se aclaró mediante la Ley de Protección del Consumidor contra el Ciberocupación , una enmienda a la Ley Lanham, que prohibió explícitamente la ciberocupación. Esta ley define la ciberocupación como «(ocurre) cuando una persona distinta del titular de la marca registra el nombre de dominio de una marca notoria e intenta obtener ganancias de ello, ya sea extorsionando al titular de la marca o utilizando el nombre de dominio para desviar negocios del titular de la marca al titular del nombre de dominio». ^{[ 112 ]} La disposición establece que «[u]na persona será responsable en una acción civil por parte del propietario de la marca... si, independientemente de los bienes o servicios de la persona, dicha persona (i) tuvo la intención de obtener ganancias de mala fe de la marca...; y registra, trafica o utiliza un nombre de dominio [que es confusamente similar a la marca de otra persona o diluye la marca de otra persona]». ^{[ 113 ]}

Este cambio legal internacional también ha propiciado la creación de la Política Uniforme de Resolución de Controversias sobre Nombres de Dominio (UDRP) de la ICANN y otras políticas de resolución de controversias para países específicos (como el DRS de Nominet UK ), que buscan simplificar el proceso de determinación de la titularidad de un nombre de dominio (sin abordar otras cuestiones de infracción, como las indemnizaciones por daños y perjuicios). Esto resulta especialmente ventajoso para los titulares de marcas cuando el registrante del nombre de dominio reside en otro país o incluso es anónimo.

Los registrantes de nombres de dominio también desean a veces registrar los propios nombres de dominio (por ejemplo, "XYZ.COM") como marcas comerciales para obtener ventajas percibidas, como una protección adicional contra el secuestro de su dominio, y para beneficiarse de recursos legales como la discriminación por confusión o competencia desleal frente a otros titulares de dominios con nombres de dominio confusamente similares o intencionadamente mal escritos.

Al igual que con otras marcas registradas, el nombre de dominio no estará sujeto a registro a menos que la marca propuesta se utilice realmente para identificar los bienes o servicios del solicitante ante el público, y no simplemente como la ubicación en Internet donde aparece su sitio web. Amazon es un ejemplo paradigmático de una marca registrada protegida para un nombre de dominio fundamental para la identificación pública de la empresa y sus productos.

Los términos que no son protegibles por sí mismos, como un término genérico o un término meramente descriptivo que no ha adquirido un significado secundario, pueden registrarse cuando se les añade un nombre de dominio de nivel superior (por ejemplo, .COM). Un ejemplo de un nombre de dominio que no puede protegerse como marca comercial o de servicio por ser un término genérico, pero que actualmente cuenta con una marca de servicio registrada en EE. UU., es "HEARSAY.COM". ^{[ 114 ]}

Entre los profesionales del derecho de marcas, persiste un intenso debate en torno a la protección de marcas bajo la propuesta de expansión del espacio de nombres de dominio de nivel superior genéricos de la ICANN . World Trademark Review ha estado informando sobre la discusión, a veces acalorada, entre los propietarios de marcas y los registradores de dominios. ^{[ 115 ]}

Las limitaciones inherentes a la aplicación territorial de las leyes de marcas se han mitigado mediante diversos tratados de propiedad intelectual , entre los que destaca el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio. El ADPIC establece la compatibilidad jurídica entre las jurisdicciones miembros al exigir la armonización de las leyes aplicables. Por ejemplo, el artículo 15(1) del ADPIC define el término «signo», que se utiliza como definición de «marca» o forma parte de ella en la legislación sobre marcas de numerosas jurisdicciones en todo el mundo.

El principal sistema internacional para facilitar el registro de marcas en múltiples jurisdicciones se conoce comúnmente como el «Sistema de Madrid » ^{[ 116 ]} . Madrid proporciona un sistema centralizado para asegurar el registro de marcas en las jurisdicciones miembros, extendiendo la protección de un «registro internacional» obtenido a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual . Este registro internacional, a su vez, se basa en una solicitud o registro obtenido por el solicitante de la marca en su jurisdicción de origen.

La principal ventaja del sistema de Madrid es que permite al titular de una marca obtener protección en múltiples jurisdicciones presentando una única solicitud en una sola jurisdicción con un único conjunto de tasas, y realizar cualquier modificación (por ejemplo, cambios de nombre o dirección), así como renovar el registro en todas las jurisdicciones aplicables mediante un único trámite administrativo. Además, la cobertura del registro internacional puede extenderse a otras jurisdicciones miembros en cualquier momento.

El Tratado sobre el Derecho de Marcas de 1994 estableció procedimientos para que los países miembros reconocieran las marcas registradas en otros países miembros. Opera bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual . ^{[ 117 ]} El tratado se estableció "con el objetivo de reducir las complejidades en la multitud de procedimientos de registro y aumentar la previsibilidad de los resultados de las solicitudes" a través de la "simplificación y armonización de ciertas características de estos procedimientos y formalidades de registro de marcas". ^{[ 118 ]} Según la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos , el Tratado sobre el Derecho de Marcas "simplifica y armoniza los procedimientos de solicitud y registro de marcas por parte de los Estados miembros. Facilita las renovaciones, el registro de cesiones, los cambios de nombre y dirección y los poderes notariales". ^{[ 119 ]} Para la década de 2000, se hizo evidente que los términos del tratado estaban desactualizados a la luz del desarrollo de Internet como medio para transmitir información sobre productos y empresas, lo que llevó a la promulgación del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas . ^{[ 118 ]}

El Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas establece además un sistema en virtud del cual las jurisdicciones miembros acuerdan estandarizar los aspectos procesales del proceso de registro de marcas. No necesariamente respeta las normas de cada país. ^{[ 120 ]}

El sistema de Marcas de la Unión Europea (MUE) (anteriormente Sistema de Marcas Comunitarias) es el sistema de marcas aplicable en la Unión Europea . El registro de una marca ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO, anteriormente Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas y Diseños)) da lugar a un registro válido en toda la UE. Por consiguiente, se dice que el sistema MUE tiene carácter unitario, ya que un registro de MUE es válido indivisiblemente en todos los Estados miembros de la Unión Europea . Sin embargo, el sistema de Marcas Comunitarias no sustituyó a los sistemas nacionales de registro de marcas; ambos sistemas siguen funcionando en paralelo (véase también la legislación sobre marcas de la Unión Europea ).

Las personas que residen fuera de la UE deben contar con un representante profesional en los procedimientos ante la EUIPO, mientras que para los residentes de la UE se recomienda la representación.

Una de las tareas del titular de una marca de la UE es supervisar las solicitudes posteriores para comprobar si alguna de ellas es similar a su marca registrada anterior. Esta supervisión no es sencilla y suele requerir conocimientos especializados. Para llevarla a cabo, existe el servicio de vigilancia de marcas, que permite comprobar si alguien intenta registrar marcas similares a las ya existentes.

Las oposiciones deben presentarse en el formulario de oposición estándar en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión Europea; sin embargo, la parte sustantiva de la oposición (por ejemplo, los argumentos) solo puede presentarse en la lengua de la solicitud impugnada, es decir, en una de las lenguas de trabajo de la EUIPO, como el inglés, el español o el alemán.

La condición de marca registrada de renombre se suele conceder a marcas internacionales famosas en jurisdicciones jurídicas menos desarrolladas.

Conforme al artículo 6 bis del Convenio de París , ^{[ 121 ]} los países están facultados para otorgar este estatus a las marcas que la autoridad competente considere "notorias". Además de los motivos habituales de infracción de marca (marca igual o similar aplicada a productos o servicios iguales o similares, y probabilidad de confusión), si la marca se considera notoria, constituye una infracción aplicar la misma marca o una similar a productos o servicios distintos cuando exista confusión, incluso cuando se aproveche indebidamente de la marca notoria o se la perjudique. ^{[ 122 ]}

Para interponer una demanda por infracción de marca registrada, no es necesario que una marca sea conocida en la jurisdicción correspondiente (lo que equivale a interponer una demanda por competencia desleal sin tener que demostrar la existencia de una marca de prestigio y con una menor carga de la prueba).

Según el Reglamento de Marcas de 2017 de la India, el solicitante debe fundamentar su afirmación de que su marca tiene el estatus de "notoria". Debe aportar documentos que respalden sus derechos y reclamaciones, como el uso de la marca, cualquier solicitud de registro de marca, el volumen de ventas anual, etc. ^{[ 123 ] [ 124 ]}

Muchos países protegen las marcas notorias no registradas en cumplimiento de sus obligaciones internacionales derivadas del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC). En consecuencia, no solo las grandes empresas, sino también las pymes, pueden tener buenas posibilidades de generar suficiente prestigio entre los clientes para que sus marcas sean reconocidas como notorias y adquieran protección sin necesidad de registro. No obstante, es recomendable solicitar el registro, teniendo en cuenta que muchos países prevén una protección ampliada de las marcas notorias registradas contra la dilución (artículo 16.3 del Acuerdo ADPIC), ^{[ 125 ]} es decir, contra el debilitamiento de la reputación de la marca por el uso no autorizado de la misma por terceros. ^{[ 126 ]}

Varias leyes de marcas comerciales simplemente implementan obligaciones en virtud del Artículo 16.3 ^{[ 125 ]} del Acuerdo TRIPS y protegen las marcas registradas notorias solo bajo las siguientes condiciones: 1- que los bienes y servicios para los cuales se usa la otra marca o se busca protección no son idénticos o similares a los bienes para los cuales la marca notoria adquirió su reputación; 2- que el uso de la otra marca indicaría una conexión entre estos bienes y el propietario de la marca notoria; y 3- que sus intereses probablemente se vean perjudicados por dicho uso.